在美國,有所謂的專利濫用(patent misuse),通常專利濫用乃指授權契約上的條文,試圖將專利授權範圍,擴張到專利權不保護的範圍。美國最高法院在1964年的Brulotte v. Thys Co.案(註1)中,曾經判決,專利權人在專利屆期後,不可再收取授權金。該案中,發明人將其採收麻草的機器授權給農夫,而在農夫採收麻草時收取權利金,但授權期間涵蓋專利到期之後。當時最高法院認為,此一授權協議無法實施(unenforceable),因為在體現於該機器的專利到期之後還要收取權利金,乃是當然違法(unlawful per se)(註2)。最高法院在 Brulotte 案認為,要求在專利到期之後還支付授權金,乃是將其專利獨占(patent monopoly )延續到專利期限之後。而這樣做的結果,就違反了專利法所建立的「屆期後進入公共領域(public domain)」的政策;所謂專利屆期後進入公共領域,就意味著任何人均可自由使用之前曾受專利保護的產品(註3)。
2015年美國最高法院在Kimble v. Marvel案(註4),再度處理了類似專利屆期後授權金的問題。不過該案中,並非採取授權而乃是採用專利轉讓,只是轉讓價金的安排方式,除了一次性支付外,還包括產品銷售的權利金(royalty),且契約中未約定權利金的支付期限,表示專利屆期後仍須持續支付權利金。因此,最高法院必須回答,1964年的Brulotte案所建立的規則,是否仍然有效。以下將介紹此判決。
在談判授權時,雙方都不知道最高法院曾經做出Brulott這個判決。美國最高法院在1964年的Brulotte v. Thys Co.案(註7)中曾經判決,專利權人在專利屆期後,不可再收取授權金。不過,Brulotte案的專利權人是保留專利權而採用授權的方式;但本案Kimble 並非採取授權,而是將整個專利都轉讓給威漫,只是價金的約定方式仍包括後續的權利金。但威漫公司後來得知Brulott案判決後,認為適用於這筆交易,可讓支付權利金有落日的一天,故在聯邦地區法院提起確認之訴,希望法院確認其在2010年系爭專利到期後,就無庸再支付權利金(註8)。
1964年的Brulotte案,也是延續同一種理念。該案中,發明人將其採收麻草的機器授權給農夫,而在農夫採收麻草時收取權利金,但授權期間涵蓋專利到期之後。當時最高法院認為,此一授權協議無法實施(unenforceable),因為在體現於該機器的專利到期之後還要收取權利金,乃是當然違法(unlawful per se)(註12)。
本案中,Kimble 先生認為上述的迴避方式仍不足夠,而要求最高法院完全廢棄Brulotte案規則,對「專利屆期後權利金條款」改採彈性的、個案判斷式的、合理原則(rule of reason)之分析 。合理原則來自反托拉斯法,要求法院在判斷某一行為對競爭造成的影響時,須「考量各種因素,包括相關事業的特定資訊、採取該限制行為之前和之後的條件、該限制行為的歷史、本質和效果等」。Kimble 先生認為,採取合理原則分析時,最重要的因素在於,專利權人在相關市場上的力量,以及是否可能限制競爭(註15)。
判決先例拘束原則
最高法院認為,判例先例拘束原則(doctrine of stare decisis )要求,現在的最高法院,必須遵守之前最高法院的判決。此一原則然並非一成不變,但因為其可促進法律原則公平、可預測、一致的發展,增加對司法判決的信賴,並有助於司法程序真正與人民感受的公正,故仍應優先適用(註16)。要推翻一個判決先例需要特殊的理由,必須比「認為該判決錯誤的信念」來得更多(註17)。
Kimble v. Marvel Entm't, LLC, 192 L. Ed. 2d 463, 468 (2015).
Id. at 468.
Id. at 468.
Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29(1964).
Kimble v. Marvel, 192 L. Ed. 2d at 468.
Kimble v. Marvel Enters., 727 F.3d 856, 857 (2013).
35 U.S. Code § 154(a)(2)(“ (2) Term.— Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365 (c), from the date on which the earliest such application was filed.”).