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ITC委員會對於專利物侵權認定之判斷餘地
-- 由Suprema, Inc. v. ITC乙案談起
葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 副教授
2015.08.26
美國專利制度賦予專利權人二種救濟管道。專利權人除了向聯邦法院提出民事侵權訴訟,亦可請求國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)調查,查扣專利侵權物品,排除侵權產品進入美國境內。ITC為具有司法權之行政機關,因此聯邦法院可以審理ITC法院之決定。而ITC的決定既然被視為一種行政機關之決定,聯邦法院對其決定審理之密度,即有適用判斷餘地之空間。

2015年8月10日,美國聯邦巡迴法院在Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n乙案中,討論美國最高法院聯邦法院審理ITC決定試用判斷餘地之要件。本文將以Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n乙案為例,討論ITC對於專利物侵權認定之判斷餘地。

圖1:美國國際貿易委員會(USITC)

資料來源:"USITC building" by Toytoy at the English language Wikipedia.
Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USITC_building.jpg#/media/File:USITC_building.jpg

美國最高法院Chervon案與德國行政法之行政機關之判斷餘地

判斷餘地是德國行政法重要原理之一,係指在若干情況下,行政機關之判斷與評價,不受行政法院之審查,行政法院應予接受機關判斷並尊重其決定。判斷餘地的法理形成,來自於三權分立,司法權在某些議題上應尊重行政機關決定,此一行政法原理在普通法亦有長久歷史。美國聯邦最高法院在1984年,在Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.(註1)乙案建立一項行政法重要法理,即聯邦法院對於行政機關對於聯邦法律條文語言解釋,在某些條件符合之情況下,必須修先予以尊重,而不予審查,此一法理又稱為“Chevron deference”(deference 中文意思為優先)。Chevron deference 適用的情況必須具備二個條件:(1)法條用語欠缺明確;(2)機關對於條文文字解釋是可以接受。又行政機關對於法條之解釋並不需要是最好、或是最可能之解釋,只要不是不合理的解釋即可。

Chervon案所揭櫫的法理與德國行政法上「判斷餘地」概念接近。按德國法判斷餘地理論,判斷餘地其中之一適用,即不確定法律概念之解釋。依德國法之通說,行政法院原則上對行政機關不確定法律概念之詮釋或涵攝之結果予以合法性之監督,惟許多事件在實務上已承認行政機關判斷餘地之法則。因此,Chervon 案所建立之行政法原則揭示德國法判斷理論之適用。

美國專利保護賦予權利人二種救濟法庭,其一是聯邦法院系統,其二則是ITC。後者具有司法與行政雙重性質,當事人對於ITC所為之決定可以向聯邦法院上訴。因此,當聯邦法院審理ITC上訴之案件,就有Chervon案之適用。2015年8月,聯邦法院在Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n註2)乙案,對於ITC委員會就「物品」是否侵權之判斷是否有Chervon deference 之適用,應允以尊重而不予審查之爭議,作出判決。

Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n案

2015年8月10日,聯邦巡迴法院全院聯席針對ITC法院的法律解釋予以審查並作出判決,判決意見書由 Reyna法官主筆,並由 Newman, Wallach, Taranto, Chen, 以及Hughes等五位法官同意判決書內容。意見書維持ITC委員會依據337法案(註3) 基於誘導侵權理論而對廠商核發之排除令,禁止廠商輸入誘導侵害方法請求項之產品。

本件上訴案的爭議,在於ITC認為被告輸入指紋掃描器產品之行為違反337法案之意見是否應該被聯邦法院尊重。2010年5月, Cross Match Technologies, Inc. (以下簡稱“Cross Match”)向 ITC提告,主張若干指紋掃描裝置侵害其所有之四項專利。ITC發現該掃描器係由海外韓國Suprema公司所製造,並由美國一間公司(Mentalix)購入並進口。雖然掃描器在輸入之前並非專利侵權物,但是在產品輸入美國境內後與Mentalix所製造的軟體結合後,該掃描器之使用將因執行Cross Match所擁有的專利保護方法,而構成專利侵權。 ITC判定Mentalix的行為構成之直接侵權,並基於誘導侵權理論,認為Suprema公司製造掃描器行為為誘導Mentalix專利侵權之行為。

本件爭議在於掃描器由Suprema公司進口之前,並不具方法專利侵權方式之獨立使用功能,然而ITC仍然基於積極誘導侵權(active inducement)理論判定產品違反337法案,而核發產品排除令,禁止Suprema進口被控之掃描器。Suprema針對ITC之決定,向聯邦巡迴法院上訴。聯邦法院推翻ITC之決定,認為ITC基於337法案核發排除令禁止專利侵權物進口之規定,並無主動誘導侵權理論之適用。而後原告Cross Match 與ITC針對聯邦巡迴法院撤銷ITC意見提出全院聯席之請求,全院聯席受理後並做出決定。

依照全院聯席意見書之解釋,ITC的有限權力(limited power)可以決定產品進口之際是否侵權,並核發排除令禁止其進口;倘法院對於誘導侵權適用之審查,將導致ITC無法針對輸入國內市場之行為予以適當之評估,因此認為本案應尊重ITC委員會所為之決定。全院聯席針對本案審理後,多數意見書由 Reyna法官主筆,並針對本案是否有適用「Chevron deference」加以分析。首先,多數意見認定337法案中 “articles . . . that infringe”(產品...侵權)之用語,相比美國專利法的內容來看,有語意不明之問題,因為美國專利法規定製造、使用、販賣專利保護產品之人構成侵權,其規定的文字並未使用「產品侵權」之文字。多數意見書指出這種用語上的差異,係因為337法案本質上為對物(in rem)管轄,而專利法的規定則是對人(in personam)之管轄。全院聯席認為原ITC基於誘導侵權理論做出產品侵權之決定,事實上符合337法案的歷史解釋與目的解釋。全院聯席多數意見,更認為337法案所賦予ITC之權力,具有寬廣範圍與決定性效果,且發現在過去35年中,ITC持續針對誘導性侵權之物品採取禁止進口之措施,而聯邦巡迴法院對ITC此一作法從未有不同之意見。多數意見認為,1988年337法案之修正案,加入“articles . . . that infringe”之用語,其目的在於強化ITC保護智慧財產權之能力。因此,多數意見斷定 ITC針對337法案中“articles . . . that infringe”用語所作出解釋為合理解釋,ITC基於誘導理論,排除於進口後造成直接侵害之產品之決定並無不當。

然而,O’Malley 法官主筆了另一份不同意見書,並由 Prost, Lourie, 及 Dyk法官所支持。不同意見書首先不同意本案有 Chevron deference之適用,因為這三位法官認為法條並未如多數意見書所言,其用語具有不確定性。O’Malley法官認為,國會使用“articles . . . that infringe”之用語,明顯排除方法請求項之誘導侵權責任,因為方法請求項的誘導侵權行為必須等到進口會才發生,而在未進口之前並無誘導侵權責任之適用。O’Malley 也不同意多數意見的所持之理由,不認為ITC長久以來持續解釋337法案,涵蓋誘導侵權理論之適用。最後, O’Malley認為多數意見的結果係基於政策考量,以及未修補337法案之漏洞之問題,才將Chevron deference原則強加適用於本案。但是,O’Malley認為對於誘導侵權的問題,在目前制度上本應該由向地方法院提出侵權訴訟解決,或是藉由國會修法來處理。本案之後,ITC法院基於誘導侵權理論排除進口產品的作法,仍然繼續有效。本件案件因為全院聯席的結果,發回原法院續為審理,同時被告也向聯邦最高法院上訴,因此最高法院是否可以接受全院聯席意見仍有待觀察。

結論

本案因為適用Chevron deference原則,使聯邦法院可以避免審理ITC對於侵權物品之認定,以及誘導侵權是否適用本案問題,對於強化美國專利保護具有正面效果,然而全院聯席會在法理上的分析值得商榷。誠如O’Malley 所言,Chevron deference適用於法條用語欠缺明確的狀況,然而,337法案中所指之侵權物品並無語意上的問題,“articles . . . that infringe”可解釋為進口之際構成侵權之物品,文字並無疑義,因此,嚴格來說,本件並無Chevron deference適用之空間。其次,因為本案所侵害專利為方法專利,物品在進口之前甚至並無專利侵權物存在,專利侵權行為事實上直到與軟體結合之執行才構成。ITC透過誘導侵權理論雖然可以遏阻「可能」侵權物品輸入美國,但是這樣的解釋形同將侵權物品無限上綱。因為輸入品將來是否一定與軟體結合,以及輸入是否可能結合新軟體之使用,或是否一定構成侵權仍在未定之數。

全院聯席意見,目的在強化專利保護政策立場,而做出有利於專利權人判決,但將造成侵權物概念範圍之擴張,無異打破專利屬地主義的原則,而將美國專利保護延伸到他國境內,其作法是否恰當也值得深思。再者,以Chevron deference原則強加適用於本案是否恰當也頗具爭議。Chevron deference原則,長久以來為美國訴訟律師所濫用,律師經常利用此一原則要求法院將訴訟駁回,並以行政機關所作成決定法院應該尊重的理由,阻止當事人對於行政機關不適當決定提出救濟。Chevron deference原則之適用,本身就具有諸多爭議,特別是當Chevron deference擴大適用或適用時過於彈性,將導致司法機關喪失對於行政機關決定的監督權,而破壞原有三權分立之平衡。

 

備註

  1. 467 U.S. 837 (1984).
  2. Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n (No. 2012-1170), Aug 10, 2015.
  3. Section 1337 of the Tariff Act of 1930, as amended, (“Section 337”)

 

作者: 葉雲卿
現任: 世新大學 智慧財產權研究所 副教授
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
學歷: 美國舊金山金門大學 法律博士(SJD)
美國華盛頓大學 法律碩士(LLM)
國立政治大學 法律碩士
國立台灣大學環境工程所 工程碩士
經歷: 台灣科技大學專利所 助理教授
美國舊金山 Suzan See Law Office法務
美國矽谷 Vivian Lu Law Office法務
台灣建業律師聯合事務所律師
台灣環宇律師事務所律師
產學合作計畫: 美國訴訟管理產學合作計畫
代表著作: 營業秘密刑事責任
中小企業智慧財產權管理制度建置
專利意見書在訴訟上之運用
證照: 律師、台灣專利代理人、環境工程技師、仲裁人、ISO14000管理師

 


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