相較於發明專利的侵權訴訟，可供企業或專利業界參考的設計專利相關案件或判例的數量不多。因為參考資料不多，也只有透過侵權訴訟實務的研究及觀察，才能進一步的了解設計專利侵害認定的核心問題。兩個設計之間究竟要近似到何種程度才會構成實質相同（how close is too close）？有點黏又不太黏的近似會不會造成誤認或混淆？黏到何種程度的近似才會構成實質相同呢？本文想以美國與我國設計專利侵權訴訟的侵權與不構成侵權的不同決定，試著說明設計專利的權利範圍與侵害分析與判斷。

美國設計專利侵權的案例

1. Gorham v. White 案例 （註1）

1871年，在Gorham案例中，美國最高法院裁定所有的專利侵害訴訟案中必須採用相同的檢測。設計專利的實質相同檢測，是以一般觀察者的觀點，施予購買時之通常注意程度觀看兩個設計。最高法院認為，如果兩個設計之間的差異足以產生不同的視覺效果，這些差異就足以破壞「實質相同」的認定。

2. Crocs, Inc. v. US International Trade Commission（ITC）（註2）

 2010 年，原告Crocs有關於泡棉運動涼鞋（布希鞋）的D517,789 設計專利（如圖1所示，簡稱789 專利），在Crocs, Inc. v. ITC的上訴案件中，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC）說明：Crocs 設計專利權範圍應該是「如圖所示與所述的鞋類的裝飾設計」，可是，ITC 卻以發明專利的方式來解讀設計專利，偏離「整體設計」考量的原則。CAFC說明：如果兩個設計之間的細微差異(minor differences)不能產生不同的視覺印象，就無法阻擋設計專利侵權的事實認定。導致一般觀察者混淆或誤認的原因，是整體設計的近似，而不是某些新穎設計特徴的近似。因此，被告的涼鞋侵害了789專利。

圖1 Crocs的789專利與被告的涼鞋產品之比對

3. Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc. 案件（註3）

 2011年，原告Victor Stanley 公司在馬里蘭州地方法院控告Creative Pipe公司的Nebelli板凳（如圖2右側所示）侵害D523,263設計專利（如圖2中央所示，簡稱263專利）。地方法院認為，要解決一般觀察者是否會認為兩個設計是實質上相同的問題，要將設計專利與被告設計與先前技藝（如圖2左側所示，簡稱Chipman長板凳）一起比較，而兩個設計之整體外觀沒有明顯的差異，一般觀察者施予購買時之平常注意並不容易區分，因此，被告Nebelli板凳兩側的扶手及椅腳的框架設計與263專利是實質上相同的。

圖2 原告的263專利與被告Nebelli長板凳與先前技藝之比對

4. Hutzler Manufacturing Inc. v. Bradshaw International, Inc. 案件（註4）

2011年10月，原告Hutzler製造公司控告被告Bradshaw國際公司銷售的洋蔥容器（如圖右側所示）侵害D538,114洋蔥儲存容器的設計專利（如圖4左側所示，簡稱114專利），大蒜容器的外觀類似大蒜球，Hutzler銷售的這些專利的商業實施例（如圖中央所示）。 Hutzler提出初步禁令的請求，禁止Bradshaw再銷售這些涉嫌侵權的產品。法院集中於產品的整體外觀，比對被控侵權產品與設計專利的圖式和Hutzler的產品。法院認為，雖然兩個容器之間的略有差異，不過，這些共同視覺印象遠遠大於那些細微差異，因此，Bradshaw洋蔥儲存容器侵害了114專利。2012年7月，法院授予初步禁令。

圖3 Hutzler的114專利與商業實施例被告Bradshaw產品之比對

5. Cornucopia   Products  LLC  v. Dyson  Incorporated et al案件（註5）

 原告Dyson有D602,143（如圖4左側所示，簡稱143專利）及是關於無葉風扇的設計專利，Dyson向亞利桑那州地方法院控告Cornucopia公司的風扇產品（如圖4右側所示）侵害143專利，請求初步禁制令（Preliminary Injunction）。地方法院說明，D143專利所請求的無葉風扇設計的圓筒形基座具有特定的直徑及高度，與具有特定直徑及高度的圓環形噴嘴之間有一定的比例關係。事實上，Cornucopia風扇已精確的模仿了143專利設計的圓筒形基座與環形噴嘴的造形比例，而Cornucopia風扇底座的細微差異，並不會對於兩者的整體印象的實質相同造成影響。

圖4 Dyson的143專利與被告Cornucopia風扇產品之比對

6. Apple v. Samsung  (11-cv-1846)案件（註6）

在Apple v. Samsung (11-cv-1846)案件中，Apple極力主張被告Samsung手機的GUI設計（如圖5右側所示）的整體視覺印象實質近似於Apple的D604,305設計專利（如圖5中央所示，簡稱305專利）。相反的，Samsung的訴訟策略則聚焦於細節上的差異。305專利的圖式中只有介面周邊有一環以虛線呈現的矩形框，介面中的黑色背景與每一個圖像都有特定的色彩。然而，陪審團在比對先前技藝與305專利與Samsung手機GUI時，認為Samsung手機的GUI所產生的視覺印象與305專利已構成實質近似，Samsung被指控手機的介面都侵害305專利。

圖5 Apple的305專利與先前技藝及Samsung手機的GUI之比對（註7）

我國設計專利侵權之案例

1. 智財法院102年度民專上字第44號（註8）

原告皇冠金屬工業公司有一D130,918飲料容器的設計專利（如圖6中央左側所示，簡稱918專利），控告巧幫手公司進口的「保溫瓶」商品（如圖6左側所示，簡稱系爭商品）侵害918專利，智慧財產法院第一審判決其敗訴並撤銷專利權，原告不服上訴到第二審。第二審法院認為，918專利之扣接構具設計有多種變化之可能，尚難認此等改變係輕易思及，故918專利應具創作性，並且經比對系爭商品與918專利，二者整體之視覺性外觀極為近似，系爭商品亦具有918專利之多數設計特徵，系爭商品已落入918專利之專利權範圍，確實侵害918專利。

圖6 被告產品與皇冠金屬公司的918專利與先前技藝之比對

美國設計專利不侵權之案例

1. Unique Functional 產品公司 v. Mastercraft 船公司案件（註9）

原告Unique公司有個拖車耦合器的D320,777設計專利（如圖7左側所示，簡稱777專利），Mastercraft公司所購買的Reliable 公司的耦合器（如圖7中央所示）侵害777專利。CAFC認為被告的耦合器設計與原告777專利不同，還更接近於先前技藝3888.517的發明專利（如圖7右側所示，簡稱為Ray專利）。

圖7 原告777專利與被告產品與先前技藝之比對

2. Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.（註10）

原告Minka燈具公司主張被告Maxim燈具公司的Cambria設計（如圖8右側所示）的整體視覺外觀實質近似於D461,591（如圖8左側所示，簡稱591專利）；德州北區聯邦地方法院比較591專利與被告Cambria設計，發現兩個設計之間有很多不同之處，法院認為，一般觀察者很容易看得出這些差異，兩個設計間不同之處已足以產生不同的視覺印象，不會因被欺騙而購買被告的產品。

圖8 Minka的591專利與被告Cambria產品之比對

3. Victor Stanley,Inc., v. Creative Pipe, Inc.案件（註11）

2011年，原告Victor Stanley公司在馬里蘭州地方法院控告Creative Pipe公司的Necati板凳（如圖9右側所示）侵害D523,263設計專利（如圖9中央所示，簡稱263專利）。地方法院認為，263專利與Necatii板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間有明顯足以區別的設計特徴，以合理的注意程度，可以很容易的區分Necati的設計與263專利。Necatii板凳座椅下方腳架間的橢圓形框設計的整體效果，可以創造出一個不同於263專利的且獨特的外觀，不會混淆一般觀察者。被告Necati板凳扶手與腳架的框架設計並未侵害263專利。

圖9 原告的263專利與被告Necati長板凳與先前技藝之比對

我國設計專利不侵權之案例

1. 智財法院103年度民專訴字第44號（註12）

原告財榮實業公司有一關於水壺架的D136,339設計專利（如圖10中央所示，簡稱339專利），控告鐘鼎公司的水壺架產品（如圖10左側所示，簡稱系爭產品）侵害339專利。被告主張339專利不具創作性，應撤銷其專利權。智財法院比對系爭產品與339專利，認為以普通消費者選購商品之觀點，339專利與系爭產品之外觀特徵差異明顯，應認定系爭產品整體視覺性外觀與339專利物品不相同亦不近似。

圖10 原告的339專利與先前技藝與被告產品之比對（註13）

設計專利權範圍的解讀與說明書之限制

在Elmer案件（註14）中， CAFC說明：審判法院有責任解讀設計專利權範圍，解讀專利權範圍是法官的工作，而陪審團必須接受法官所作的正確解讀。有些設計需要較多的解讀，有些設計僅需稍作解讀，有些則不用解讀，設計專利權範圍解讀之基本原則，是以專利公報所公告之圖式為主，並得參酌說明書及申請過程歷史檔案（prosecution history）（註15），清楚且正確的解讀設計專利的權利範圍。

在美國In re Plastics Research Corp.案件（註16），原告Plastics Research 公司有格狀圍籬的D402，381設計專利（簡稱381專利），說明書中記載著381專利的「一組條板放置於另一組條板之上的嵌合方式組合」設計特徴，法院比對381專利與被告的圍籬產品，法院發現被告產品使用的是「條板通過條板的組合」與原告的「一條板放置於另一條板之上的嵌合組合」明顯不同，所以，被告產品並未侵害381專利。

反觀，我國智慧財產法院對於設計專利的說明書中創作特點或設計特徴的解讀與處理則不同，在102年度民專上字第44號民事判決（註17）中，被告主張918專利創作特點所記載的「該容器本體的底側連接有一底座，該底座之外徑略小於該容器本體之外徑」的限制條件，法院認為該創作特點不會影響整覺效果，而予以忽略。

在美國，設計專利權範圍之解讀是法律問題，由法院依據先前技藝與相關資料來解讀，設計專利侵害與否的事實問題，則由陪審團來認定；在我國，無論是法律問題與事實問題都是由法院來認定。專利公報是一種有公示（public notice）作用的公開資料，社會大眾與競爭廠商可從公報中得知設計專利之權利範圍與設計特徵，原則上，專利公報上揭示之圖式與所記載的設計特徵，應該對於設計專利權範圍是有限制作用的。

結語

由以上幾個案例的侵害判斷的比對與分析可得知，在設計專利的侵權訴訟中，法院是否能清楚且正確的解讀設計專利的權利範圍，會影響到是否實質同的判斷結果。另外，法院會要求陪審團以他們的平常情感、知識及觀念，了解且記住現有的先前技藝，觀察與比對主張侵權的設計專利與被告產品，再以兩個設計所產生的視覺印象判斷是否實質相同。如果主張侵權的設計專利與被告產品之間有明顯的相似之處與差異之處，如何讓陪審團（事實發現者）來權衡這些異同之處的權重比例，進一步確定兩個設計是否「實質相同」，這是設計專利侵權訴訟中典型的事實問題。

這幾年，由於Apple 與Samsung的專利侵權訴訟與巨額的損害賠償金額，越來越多的專利業者呼籲產業界應該重視設計專利的申請及侵權訴訟。然而，如何以過去的案例為借鏡，探討一般觀察者檢測的觀念與發展，研究以視覺印象的侵權判斷的可預測性，兩個設計之間的近似要達到何種程度才會構成實質相同，能否確定被告設計是否跨越過設計專利侵害的球門界線，以上的這些問題的困難度與發展，會隨著時間的推移與產業的發展而有所變動。

備註

1. 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L. Ed.731（1872）。
2. 參照In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010）。
3. 參照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。
4. 參照. Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int’l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012)。
5. 參照Cornucopia Products LLC v. Dyson Incorporated et al, No. 2:2012cv00234 - Document 58 (D. Ariz. 2012)。
6. 參照Apple Inc., v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2012 WL 3627731 (N.D. Cal. Aug.2012）。
7. 圖5的圖片圓自"Design Patent Infringement – How Close Is Too Close?", by Christopher V. Carani, Esq, September 7th, 2012.
8. 參照我國智慧財產法院民事判決，102年度民專上字第44號（01/23/2014）。
9. 參照Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed.Appx. 683(unpub., Fed. Cir. 1993)。
10. 參照Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int’l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。
11. 參照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。
12. 參照我國智慧財產法院民事判決，103年度民專訴字第44號（03/30/2015）。
13. 參照我國智慧財產法院民事判決，103年度民專訴字第44號之附圖檔。
14. 參照Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417（Fed. Cir. 1995）。
15. 參照McGrady v. Aspenglas Corp., No.Civ. 3231-KTD. Feb. 5, 1980。
16. 參照In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002。
17. 同註16。

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