多年來，法院在設計專利無效中功能性設計判斷的指標並不相同，其間也確實存在很多的差異，使得問題更加複雜。聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）在某些案件中使用Morton-Norwich 4項因素 ，其他案件中採用 Inwood Labs的功能性設計判斷定標準 。不過，在Richardson案件中，CAFC並未提到Morton-Norwich 的因素或 Inwood Labs的判斷標準。CAFC認為，如果設計專利包含純然取決於功能考量的某些設計元件，應援引 L.A. Gear案例 的見解，就是設計專利的保護範圍不能擴展到該功能元件。最近，在Ethicon v. Covidien案件 的撤銷決定中，CAFC認為地方法院不應以高標準的抽象概念來判斷功能性設計。

本文先說明功能性設計與實用功能（實用目的）及裝飾性的差異，再列舉與美國設計專利侵權訴訟中與功能性設計有關的案件，來介紹功能性設計判斷標準的發展與變動，再探討這些標準之間的矛盾與衝突的問題。

※本文摘錄自[美國設計專利的功能性設計判斷標準之發展與變動 — 從LA Gear案件談到Ethicon案件判決]

美國專利法規定設計專利保護的是實施於工業產品的應用設計，並不是純藝術創作；大部分的工業產品都具有實用性功能，否則可能無法在商業市場中立足。因此，不能因物品具有實用功能而認為該物品不是設計專利保護之標的。例如：有些設計同時對於「吸引人的外觀」及「商業上的實用性」都有貢獻，這種設計具有可提升「物品的實用價值以及外觀價值」的功用[1]。因此，這種設計不但可申請發明專利，同時也可提出設計專利的申請。

裝飾性v. 功能性

設計專利的裝飾性特徵或設計的唯一定義是「為裝飾目的而創作」，不得是功能或技術考量的結果，或僅是該結果下的副產品（by-product）[2]。美國專利法第171條之規定，凡對於工業產品之任何新、原創的、及裝飾的設計，合於本法之規定及要件，取得專利。在Norco Products Inc.,案例中，法院認為「以功能性為主要考量的創作不得授與設計專利」[3]。在L.A. Gear案例中，CAFC說明：在決定設計究竟是以功能性或以裝飾性考量為主時，應審查設計專利標的之整體，因為最終的問題不在於各個特徵的功能性或裝飾性考量因素，而是以物品的整體外觀，來決定設計專利是否被物品的實用（utilitarian）目的所支配[4]。

必然匹配的功能性設計

功能性設計被應用在積極抗辯的最好案例是1996年的Best Lock案例[5]，Best Lock公司的鑰匙片D327,636設計專利（簡稱636專利，如圖1所示），對於636專利的鑰匙片形狀是為執行其預定功能而設計的，為了要匹配一個相對應形狀的汽缸鎖鎖孔，這一部分雙方沒有爭議。地方法院的結論是636專利的鑰匙片是取決於功能性因素的考量，其理由是「如圖所示之鑰匙片的空白部分必須執行其預期的功能，必須與其相對應的鎖孔的鑰匙凹槽相匹配。企圖創造不同的鑰匙片設計必然會失敗，因為沒有可替代的鑰匙片去匹配相對應的鎖孔」。

CAFC說明：事實上，Best Lock公司坦承，沒有其他形狀的鑰匙片可匹配相對應的凹凸溝槽。因此，我們確定地方法院的調查結果沒有明顯的錯誤，636專利的鑰匙片形狀是取決於功能性考量的必然結果，該設計專利是無效的。

圖1 Best Lock公司的鑰匙片設計專利

是否有可替代的其他解決方案

1988年在Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California,上訴案件[6]中，原告Aiva有D284,420（簡稱420專利，如圖2左側所示）的鞋底花紋及D287,301鞋面（簡稱301專利，如圖2右側所示）的設計專利，Aiva控告LA Gear加州公司（簡稱LAG）銷售的運動鞋侵害420專利及301專利。LAG則主張，這兩個設計並不是取決於裝飾性目的，專利應該無效。

地方法院說明：運動鞋是實用的物品，本案的鞋面、鞋底設計中某些設計特徵具有實用目的，儘管組成設計的每一個元素都有其實用目的，但這些與功能性設計的調查無關，一個設計主要是基於功能性或是基於裝飾性因素考量的調查，必須以整體設計為之。

圖2 Avia集團國際公司的鞋底與鞋面的設計專利

CAFC認為：LAG指出301專利鞋面上的每一個小部分或每一項特徵都是因應功能性考量而決定的。若301專利的每項特徴考慮其功能目的會有諸多解決方案，而301專利的設計特徵只是解決方案的其中一項，便可證明LAG主張301專利之設計是功能性設計是錯誤的。301專利的鞋面設計有許多特徴明顯是裝飾性設計，這些視覺效果都是合於美學的觀點，不是取決於功能性考量。420專利的許多設計特徴，考慮其功能目的會有許多其他的解決方案，420專利的各項特徵僅係諸多解決方案其中之一，這種推論可證明420專利並不是功能性設計。所以，420專利不會因被告的主張而無效，被告也無法證明前述的兩個設計專利是功能性設計。

Morton-Norwich 的功能性判斷因素[7]

1997年的Berry Sterling Corp. v. Prescor Plastics, Inc.上訴案件[8]，Berry公司有個D362,368杯子的設計專利（簡稱368專利，如圖3所示），這是一種可放置在汽車車內杯座的杯子設計，是根據可口可樂公司的「Coke to Go」計畫所開發的。Berry公司控告Prescor塑膠公司的產品侵害368專利，而Prescor則主張368專利是功能性設計應屬無效。

D368專利有兩個實施例，包含四個裝飾性特徵：（1）杯頂周邊有一個捲邊；（2）杯體上半段呈圓錐形；（3）杯體上半段略為凹縮周圍有一環凹槽修飾；和（4）杯體上下交接處有圓弧修飾。首先，法院的錯誤在於分析完每一個特徵之後，未能回歸於以整體外觀來做判斷，因為設計專利是否取決於物品的功能性考量，必須以整體外觀作為判斷的依據。

圖3 Berry公司的杯子設計專利

地方法院承認有其他與D368專利近似的可替代設計，但顯然沒有考慮到替代設計對於判斷D368專利是功能性設計的重要性。我們認為，有許多替代方案可實現該物品的功能，有利於該物品設計是以裝飾性目的為主。可替代設計的存在可幫忙設計專利克服功能性設計的挑戰，可替代設計是有用工具，法院會將替代性設計加入適當的考量因素中，其他的適當因素包括：(1)受保護的設計是否代表了最好的設計；(2)替代設計是否會影響指定物品的實用功能；(3)隨後是否取得發明專利；(4)是否在廣告中以該設計的特定的實用功能來吸引顧客；(5)該設計的任何元件或是整體外觀顯然不是取決於功能性因素。

CAFC採用的考量因素的(2)(3)(4)項是CCPA（Court of Customs and Patent Appeals，美國海關暨專利上訴法院）在Morton-Norwich案件中列出的商標功能性判斷可參酌的4項因素[9]，(1)在既有的發明專利已揭露該設計的實用性優點；(2)在廣告題材中原創者以設計的實用優點來吸引顧客；(3)競爭者是否有可行的其他替代設計可執行相同的功能；和(4)事實上這設計是一個比較簡單的或廉價的製造方式所得的結果。CAFC在PHG Techs., LLC v. St. John Cos.案件[10]中，也採用與Berry Sterling案件相同的標準來判斷系爭專利的醫療標籤卡設計是否為功能性設計。

Inwood Labs的功能性設計判斷標準[11]

2006年的Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc.上訴案件[12]，原告Amini公司擁有D475,218床架的設計專利（簡稱218專利，如圖4所示），控告Anthony公司所銷售的床侵害218專利。CAFC說明：設計專利保護裝飾性設計的非功能性特徴，是如圖所示的整體設計[13]。如果設計專利的圖中請求保護的設計不是只有一個特徵，就可藉由功能性分析確定設計專利保護的範圍。如果設計專利中某項設計特徴是該物品的使用或達成其實用目的所不可或缺的，或是會影響該物品的成本或品質，則該特徵就是功能性特徴[14]。

CAFC所採用的功能性認定標準是美國商標法中功能性認定的原則。在In Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.案件中，美國最高法院的O’Connor法官提出來的功能性特徵定義，「一般而言，產品的特徵是物品使用或達成該物品之目的所不可或缺的，或是會影響該物品的成本或品質，該特徴則為功能性特徴」。[15]

圖4 Amini公司的D475,218設計專利

區分裝飾性特徵與功能性特徵

2010年，在Richardson v. Stanley Works, Inc.案件[16]中，原告Richardson有一個多功能羊角榔頭（step claw）的D507,167設計專利（簡稱167專利，如圖5左側所示）。

Richardson向亞利桑納州地方法院控告Stanley工具廠的Fubar工具（如圖5右側所示）侵害167專利。地方法院說明：藉由圖面解說167專利的功能性特徵與裝飾性特徵，羊角榔頭的把手(A)、錘頭(B)、鉗口(C)及鐵撬(D)等幾個元素的相關配置與排列構成，都是基於實用目的考量功能性設計，要將這些功能性特徵適當的分離出來。

CAFC說明：當設計專利包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計專利權範圍時，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。從設計專利的諸多先前案例可得知，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護，法院的指導原則對於事實的發現是非常有用的，其中一項指導原則就是區分功能性特徵與裝飾性特徵。地方法院確認羊角榔頭是具有多個功能組件的多功能工具，適當分析出167專利的功能性特徵。

圖5 原告D507,167設計專利與被告工具廠的Fubar工具

高標準的抽象概念

在Ethicon Endo v. Covidien案件，原告Ethicon Endo公司有4個超音波手術裝置的設計專利，D661,801專利是一個倒U形扳機的裝飾性設計。D661,802專利是U形扳機和其上方略向前的圓錐台狀表面有凹槽修飾的轉力矩旋鈕的的裝飾性設計。D661,803專利是U形扳機和扳機上方的半圓形起動鈕的裝飾性設計。D661,804專利是包含U形的扳機、圓錐台狀表面有凹槽修飾的轉力矩旋，與半圓形起動鈕的裝飾設計。從圖6可得知超音波手術裝置的扳機，轉力矩旋鈕和半圓形起動鈕的相對位置及各種組合的裝飾性設計。

圖6 Ethicon Endo公司的4項超音波手術裝置的設計專利

地方法院認為，可專利性的設計必須是具有裝飾性，這就是非功能性設計之要件。依據Berry Sterling案件所採用的考量因素所得到的結論是，Ethicon Endo的4個設計專利都是取決於功能性因素的考量，因此都是無效的。

在上訴摘要中，雙方對於這些考量因素的相關性和相對權重問題有爭執。Ethicon指出Berry Sterling案件與其他先前案例之間明顯的緊張關係，並主張在Berry Sterling案件之前或之後，法院都認為「是否有其他可行的替代性設計的存在」這項因素是分析功能性設計的一個決定性因素。然而，Covidien公司主張其他可用的替代設計不是決定性因素。

CAFC說明：我們沒有被授權可使用特定的檢測來確定請求設計是否取決於功能性因素。一般來說，CAFC總是將焦點集中在是否有其他替代的設計存在，將其視為評估請求設計的法律功能性的一項重要的決定性因素。不過，法院卻沒有解釋替代設計的存在或不存在會對設計專利的有效性造成什麼樣的影響。

雖然Ethicon提出可替代設計的證據，Covidien則主張那些設計不是真正的替代設計，因為那些設計無法執行出與請求設計一般好的工作。CAFC不同意Covidien的主張，原因是：(1)地方法院認為其他設計無法執行出同樣好的工作，是在描述外科醫生對於一些基本設計概念的偏愛，(2)要考量替代性設計，該替代設計必須具有簡單地提供相同或相似功能的能力。

2015年8月，CAFC在判決中說明：Ethicon的設計專利所涵蓋的只是圖式所揭露的裝飾性概念下的設計特徵。Ethicon 專利保護的設計是否取決於功能性因素而無效的決定的分析，還必須在與專利權保護範圍相稱的特定水平中進行。地方法院以過高標的抽象水平執行其功能性分析，聚焦於一個開放式扳機、轉力矩旋鈕及啟動鈕的一般概念，而不是這些元素的特定的裝飾性設計。因此，撤銷地方法院的專利無效判決。

結論

由以上的分析可得知，在設計專利侵權訴訟中有關功能性設計之判斷，有些法院採用Morton-Norwich的四項因素，有些法院則採用Inwood Labs的認定標準。無論是哪一種基準，都是法院在案例法中發展出來的有關商標和商業外觀（trademark/trade dress）的功能性判斷標準。美國國會制定商標/商業外觀法律的政策性考量不同於設計專利法，在商標/商業外觀法律的功能性理論的主要目的是保留競爭，因為商標權可能是永久性的，在設計專利法中功能性理論的主要目的是為了確保只有新穎性和非顯而易見的裝飾性設計可受到保護。設計專利與商標/商業外觀的立法目的不同，保護之標的與內容也不相同，判斷的主體與標準與法理都不一樣，在這麼多不同的情況下，商標/商業外觀所採用的功能性判斷標準能適於設計專利中功能性設計之判斷嗎？這是值得法院深思的問題。

無論是設計專利權無效的分析中功能性特徴或設計判斷，或者設計專利權的解讀中功能性因素的考量，還是功能性設計的判斷是法律問題還是陪審團認定的事實問題，有關功能性設計的議題大部分都未解決，其中功能性設計判斷所使用的適當標準是首先要解決的問題，這個問題將來很可能會由CAFC的全院聯席或是最高法院來審理。在功能性設計判斷適當標準尚未解決的期間，設計專利侵權訴訟中有關功能性設計的審理，原告和被告的律師要先知道是在哪一個地方法院審理，可能會採用哪一個標準，才能知道要提供什麼證據。不過，由先前案例的分析可得知，可替代設計的存在雖然不一定是唯一且具決定性的證據，不過無論在哪一個判斷標準中都能發揮作用，可替代性設計存在的證據依然是很重要的。

備註:

1. 參照 In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA LEXIS 42 (CCPA 1931).
2. 參照In re Carletti, 328 F.2d 1020, 140 USPQ 653, 654（CCPA 1964）；Blisscraft of Hollywood v. United Plastic Co., 189 F. Supp. 333, 337, 127 USPQ 452, 454（S.D.N.Y. 1960）, aff ’d, 294 F.2d 694, 131 USPQ 55（2d Cir. 1961）。
3. Norco Products, Inc. v. Mecca Development,Inc., 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725 (D. Conn. 1985)。
4. L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123 25 USPQ2d 1913, 1917（Fed. Cir. 1993）；Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc., 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725（D. Conn. 1985）。
5. 參照 Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 896 F. Supp. 836 (S.D. Ind. 1995), qff'd, 94 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1996)。
6. 參照Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc., 853 F.2d 1557, 1563 (Fed. Cir. 1988)。
7. 參照Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 1340, 1341 (C.C.P.A. 1982)。
8. 參照Berry Sterling Corp. v. Prescor Plastics, Inc., 122 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1997)。
9. 同註11at 1340-1341。
10. 參照 PHG Techs., LLC v. St. John Cos., 469 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2006)。
11. 參照In Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 (1982）。
12. 參照Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006)。
13. 參照KeyStone, 997 F.2d at 1450。
15. 參照Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. at n.10, “In general terms, a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.”。
16. 參照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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