關於單方專利複審（Ex Parte Reexamination）中假設專利是有效的推論，美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）重申，此假設專利有效性的推論，並不能應用在美國專利商標局（USPTO）的專利複審程序；正確的標準是證據優勢原則。

在1997年，Dome以其擁有製造硬式可透氣的隱形眼鏡材料相關專利，針對6家隱形眼鏡製造商提出侵權訴訟。其中一名被告向USPTO請求單方複審，USPTO於1999年6月接受申請，初審法院的訴訟程序因而暫停至USPTO複審程序之後。

在USPTO複審中，根據三個現有的技術文獻，USPTO撤銷了專利案1，認定專利案1是顯而易見的。於是Dome在初審法院對USPTO提出訴訟，根據35 USC §145，試圖推翻USPTO對專利專案1的撤銷裁定。但是初審法院肯定USPTO的決定。Dome對一審法院的判決提出上訴，認為根據Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership一案，一審法院和USPTO要推翻有效專利，應該應用了「明確且有說服力的證據」做為審查證據標準，而不是引用「優勢標準」。Dome Patent L.P. v. Lee, Case No. 14-1673 (Fed. Cir., Sep. 3, 2015) (Hughes, J.)

在上訴過程中，CAFC認為，一審法院應用了正確的證據審核標準，而且其專利分析並沒有錯誤。CAFC解釋說，Dome引用的§282和提出Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership先例是錯誤的。CAFC解釋，明確和令人信服的證據標準是用於專利侵權訴訟中，在此情形下被告挑戰專利有效性，法庭對有效專利「假定是一個合格的政府機構已經完成了它應承擔的任務，挑戰者必需提出明確及令人信服的證據來推翻有效專利。」但是在專利複審過程中，「審查員不挑戰一個專利的有效性，而是根據現有技術進行訴求專利的主觀審查。」

對於單方面專利複審，USPTO的工作是重新審查來決定被要求保護的專利是否最初應被核准。CAFC指出，在這些專利複審程序中，沒有必要假定USPTO已經完成了它「在之前的檢查工作」，即專利是有效的。CAFC還指出，國會在專利法立法歷史證明，國會對複審的專利不給予差別待遇。因此，在專利複審過程中，不應以明確和令人信服的證據作為隨後的複審標準，一審法院及USPTO重審專利使用優勢標準是有效的 。

CAFC指出，Dome對於USPTO引用現有技術來引證專利項目1無效的發現已沒有爭議，初審法院及USPTO對專利專案1的顯而易見的結論上並沒有錯。

請參考：

http://www.cafc.uscourts.gov/.../14-1673.Opinion.9-1-2015.1.PDF

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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