專利侵權訴訟，對企業來說，是智力與財力的對決。根據美國律師協會統計，侵權訴訟所需要的費用平均為200萬美元，不管是原告或被告，對於一家企業來說，這樣的花費金額實在不容小覷。但當企業被告侵權時，等於法律程序已啟動，即使再怎麼百般不願，也非得採取動作不可，然而到底要運用什麼策略來應對呢？

從上一期北美智權報的文章中，我們已知道在訴訟的同時，可以考慮要求專利復審（Reexamination）來挑戰專利權，這個動作可使原告減少專利範圍，甚至使對方專利無效。

而美國專利復審制度分為兩種：一為單方復審程序（Ex parte Reexamination），另一為雙方復審程序（Inter partes Reexamination），但要使用哪一種呢？美國RLM&K專利律師呂克行在此分享了他的意見。

Reexamination使用現況

呂克行表示，當企業被告侵權時，不論是在美國聯邦法院或是美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）被告，法律程序已經啟動，被告務必在規定時間內提出答辯等回應動作，除非是原告與被告之間取得協議，一般來說，不得不應付，但被告可以考慮同時進行Reexamination。

根據統計，經由Ex parte挑戰專利權的成功率約為12%，平均費用約為1萬美元左右；而Inter partes挑戰專利權的成功率則高達70%，平均的費用大約為5萬~20萬美元。

呂克行指出，由於Inter partes的成功率較訴訟的成功率30%高，加上所需的花費比訴訟少，因此許多侵權訴訟的官司中，被告除了應付法院的訴訟程序外，亦可向美國專利商標局（USPTO）提出復審要求，且多數是以Inter partes提出。

成功率高　建議使用Inter partes

呂克行分析，Ex parte與Inter partes在提出先前技術相關文件（Prior art）與準備方面，需要花的時間其實差不多，不同的是Ex parte的請求人在第一次核駁後便不能參與，而Inter partes可全程參與，使得挑戰成功率高很多。

雖然說Ex parte可以匿名形式進行，而且費用較低，但呂克行建議，若牽涉的產品與金額很大，基於Inter partes的成功率高的因素，他們還是希望企業使用Inter partes。

呂克行表示，根據過去的統計，20％專利權人在 Inter partes 的第一階段便放棄其專利，即使專利擁有人提出答辯，統計上也有50％的專利被判成無效。由此可見，Inter partes的成功機會很高。

需匿名　建議使用Ex parte

不過，呂克行也進一步說明，如果復審請求人已掌握先前技術相關文件證據非常強，或是復審請求人不方便出面，例如雙方仍然在談判中，就可考慮使用Ex parte，因為如果在尚未走到訴訟的狀況下就提出Inter partes，請求人的身分就會曝光，會讓專利權人注意到請求人的動作。

另外，呂克行提醒，Inter Partes有個規定必須要注意，一位請求人，針對同一個專利，只能提出一次申請，也就是只能提出一次挑戰，但是Ex parte因為是匿名的，就沒有這個限制。

提出過的證據　只能使用一次

最後，關於Reexamination，還有一個重點需要注意，呂律師強調，不管是Ex parte或Inter partes，最終結果出爐後，若沒有修改任何專利範圍，那麼該請求人日後不管是在USPTO或法院，則不得以相同的先前技術相關文件作為證據來挑戰同一個專利。