專利意見書(Opinion of Counsel)之取得,長久以來對於專利訴訟實務有其功能與意義,特別經常被用來排除被告侵害專利之惡意。2007年之後,美國聯邦上訴法院因為Segate案件對於專利惡意侵權之認定標準有些改變,使得被告不需要為排除惡意侵權而取得專利意見書。但是許多的實務界人士,以及美國學者多數仍認為專利意見書為被告排除惡意侵權最簡單而有效之方式。然而,美國愛荷華大學法律學刊於2012年發表了一篇文章,證實了自Segate案之後,被告是否提供專利意見書與被告是否被判定惡意侵權相關性不大。是否真是如此? 倘若專利意見書對於惡意侵權抗辯無法發生作用,那麼被告在面臨訴訟之際,需有什麼樣的行為才能有效抗辯欠缺專利侵權之故意? 以下本文以一個簡短的故事,以實證研究內容來討論惡意侵權、惡意侵權之抗辯、專利意見書等問題,並提供相關之建議。
2007年美國聯邦上訴法院,在In Re Segate Tech., LLC.一案中,推翻Underwater Devices所建立長達24年見解的專利故意侵權標準。在Segate一案,聯邦法院指出,當企業知悉被告無法提出專利意見書並不會與專利惡意侵權劃上等號,企業並沒有提出專利意見書的義務。聯邦上訴法院於Segate乙案中暗示被告仍可以以專利意見書以外之證據,來證明被告主觀上認定本身的行為並無侵害原告專利,因此已經免除企業開發產品時尋求專利意見書之「絕對」義務。然而,在Segate案件之後,許多法律期刊與文章,仍然建議被告在這種情況下,最好還是提出專利意見書,以確保將來可以在專利訴訟中可以就惡意侵權提出抗辯。(註2)
事實上,當企業在知悉專利的情況下,仍然作出發展新產品的商業決定時,如果無法提出專利意見書,那麼企業要如何證明客觀上已經善盡調查義務,同實證明有合理的理由相信並依賴該新產品沒有侵權,而排除專利侵權之惡意呢?當然,這是事實認定的問題,除了過去專利意見書可以排除惡意以外,聯邦法院向來衡量案件的全盤事實情況(totality of circumstance)來判定侵權人是否具有故意,難以指出除了尋求意見書以外,哪些具體行為可以作為有效抗辯?法院的見解使得在具體專利侵權個案中,除了專利意見書,被告行為如何評價?是否可以排出被告具有惡意,並沒有標準答案。相較於被判惡意侵權可能必須額外負擔上千萬美金之損害賠償,尋求專利意見書之代價相關低廉,因此企業以及訴訟律師,為了降低法院之不利益認定之風險,許多企業仍然基於買保險的觀念,尋求專利意見書,以備不時之需。
研究指出如果被告能夠提出高度可信的實質抗辯原告主張,那麼排除惡意機會很高。但研究中所謂實質、合法、可信的抗辯,是什麼概念? 事實上這些抽象觀念很難訴諸於文字,必須透過案件討論才能有較清楚的概念。實證研究,以 ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc(註7) 乙案為例,法院判定被告並無惡意,因為事實審法院認為被告已經實質提出有理由,認為原告專利無效或被控產品不侵權,而被告這樣的認定相當客觀。
再來關於迴避設計部分,有迴避設計證據被判定為惡意侵權,較無迴避設計證據來略高,但是兩者的差異事實上並無統計上顯著的差異。但是一些判決,例如Alloc, Inc. v. Norman D. Lifton Co. 一案中(註8), 聯邦地方法院認為被告已經採取合理步驟進行迴避設計,所以不構成惡意侵權。因此,問題在於被告是否基於誠實信用 (in good faith),按照一定程序進行迴避設計,如果迴避程序適切,那麼被告的努力值得被肯定,較不易被認定為惡意侵權。
Christopher B. Seaman, Willful Patent Infringement And Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study, 97 Iowa L. Rev. 417 at 422
請參照Charles S. Barquist & Bita Rahebi, Willfulness Post-Seagate and the Decision To Rely on Advice of Counsel, in 2 Patent Litigation 2010; William L. LaFuze & Michael A. Valek, Litigating Willful Infringement in the Post-Seagate World, 1 Landslide 9, 10-11 (Jan./Feb. 2009).