企業的智慧財產管理策略與公司商業策略密切相關，公司商業活動如果涉及廠牌產品，那麼為擴展公司銷售的通路，許多智慧財產權議題的佈署，將與網路上的商業活動緊密相關。根據美國Forrester Research於2011年所發表的研究指出，電子商務在2010年快速成長，成長比率超過12.6%，Forrester Research並預計美國電子商務產業到了2015年會有高達2.789兆美元商業規模。（註1）電子商務急速增加，代表公司使用電子商務系統從事商業活動的比例將更加頻繁，可預期未來的智慧財產的爭端及訴訟，將與電子商務使用相關，因此公司有關智慧財產權的管理，也應該涵蓋網路平台之使用。

電子商務環境與傳統商務環境有所不同，網際網路的普及使得電子商務技術更加蓬勃發展，也使得電子商務環境的智慧財產權問題更具複雜性與特殊性。限於篇幅的關係，以下本文並無法針對電子商務平台所相關的智慧財產權問題加以檢視，也無法針對所有相關的專利問題進行檢討，在有限的篇幅內僅選擇二個與專利有關的電子商務平台所涉及的問題進行討論：一、何謂電子商務系統專利，二、電子商務網路平台發展與專利訴訟之風險。

何謂電子商務系統專利？

電子商務有關商業方法專利，是美國專利適格的標的。美國職業律師Bradley C. Wright（註2）在2000年一次律師繼續教育課程演說中，對於電子商務系統專利為系統性的介紹，基本上，他將網路電子商務系統的專利區分為七大類:（註3）

1. 銷售與買賣有關的網際網路技術專利：這類別的專利讓消費者更容易使用網際網路來進行電子交易。著名的亞馬遜 「one-click」( U.S. patent number 5,960,411)專利，就屬於此類。（註4）
2. 線上拍賣技術專利：著名專利為Priceline.com所擁有的買方驅動條件購買要約「Method and Apparatus for . . . Buyer-Driven Conditional Purchase Offers,」 (U.S. Patent number 5,794,207)專利（註5）。
3. 財務交易技術類專利：這類專利與銀行及網路交易安全性有關。此類專利，例如美國專利號5,870,721,，「即時借貸的核准專利」，是用來評估與借貸電子申請，而無須透過人為的審核過程。
4. 消費者回饋系統專利：這類專利涉及消費者參與線上廣告與線上遊戲而提供獎勵，例如「ClickReward」 (U.S. Patent No. 5774870)。
5. 廣告技術專利：例如「DoubleClick」所有的「於網絡內之廣告發送、目標設定、計算之方法」專利 (Patent number 5,948,061).
6. 網路基礎系統：與網路基本上工能與結構有關之專利，例如美國專利號5,442,637, 專利名稱為高速網路傳遞控制協定減低複雜度技術專利(「Reducing the Complexities of the Transmission Control Protocol for High-Speed Networking」)
7. 分類與搜索引擎相關專利：例如專利US6275821 B1，專利名稱執行指示參數檢索 (Method and system for executing a guided parametric search)，為Kelora Systems, LLC 所有的專利。Kelora曾經於2009年起訴e-bay、微軟公司，（註6）隨後於2012年起訴亞馬遜。（註7）

以上這些專利都與電子商務網路的經營有關，部分專利曾經是專利訴訟的標的。這些商業方法專利雖是適格專利標的，但是其專利品質也時常遭受詬病。（註8）商業方法專利近年是專利訴訟常客，近來更遭到NPE（non-practice entity，不生產或使用專利的商業組織）的濫用，（註9）導致訴訟費用高居不下，對於企業造成重大損失，今年6月美國歐巴馬政府曾提出若干行政措施，企圖處理NPE的嚴重問題。（註10）

從事電子商務網路平台的交易是否增加專利訴訟風險?

依據美國專利法第271條，專利侵權行為，可以簡單的理解為未經專利權人同意，而為專利產品之製造、使用、進口、銷售或是提供專利產品販賣之要約。因此，電子商務網頁中提供產品的價目表，是為買賣產品的要約，只要電子商務有交易的方式或甚至進行侵權行為有關之商業行為，事實上專利權人就可以起訴電子商務公司。

在涉及電子商務活動的專利訴訟中，電子商務網站因為販賣專利產品或從事販賣專賣之要約而侵權，也可能因為電子商務網站使用方法侵害上述所分類的7種類型專利。因此，一般電子商務活動的專利訴訟，其所涉及的專利侵權行為可能涉及網站經營侵權產品的提供，電子商務網站所實施應用程式、付款系統等等有相關專利侵權方面的疑慮。但並非公司可能面臨專利訴訟風險，公司就須要放棄網路商務交易。事實上，公司應該將訴訟風險納進整理商業策略評估一部分，根據企業的最佳利益與未來走向，再決定是否放棄經營電子商務。

任何一個電子商務公司應該明白任何一個專利權人，都有權對於專利侵權人提起專利侵權訴訟。因此，從事電子商務的公司，雖然不知道何時會有專利訴訟，但是除非電子商務網站所經營的產品沒有專利權保護的可能，否則公司都可能因為電子商務而涉訟。但這樣的風險有多高？是否是公司可以承擔的風險呢？這可以由以下幾個方面進行評估：（註11）

1. 訴訟賠償數額高低 － 原告可獲得損害賠償金不低於合理權利金

一般來說，美國專利侵權訴訟相當昂貴。更甚者，美國專利權人，請求專利侵權賠償的範圍，除了侵害專利產品的損害之外，還包含了專利權人的律師費和禁止令費用等。雖然，專利權人也許會願意依合理的權利金，向專利侵權行為人請求損害賠償。所謂合理權利金的概念，也就是假設在合理情況下，專利權人與被授權人通過協商後，被授權人計算願意支付的授權費，用以獲得專利技術的授權之權利金金額。雖然，專利權人請求損害賠償有證明其損害之義務，但是美國專利法對於不能夠證明損害範圍的專利權人，並不因此剝奪專利權利人獲得損害賠償之權利，而作出對專利權不利益之判決。相反的，按照美國專利法，專利權人倘無法證明其損害時，仍可以取得合理的授權金。

2. 專利訴訟費用較—般訴訟費用高出百分之六十

依據美國智慧財產權協會(American Intellectual Property Law Association)統計，專利侵權訴訟費用可能介於50萬600萬美金，（註12）此一數字較一般訴訟費用預算高出百分之六十。（註13）而實務上，對於專利訴訟費用預算，仍欠缺有效降低費用的策略。例如在實務上，雖然經常使用共同被告結盟方式來分擔訴訟費用，但因為共同被告間的利益未必一致，而無法有效降低訴訟費用，因此在專利訴訟的高成本之下，很少有具體方法解決。

3. 專利訴訟管轄權取得 － 只要網站販賣自己或第三人產品，原告可以選擇任一州法院訴訟

公司通過網站去進行商業活動，專利權人很可能可以向任何一個聯邦法院的地方法院起訴。當公司在網路上進行商品的販賣，符合聯邦民事訴訟法取得管轄權的要件　—　doing business (進行商業活動)，准許原告因為專利產品在網路上販售，向任何一個聯邦地方法院，對被告的商業活動提起專利侵權訴訟。又被控產品、服務或是技術不管是自己公司產品或是由第三人提供的，並不影響原告對於線上零售商提起專利侵權訴訟。（註14）

而透過原告選擇法院的便利性，原告可以將電子商務公司帶往對於原告有利的管轄權，例如美國德州東地方法院。PWC調查顯示，東德州地方法院對專利訴訟之原告而言，是排名第二高訴訟勝訴率的法院，美國所有地方法院來說平均損害賠償判決是第三高，再加上也是典型訴訟審理時間最短的法院。（註15）

4. 不實專利標示訴訟案件層出不窮 － 因為美國新專利法實施後賠償金額將下降

所謂，不實標示主張訴訟，是指專利權人標示自己的產品是有專利權的，而實際上該些產品並無專利權，或是當專利權到期後仍持續標示產品有專利權。美國因為產品標示專利字號而引發不實專利標示案件越來越多。（註16）在2010年就有超過500件要求取得賠償的不實專利訴訟，在2011年上半年就有超過350件的不實專利標示訴訟。過去不實標示專利訴訟的損害賠償，以每一個不實標示的商品計算，而每個產品可以判賠高達500美元損害賠償金，而造成以此原因訴訟案件相當多。2009年Solo Cup公司，因為有十億的不實專利標示產品而被起訴，而有潛在責任則超過5兆美元，而重挫該公司財務體質。（註17）

美國新修正專利法修正損害賠償不再以每一件不實標示商品罰500美元計算，而是適當地足夠彌補傷害的損害賠償為原則。（註18）因此，公司仍可能面對競爭者提出不實專利標示訴訟主張，但是主張競爭損害，現在似乎不太可能再有高損害賠償額出現。

結論

任何一個從事電子商務的公司，應該對於他們可能會面對的智慧財產權的訴訟有基本的了解。不論是在專利、商標或是著作權的議題上面，公司如果明白根本潛在訴訟風險，才能夠進一步避免訴訟或是減少費用及風險。當公司在網路上販賣了自己的產品，其專利侵權的相關議題與實體世界裡消費實質上並沒有不同。公司往往會因為對於網際網路的虛擬性的關係，而忽略通過網路銷售了他人的產品面臨了一些獨特的專利議題，而低估法律風險。

經營電子商務的網路零售商面臨專利訴訟的風險可能高於其他零售商，因為網路零售商銷售數以千計他人所製造的產品。很多網路零售商的經營模式與傳統零售商經營模式相比，因為運費高昂與管理電子化，網路零售商不再利用有限倉庫或是貨架空間進行交易，現在最普遍的網路商業模式，網路零售商的交易型態已透過通知中盤商或製造商，然後請中盤商或製造商，而直接將產品運送給客戶的產品。也就是零售商不需要再保留其產品的庫存，只需要去線上接收訂單，並且簡單地使用網路傳送其訂單及寄送資訊給經銷商 (或製造商)，他們即可以直接寄送產品給消費者。零售商只需要接收帳單，並且委託產品製造及匯款給經銷商即可。今天網路零售商也許從比以前更遙遠、更廣泛的各種來源，陳列並且販賣產品，但這樣的自由也帶來了一些後果。其中一個後果是網路使得專利權人易於尋找潛在的侵權人的產品或所提供的服務，並且以其為目標而提起訴訟。

傳統上，專利訴訟認為只有製造侵權產品的製造商有訴訟風險，但是專利權人現在也將目標也放在零售商身上，特別是針對在美國境外製造的產品，網路零售商經常是專利權人選擇訴訟的標的。而起訴一個大型網路零售商，也等同封鎖產品通路，使其商業活動停止，可以直接對於製造侵權產品的製造商施加壓力，阻止繼續製造，進而支付授權金的有效方法。

另外，網路商業模式的零售商，通常對於所有販售的第三人產品也許只有一點點知識或是資訊。然而，透網站經營而進行產品或服務的銷售，公司對於專利侵權仍需要負責任的。因電子商務的公司實際上並未接觸到該產品，他們對產品資訊知悉的也就相當少，因此對於其販賣的產品或服務是否侵害他人專利權的風險也是大幅提升，因此電子商務公司在這方面需要相當謹慎，並且明白產品是否侵權，以及與第三人的相關侵權責任歸屬與免責、並將不侵權保證範圍加以釐清，以確保將來侵權責任之歸屬。

附註

1. Sucharita Mulpuru et al., US Online Retail Forecast, 2010 to 2015, Forrester Researcher (Feb. 28,
   2011), http://www.forrester.com/rb/Research/us online retail forecast%2C 2010 to 2015/q/id/58596/t/2?src=RSS
   CustomFeed&cm mmc=Forrest er- -RSS- -Document- -23.
2. Bradley C. Wright profile, http://www.bna.com/profile-bradley-wright-p17179872035/
3. Bradley C. Wright, INTERNET AND E-COMMERCE PATENTS, 2000
4. 亞馬遜以這個專利控告競爭對手Barnes&noble,訴訟開始時亞馬遜雖然取得禁制令，但雙方最後和解。 Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 73 F. Supp. 2d 1228 (W.D. Wash. 1999), vacated andremanded by, 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001)
5. Priceline 曾經以此專利控告於1999年微軟公司，但是後來雙方和解。http://www.cptech.org/ip/business/ipurchasing.html
6. eBay prevails in limiting patent litigation against it by Kelora Systems. http://www.ndcalblog.com/2011/07/ebay-prevails-in-limiting-patent.html。
7. http://www.ecommercefuel.com/misc/pdf/Kelora-Judgment.pdf
8. Nicole-Marie Slayton, Internet Business Model Patents: An Obvious Incentive to Reform the United States Patent and Trademark Office, 21 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 123, page 141-142 (2000)
9. Patent Troll 翻譯為專利蟑螂或專利流氓，具有貶低的負面評價。NPE在維基本科中定義為專利所有人其獲利方式不以生產或使用專利來獲利，本定義不含行為評價，僅單純描述專利人獲利方式。
10. EDWARD WYATT，Obama Orders Regulators to Root Out ‘Patent Trolls’, http://www.nytimes.com/2013/06/05/business/president-moves-to-curb-patent-suits.html?_r=0&pagewanted=print.
11. Herbert J. Hammond n1 and Justin S. Cohen , BUSINESS LEADERSHIP SYMPOSIUM: INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN E-COMMERCE, 18 Tex. Wesleyan L. Rev. 743, page 744-748.
12. See American Intellectual Property Law Association, Report of the Economic Survey, Intell. Prop. Ins. Servs. Corp., http://www.patentinsurance.com/iprisk/aipla-survey/
13. Chief Judge Randall R. Rader, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, The State of Patent
    Litigation, at E.D. Texas Judicial Conference, available at http://www.patentlyo.com/files/raderstateofpatentlit.pdf.
14. Online Retail Companies like Amazon Sued for Patent Infringement by SFA Systems, All About
    Patents http://patentsind.blogspot.com/2011/08/august-01-2011-sfa-systems-plaintiff.html.
15. Chris Barry et al., The Continued Evolution of Patent Damages Law 21 (2010), available at
    http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/ assets/2010-patent-litigation-study.pdf.
16. See Docket Navigator, Cases Alleging False Marking (Sept. 30, 2011), available at
    http://www.grayonclaims.com/storage/False%20Marking%20Cases.pdf.
17. See Pequignot v. Solo Cup Co., 608 F.3d 1356, 1365 (Fed. Cir. 2010).
18. 35 U.S.C.A. § 292(b)

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