作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
（RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
最近涉及兩家酒廠的商標侵權案強調，符合特定行業的監管要求，將會如何對商標專用權造成重大影響。
在 Tassel Ridge Winery, LLC v. WoodMill Winery, Inc.一案中，北卡羅萊納州（North Carolina）的聯邦法院認為被告酒廠（WoodMill Winery Inc.）較早使用商標時並沒有在商標上賦予有任何優先權（註１），然而，根據聯邦酒類管理法（FAA Act），被告較早使用在酒類上之商標應該是非法的。因為根據美國商標法（Lanham Act）法院決定商標優先使用、法院考慮被告使用的商標是否用在合法的商業用途時，需視被告使用的酒標是否完全符合聯邦酒類管理法規定；但另一方面，原告已經開始合法使用一個幾乎完全相同的商標。
原告，Tassel Ridge Winery，根據聯邦酒類管理法的規定，在獲得美國的酒精和煙草稅務貿易局 （TTB）商標/瓶子認證（Certification of Label/Bottle Approval，COLA）後不久，於2006年7月，開始銷售RED, WHITE, & BLUE品牌的傳統佐餐酒。原告隨後申請並獲得了聯邦商標註冊的RED, WHITE, & BLUE商標 － 美國商標註冊第3448996號。與此同時，被告，WoodMill Winery of North Carolina，早在2006年4月已經開始在其網站上促銷一種RED, WHITE, & BLUE品牌，融合葡萄和藍莓的佐餐酒，並於2006年7月3日第一次以RED, WHITE, & BLUE的標示賣出葡萄酒。雖然在2006年4月WoodMill曾試圖向TTB申請批准該非標準的酒配方和過程，以符合FAA的法令規定；但至2006年8月下旬它才正式向TTB申請COLA認證，而直到2006年10月5日TTB才授予WoodMill認證。
原告Tassel Ridge Winery最終在2011年2月發現被告使用RED, WHITE, & BLUE商標的酒，試圖說服被告停止其商標的使用徒勞無功之後，原告于2011年5月展開訴訟，在聯邦和州法律下提出多項的商標侵權索賠。被告的回應提出了一些積極抗辯和反訴以對抗原告，包括對原告的聯邦注冊商標的有效性提出抗辯，且基於被告較早使用該商標的理由，尋求注銷原告的商標註冊登記。
美國商標優先權規則是，第一個「在商業上（in commence）」使用此商標的就是優先使用者。僅僅是在廣告中使用該商標通常是不夠成為建立商業用途的目的，並且所謂要滿足「在商業上使用（use in commence）」的規定是在美國銷售或運輸到美國的酒瓶上得有使用商標的標示。「use in commence」必須是合法的，任何違反聯邦法規的商業用途，將導致優先權無法成立。
聯邦法院的結論如下：無論是被告于2006年4月提交的監管文件，或是在其網站上的「RED, WHITE, & BLUE」酒的廣告，都無法構成在商業用途上建立足夠優先權的條件。此外，法院發現，2006年10月5日之前被告使用該商標下銷售任何的酒，在商標使用優先權的確認上是不合法的；根據 聯邦酒類管理法的法規要求，酒在美國可以合法裝瓶或合法銷售之前，必需先獲得經TTB批准的COLA認證。因此，法院裁定，根據「美國商標法」，原告是一個有效的，受保護的商標擁有者，駁回被告的反訴和避免原告注冊商標被注銷。
(註１)商標優先權指為避免創用商標遭他人在他國抄襲搶註，乃使該商標創用者得於一定期間內，以相同商標向他國提出註冊申請時，主張以該商標首次提出註冊之申請日期，同時作為在他國之商標註冊申請日，此乃「商標優先權」制度。
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