據調查數據顯示，在美國，有80％的專利侵權訴訟，被告都會提出「不正行為」作為抗辯（註1），然而，這卻是在台灣比較少拿出來討論的。「不正行為」之實際內容為以詐欺或隱瞞重要資訊而取得專利，進而實施該專利時，被告可提出此種抗辯（註2）。由於提出「不正行為」作為抗辯在美國專利中是相當普遍的，因此特別以Powell v. Home Depot的案例作出說明，希望有助讀者能對美國專利中的「不正行為」有初步的了解。

「不正行為」抗辯之構成因素

要構成不正行為，侵權被告必須證明專利權人在申請過程中，主觀上具有欺瞞的意圖（intent），而客觀上所隱瞞的資訊，具有實質重要性（materiality）。美國聯邦巡迴上訴法院在2011年，以全院判決（en banc），判決了Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.案（註3），該案對於所隱瞞資訊的實質重要性要件（materiality），提高了其要求。

該案認為，實質重要性的判斷，必須採用「若不是」（but-for）標準。所謂若不是標準，意思是說，如果隱瞞的文獻，不會影響專利之核發，則該文獻就不是重大文獻；但若隱瞞之文獻，若專利局知道該文獻即不會核發專利，則該文獻就是重大文獻（註4）。就算專利權人所隱瞞的資訊不符合「若不是」標準，專利權人若具有其他積極極端不當行為（egregious misconduct standards），方能夠成不正行為，例如提交一份毫無疑問是錯誤的宣誓書等行為。

家得寶公司雷射木頭切割防護裝置的侵權案例

2011年11月14日，美國聯邦巡迴上訴法院判決了Powell v. Home Depot U.S.A., Inc.案（註5）。該案涉及了美國特有的不正行為原則的適用。

本案的被告家得寶公司（Home Depot），是美國最賺錢的居家生活零售店。而本案的原告Michael S. Powell先生，長期與家得寶公司合作，負責裝置和維修家得寶各分店中的雷射切割木頭設備。家得寶公司店內販售木材，當客人需要較小的木材時，家得寶即可利用這些店內的雷射切割設備將木材切小（註6）。

2002至2003年時，店員在操作時常常出現意外，發生手指割破甚至割斷的傷害。但是，若店內不提供這種木材切割服務，可能喪失更多生意。因此，家得寶只好找Powell先生協助。2004年7月時，Powell先生設計出了一個防護裝置的原型，並展示給家得寶公司，家得寶公司立刻訂購8台進行測試，並安裝在各分店內。而Powell先生於2004年8月也在美國提出專利申請（註7）。

圖1. Powell先生提出「雷射木頭切割防護裝置」美國專利申請之圖示

圖片來源：Powell v. Home Depot, 663 F.3d 1221(Fed. Cir., 2011).

但是，家得寶公司在裝安了8台測試機器後，卻瞞著Powell先生，與另一家公司Industriaplex 聯絡，讓它參觀Powell先生的發明，並希望Industriaplex公司能夠製造出一樣的產品，但售價需比Powell先生的開價（每台2,000美元）低。後來，家得寶公司向Industriaplex 一共訂購了2,000台，每台售價1,295美元。在此段期間，Powell先生持續與家得寶公司協商，最後已經降價到每台1,200美元，但家得寶公司仍拒絕下訂單。最後，Powell先生在2006年5月16日取得美國專利號第7,044,039號專利，並在2007年5月向家得寶公司提出正式侵權訴訟（註8）。

蓄意侵權成立

本案一審在佛羅里達州南區聯邦地區法院審理。在一審時，陪審團審理後，認為被告家得寶公司所安裝的雷射切割木頭防護裝置，確實侵害了Powell先生的專利，且是一種蓄意侵權（willful infringement）。陪審團判決，被告需賠償1,500萬美金的賠償金，另外因為是蓄意侵權，額外需賠償300萬的懲罰性賠償金。另外，地區法院也發現被告在訴訟上有各種不當行為，以及令人困擾、不誠信的訴訟行為，法院另外判決被告需賠償原告所支出的280萬律師費用。

Powell先生申請加速審查時隱瞞重要資訊

本案中，被告提出抗辯，認為原告Powell先生，在申請專利時，有所謂的不正行為（inequitable conduct），亦即對美國專利局有不誠實行為。其指出，Powell先生在申請過程中，提出了「加速審查申請」（Petition to Make Special），但所提申請理由，乃說明其與家得寶公司簽有契約，故有義務製造和裝置含有所申請專利的設備。由於有義務要公開該設備，故希望美國專利局加速審查。但在美國專利局同意該申請前，家得寶公司已經很清楚地，與Industriaplex公司簽約，由該公司提供家得寶所有分店的切割防護裝置。但是，Powell先生明知此最新發展，卻沒有向美國專利局更新其申請內容，告知美國專利局，他已經沒有義務製造和提供體現所申請專利的設備。因而，美國專利局最後同意了Powell先生的加速審查申請。

本案在地區法院時，地區法院認為，Powell 先生確實具有欺瞞意圖（intent to deceive），因為他沒有告知美國專利局，他已經沒有製造的義務。而且，法院認為他所為的意圖隱瞞，也具有實質重要性，因而構成不正行為的要件。不過，地區法院認為，被告家得寶並沒有以清楚和具說服力（clear and convincing evidence）之證據，證明在公平的衡量下（on the balance of equities），該專利無法實施（unenforceable）。

被告對地區法院判決不服，提起上訴，在上訴主張中，也主張地區法院對不正行為的認定有問題。恰巧在本案上訴期間，而家得寶公司認為，Powell先生的行為，即使在2011年新的Therasense 案要件下，仍構成不正行為。

不過，上訴巡迴法院認為，Powell 先生未即時更正申請資訊的行為，很明顯並不符合「若不是」的實質行標準。因為，其所隱瞞的資訊，對於其最終獲得專利，並沒有造成影響。此外，其行為也尚未達到「積極極端不當行為」的程度（註9）。因此，聯邦巡迴上訴法院同意地區法院的判決，認為被告並沒有以清楚且具說服力的證據，證明原告Powell先生的不公正行為，達到需要法院讓其專利無法實施的程度（註10）。

分析：專利抗辯的手段

關於專利侵權訴訟的抗辯，國內一般的討論，除了未落入申請專利範圍之抗辯、專利有效性之抗辯、或者專利權效力所不及之抗辯等，較少提及其他類型之抗辯。而專利有效性之抗辯，一般主要就是針對非屬專利保護客體（subject mater）、欠缺新穎性（lack of novelty）、欠缺產業利用性（absence of utility）、欠缺進步性（obviousness）等（註11）。

參考美國專利侵權訴訟，發現除了專利有效性（invalidity）之抗辯外，還有一重要抗辯，稱為專利無法實施（unenforceability）。此抗辯屬於一種衡平法（equitable defense）上之抗辯。在此概念下，主要有三種抗辯，一種為專利權人有專利濫用行為（patent misuse）；一種為專利申請懈怠（prosecution laches）（註12）；另一種則簡稱為不正行為（inequitable conduct），但實際內容則為詐欺或隱瞞重要資訊而取得專利，進而實施該專利時，被告可提出此種抗辯（註13）。在美國，據調查，80％的專利侵權訴訟，被告都會提出「不正行為」作為抗辯（註14）。

申請專利之誠實義務 

所謂的不正行為抗辯，乃是因為美國專利法要求專利申請人在申請專利時，必須盡可能地誠實。不但所有的申請資料內容都必須誠實，也必須將申請人認為與該申請案決定有關的重要資訊，坦承提供給美國專利局，而不得有所隱瞞。倘若申請人隱瞞了重要資訊，例如隱瞞了一件與該申請案有關的先前技術，而導致美國專利局核准其專利，就屬於不正行為。專利權人取得專利後，向侵權被告提出訴訟，侵權被告可以舉證證明，由於專利申請人在申請過程中有不誠實行為，故法院不應該幫助不誠實的人。亦即就算被告的產品真的構成侵權，也因專利權人的專利無法實施，而判決原告敗訴。

討論：台灣專利法並不要求申請時誠實  導致專利審查結果品質低落

相對於美國，台灣專利法並不要求專利申請人，在申請過程中必須積極且誠實，且不可隱瞞任何與申請決定有關的重要資訊。台灣專利法只要求所謂的「充分揭露」，亦即「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」這只是要求說明書要把所申請專利內容說明清楚，但卻沒有要求把所有與申請案之決定可能有關的重要資訊一併提供給智慧財產局，讓審查人員順利進行新穎性及進步性的審查。

因此，這造成台灣的專利申請人，均不主動揭露與該申請案有關的重要前案資訊，而讓審查人員自行憑運氣去找相關的先前技術。若審查人員碰巧找到，也許會核駁該專利，但若審查人員沒有找到，則可能專利申請案順利核准。但往往造成台灣智財局核准的專利案品質不佳，事後容易被同業競爭者提出舉發。而在智慧財產法院訴訟中，原告的專利也有很高比例會被法院認為不具新穎性或進步性。這些現象，可能都是台灣的專利申請規定中，並沒有課予申請人誠實義務，有所關連。

不過，美國因為要求專利申請人的誠實義務，以及後續在專利侵權訴訟中被告可以提出不正行為抗辯，讓不誠實的專利權人的專利無法實施，導致美國的專利申請案，往往必須提供非常多的前案資訊（有時可能高達100個前案資訊）給美國專利局。這樣的結果，也被美國專利律師所批評。因此，美國聯邦巡迴上訴法院在2011年的Therasense 案後，將不正行為的要件變嚴格，希望扭轉對專利申請人造成的過度負擔。

比較台灣與美國，台灣的專利審查由於不要求申請人誠實提供重要資訊，導致專利審查結果品質低；與美國專利申請時要求的誠實義務，導致申請時對專利申請人造成的過度負擔，兩者均屬於極端。美國目前已經將此一極端做了修正。但台灣是否也該對另一極端做點修正呢？值得檢討。

附註

1. 林秋伶，由2006年美國聯邦巡迴上訴法院之Ferring B.V. v. Barr Labs, Inc.案論「不正行為」抗辯之成立要件，聖島國際智慧財產權實務報導，第9卷第5期，頁13（2007）。
2. John Gladstone Mills III, Donald Cress Reiley, III and Robert Clare Highley, supra note 8, at §20:43.
3. 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
4. 649 F.3d at 1291.
5. Powell v. Home Depot, 663 F.3d 1221(Fed. Cir., 2011).
6. Id, at 1227.
7. Id. at 1227.
8. Id. at 1228.
9. Id. at 1235.
10. Id. at 1235.
11. John Gladstone Mills III, Donald Cress Reiley, III and Robert Clare Highley, Patent Law Fundamentals, §20:43 (Thomson West, 2007 Revision).
12. 關於專利申請懈怠之中文介紹，請參考林靜華，專利申請懈怠及申請人之不正行為－以Cancer Research Technology v. Barr Laboratories案為中心，聖島國際智慧財產權實務報導，第13卷第3期，頁13-15（2011）。
13. John Gladstone Mills III, Donald Cress Reiley, III and Robert Clare Highley, supra note 8, at §20:43.
14. 林秋伶，由2006年美國聯邦巡迴上訴法院之Ferring B.V. v. Barr Labs, Inc.案論「不正行為」抗辯之成立要件，聖島國際智慧財產權實務報導，第9卷第5期，頁13（2007）。

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