濫訴方需要賠償勝訴方律師費用

美國的專利訴訟與台灣一樣，勝訴或敗訴的雙方，各自支出自己的「律師費用」，但敗訴的一方需支付給法院的「訴訟費用」。不過，在少數例外情形，若敗訴一方的訴訟行為太過惡劣，美國法院偶爾會判決敗訴一方，必須賠償勝訴方所支出的律師費用，以彌補自己濫訴而造成對方請律師的損失。

469萬美元律師費的代價 

Highmark, v. Allcare就是近年的典型案例。Allcare公司控告Highmark公司的系統，侵害了Allcare的2項專利。2010年，德州北區地區法院，判決Highmark公司的系統並沒有侵害Allcare的這2項專利。地區法院反而認為，Allcare隨意提出毫無根據的訴訟，乃是一種濫訴，而根據美國專利法第285條規定，判決其必須為濫訴行為負責，因而判Allcare必須賠償Highmark公司因本案而支出的費用，包括469萬美元的律師費用，以及另外20萬美元的訴訟支出（註1）。

Allcare公司不服，提起上訴， 2012年8月，美國聯邦巡迴上訴法院判決了Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc案，認為Allcare公司的確有部分濫訴行為，而需要賠償Highmark公司的律師費用。不過，在該案中，聯邦巡迴上訴法院也釐清了，在何種情況下，專利訴訟敗訴的一方，需要賠償勝訴方所支出的律師費用。

Allcare是一家醫療器材公司，擁有美國專利號第5,301,105 號專利(簡稱 '105號專利)，是一種管理健康照顧系統，用來連結與整合醫師、醫療照顧設備、病人、保險公司和金融機構的系統。其中，這項專利特別有關於「利用審查」（utilization review）的系統。在美國，所謂的利用審查，是健康保險公司用來判斷，是否同意對某一病人的特定治療，所作的審查。簡單地說，該專利的請求項，乃是一個方法，判斷在特定情況下，是否需要使用利用審查，並判斷所建議的治療是否適當。如果需要進行利用審查，此一方法可以避免授權和支付，等到判定該治療的適當性且核准該治療後，才需進行授權和支付。本案中，該專利最主要的2個請求項，分別是第52請求項和第102請求項。

Highmark則是一家賓夕法尼亞州的保險公司。它在賓州西區地區法院，對Allcare提起確認訴訟，聲請法院確認Highmark並沒有侵害Allcare的'105號專利，或宣告該專利無效。本案移轉管轄至德州北區地區法院後，Allcare 提出反訴，控告Highmark侵權，主要控告其侵害'105專利的第52和第102請求項。

圖一. Allcare美國專利號第5,301,105 號專利之請求項示意圖

圖片來源：USPTO

美國專利法285條規定

美國專利法第285條規定：「法院在特殊例外情況下，可以判給勝訴方合理的律師費用。（註2）」專利訴訟的勝訴方，若想要主張敗訴方支付其律師費用，在證明上有2步驟。(一) 勝訴方必須以清楚且具說服力的證據，證明該案件乃屬於特殊例外情形（註3）。若敗訴方屬於專利權人，此時所謂的特殊例外情形，包括其告訴是否屬於無意義請求（frivolous claim）、對美國專利商標局欺瞞取得專利、或在訴訟上有不當行為（misconduct during litigation）。(二) 如果證明此案確實屬於特殊例外情形，法院必須判斷，判給勝訴方律師費是否適當，且決定賠償金額（註4）。至於其金額的高低，則由該案的特殊例外情形而定（註5）。本案中，Highmark屬於勝訴的一方。因此，法院接下來則需要判斷後續2個步驟（註6）。

訴訟在客觀上欠缺基礎

本案的核心問題，就是Allcare對Highmark 提出的反訴主張（控告其侵權），是否屬於無意義請求。過去在專利法第285條的適用上，如果並非訴訟上的不當行為，或是在取得專利上的不正行為，根據聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案，則必須滿足下述2要件：(一)專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意（bad faith）， (二)該訴訟在客觀上欠缺基礎（objectively baseless）（註7）。而客觀上有無基礎，並非取決於當事人在提出訴訟時心中所想，而是客觀上評估其訴訟是否有理（註8）。而要認定一個訴訟客觀上欠缺基礎，必須證明，沒有一個合理的訴訟者會合理的期待可贏得該訴（註9）。而證明了客觀上欠缺基礎後，在主觀上，也必須證明專利權人明知或明顯地可得而知該訴訟欠缺基礎（註10）。聯邦巡迴上訴法院認為，在判斷專利權人提起該訴訟是否在客觀上欠缺基礎，不只是以起訴時作為判斷點，而是從事後的角度，回顧整個訴訟過程，判斷其是否所有基礎，亦即是否可能會贏（註11）。不過，在主觀的判斷上，則可以在訴訟過程中區分不同時間點，判斷其是否為善意還是惡意（註12）。最後，在判斷是否為無意義的請求，必須對每一個訴訟請求分別判斷（註13）。亦即，在本案中，必須對侵害第52請求項之侵權請求，以及侵害第102項之侵權請求，分別判斷是否為無意義請求。

明顯未落入專利申請範圍

為何法院會認為，Allcare所提出的反訴中，控告Highmark侵害其’105號專利的第102項請求項，屬於無意義之請求？原因在於，第102請求項的前言（preamble）如下：「管理整合健康照顧管理系統的一方法，該系統擁有投入工具、支付工具和記憶儲存，包含下述構成元件：…」法院認為，請求項的前言，乃該請求項的限制要件，故必須界定何謂前言中所謂的「整合健康照顧管理系統」。而根據說明書的內容可知，整合健康照顧管理系統，必須可與病人、雇主互動。

但Highmark所使用的系統，並不可與病人、雇主互動，故很明顯地，並不會侵害第102項請求項。因此，法院認為，Allcare控告Highmark的系統侵權，在客觀上欠缺基礎，或者在客觀上並不合理（objectively unreasonable）（註14）。至於在主觀上，法院也認為，Allcare具有惡意，亦即其明知或明顯地可得而知，其訴訟欠缺基礎。

專利申請範圍解釋爭議並非客觀上欠缺基礎

但是，對於Allcare在反訴中所提出的另一項侵權主張，乃是主張Highmark 侵害其’105號專利的第52項請求項。其中，關鍵在於，第52請求項的元件 (c)要求「輸入病人症狀的資料，以暫時地界定治療方案…」。這段說明，可稱為「智慧診斷系統」，亦即醫師只要輸入看到的病人症狀，電腦就會自動提出建議的治療。但是，Highmark所採用的系統，並非這種智慧診斷系統，而是傳統的「利用審查智慧系統」，其求醫師輸入看到的症狀，以及輸入可能的診斷和建議的治療，然後才進入後續的利用審查。

因此，地區法院在解釋Allcare的請求項範圍後，認定Highmark的系統並沒有侵權，進而判定Allcare對第52項的侵權主張，客觀上欠缺基礎。但聯邦巡迴上訴法院卻認為，雖然地區法院對請求項的解釋正確，但其實，第52項請求項的文字，並不排除如Allcare所主張的，可能包括同時要輸入症狀及治療方案。因為，若參考Allcare當初的說明書，說明書中雖然提出智慧診斷系統，但也提及另一種實施方式，亦即可以輸入症狀和治療方案的系統。聯邦巡迴上訴法院認為，不能僅因為請求項的解釋不被法院所接受，就認為Allcare在客觀上完全不可能如其所主張的請求項範圍，因此，其在第52項請求項的侵權主張上，不能說其在客觀上欠缺基礎（註15）。

遏止專利蟑螂的濫訴行為關於敗訴方須賠償勝訴方律師費用的問題，近年來在美國引起高度討論。尤其，美國近年來出現專利蟑螂的濫訴現象，不少學者提出建議，認為應該引進歐洲普遍採取的敗訴方賠償勝訴方律師費用的制度，來遏止這種濫訴行為。因此，在法律方面，也有一些國會議員提出了修法草案，希望擴大專利法第285條的適用範圍。在前述的2012年Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc案中，原本地區法院認為Allcare公司的2個侵權請求，在客觀上都欠缺基礎，構成濫訴，故須賠償Highmark公司所支出的律師費用。但上訴到聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院卻部份推翻地區法院判決，認為只有其中一個請求，是在客觀上欠缺基礎。

主筆該判決的Dyk法官認為，敗訴方的濫訴行為，是否構成專利法第285條的特殊例外情況，屬於事實及法律的綜合問題，而上訴法院有權重新自為審理(de novo review)，不須尊重地區法院的認定。但本案的Mayer法官卻提出不同意見，認為是否構成濫訴，應尊重地區法院判決，頂多檢查地區法院是否「濫用裁量權」。由於另外也有幾個案件涉及同一問題，引起美國最高法院關注，目前美國最高法院已經受理此一問題，將在2014年做出判決。

台灣應思考如何遏止專利濫訴行為

台灣原則上和美國一樣，訴訟雙方都各自負擔自己的律師費用，敗訴方不用賠償勝訴方的律師費用。但是，台灣的專利審查品質低，導致有問題的專利很多。而專利權人也常常拿著有問題的專利到處興訟。但在智慧財產法院的判決上，大多數的專利權人，最後都以敗訴收場。這中間，部分侵權訴訟的提出，根本沒有勝訴可能性，甚至只是作為一種商業手段，透過訴訟拖延或騷擾競爭對手。若台灣能思考，專利權人有專利濫訴行為時，由敗訴方支付勝訴方律師費用的制度，或許可以抑止一些無意義的濫訴行為。

附註

1. Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., 706 F. Supp. 2d 713 (N.D. Tex., 2010).
2. 35 U.S.C. § 285 ("court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.").
3. Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2003).
4. Forest Labs., 339 F.3d at 1328.
5. Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 269 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2001).
6. Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., 687 F.3d 1300 (Fed. Cir., 2012).
7. Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005).
8. Id. at 1382.
9. Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. v. OSRAM GmbH, 524 F.3d 1254, 1260 (Fed. Cir. 2008).
10. In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007); see also iLOR, LLC v. Google, Inc., 631 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2011).
11. Highmark v. Allcare, 687 F.3d at 1310-1311.
12. Id. at 1311.
13. Id. at 1311.
14. Id. at 1311-1312.
15. Id. at 1313-1315.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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