| 美國聯邦上訴法院（上訴法院）對地區巡迴法院針對Suprema, Inc., et al. v. International Trade Commission的案子做出了具有里程碑意義的判例，限制美國國際貿易委員會（International Trade Comission, ITC）的法定權力，對於ITC是否可對專利涉嫌間接侵權的產品下達禁令，禁止進口美國，上訴法院法官認為，如果在直接侵權不能成立的情況下，本案中被禁制令禁止的物品尚未進口，因此直接侵權尚未成立。那光是認定該產品會間接侵權，並不給予ITC行使針對該涉嫌產品進口禁制令的權力，法院認為ITC在本案頒發專利侵權禁制令只是根據間接侵權，已完全超越ITC的權力範圍。」 |
ITC是一個行政司法機構，其權力源於19 USC § 1337 （通常簡稱為「337 法案」），該法案授權ITC發佈禁制令以防止「經由商品的所有者，進口商或收貨人，而進口到美國，或進口銷售（the sale for importation），或進口後在美國境內銷售的商品……侵犯有效的和可執行的美國專利......19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)」。因此聯邦上訴法院認為一個商品之前從未被法院或ITC提交或被決定是直接侵權前，ITC不能僅僅以間接侵權禁止其進口美國。
本案在ITC的相關調查中（某些生物識別掃描設備，相關軟件和產品含有相同的組件，U.S.I.T.C. Inv. No. 337-TA-720），原告Florida-based Cross Match Technologies, Inc. (Cross Match) 聲稱，由被告Suprema, Inc. of South Korea (Suprema) 出售的生物識別（指紋）掃描儀侵犯了原告與指紋掃描技術相關的'344專利，如被告的產品與另一被告Mentalix, Inc. of Plano, Texas (Mentalix)，所創軟件相結合。在美國通過分銷商，將掃描儀與一般計算機和指紋掃描軟件一起包裝後銷售給終端客戶，整個成品會侵犯原告‘344專利。 Suprema並沒有提供終端用戶軟件，也沒提供一般計算機，但確實提供了一個軟件開發工具（Software Development Kit, SDK），可讓其客戶和分銷商建立自己的軟件來操作掃描儀。Suprema的掃描儀，以及它的SDK ，並沒有被發現侵犯'344專利。因此，ITC也得出結論：此掃描儀實質上可以有其他非侵權用途，並沒有直接侵權。ITC發現Suprema產品只是間接侵權，其中只有進口入美國後與其他產品合併才會造成直接侵權。基於此，ITC發佈了有限禁制令。
在上訴過程中， Suprema提出上訴認為ITC已行使超過其法定的權力，作為間接侵權的指控並不能充分連接到終極侵權進口的事實。聯邦上訴法院也贊同。根據在專利法第271條（b）有關直接或間接侵權定義中，和聯邦上訴法院過去的判例解釋，法院指出間接侵權必需在直接侵權確定後才可存在， 但在§ 217 （b）下，唯一相關的是指那些在進口的時候直接侵權的商品 。因此，法院裁定Suprema是間接侵權，ITC缺乏對Suprema的掃描儀發出禁制令的權力。法院澄清，它沒有剝奪ITC處理間接侵權的權力，但這種權力只限於情況是商品本身在進口時直接侵權，而不是在進口商品可能會或可能不會在往後引起直接侵權的情況。
面臨潛在昂貴的一般聯邦上訴法院專利訴訟。ITC因為合理的收費及審查速度迅速，對專利持有人而言，ITC已經成為了很熱門解決侵權產品進入美國的機構。法院對Suprema的判例應可減少原告被告雙方利用ITC來解決類似的案件。
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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