在美國訴訟程序中，如當事人未能遵循程序或法院命令的規則，法院可對濫用及不遵守採證過程的當事人施以制裁。從美國聯邦法院賓夕法尼亞東區最近的Bortex Industry Co. v. Fiber Optic Designs, Inc.（Civil Action No.2: 12-cv-04228-MSG) 案判决說明，法院可以制裁濫用采證過程的一方。Bortex違反了幾個法院的命令，並且無法滿足一些採證的義務。法院的結論是，因爲沒有其他制裁可完全解决Bortex的行爲，故法院作出有利於對方當事人的判决。

背景

Bortex Industry Co.(Bortex)是一家中國公司，對Fiber Optic Designs, Inc.（FOD）提出訴訟行動，聲稱兩個FOD的美國專利，美國專利號7220022和7934852 應該無效，不可强制執行。FOD提出專利侵權的反訴和初步禁令的動議。

Bortex稱，在1999年，該公司的主席Sean Shao(Shao)負責開發和銷售裝飾LED聖誕燈。根據Bortex指出， FOD的總裁David Allen，於1999年在中國廣州的光展中看到這些燈的展示。Bortex稱，在之後三年中，David Allen向Shao購買了一些燈綫，瞭解了LED的技術。Bortex聲稱，當FOD申請該兩專利時，其中涉及LED設計，David Allen和Mark Allen被錯誤地列爲發明者，Shao卻並沒有被列入。Bortex指出，FOD在取得'022和'852專利後，對很多Bortex的客戶提出專利侵權訴訟，其中包括在2007年對New England Pottery, LLC (the "NEP Action")提告。爲回應這一行動，NEP對'022專利提出了多方複審（Inter partes review）的請求。

針對Bortex的提告， FOD認爲他們是有理由提出反訴的，因爲'022專利已在USPTO通過了單方（ex partes)和多方複審程序。雖然NEP被列爲多方複審請願者，但FOD認爲Bortex參與複審，並提供NEP的花費。 FOD確定此點是因爲如果Bortex參與複審屬實，則在以後的民事訴訟中，在任何NEP申請的複審期間， Bortex法律上攻擊、 翻供，任何訴訟的有效性將受影響。

在對FOD初步禁令動議的調查發現過程中，各方要求法院干預來解决爭端，主要是針對Bortex未能交出採證所需的材料。於2013年1月14日，法院發布緊急採證進度命令，並指示當事人補充回應任何未寫入的資料。命令下達之後，Bortex不但沒有補充回應，且還不提供FOD要求的生産相關資料，如爲幫助建立一個初步禁令所需的許多銷售信息文件。在稍後的聽證會上，Bortex的律師聲稱Bortex將不會提供任何採證的材料。除了警告將制裁任何不遵守採證進度的當事人外，法院命令Bortex提供銷售資料，並下令在2013年5月6日之前完成所有與初步禁令動議相關的採證 。

在4月4日進度聽證會的前夕，Bortex提供了更多的採證回應，FOD後來稱這些資料仍然不足，特別是Bortex和NEP之間涉及要求複查的各種形式的對話。法院再次警告說，如果繼續不遵守采證的命令，可能導致對當事人的制裁。 在同年5月23日，法院再次發布命令，指示Bortex交出與NEP之間所有的聯絡資料。Bortex回應因其沒有參與複審請求，所以並沒有相關的資料可以提供。在發現Bortex矛盾的回應後 (包括NEP送往Bortex的報銷請求，以及相關的電子郵件和NEP的認證行動)，FOD申請制裁動議。 FOD强調，Shao在認證時說謊，包括：（ 1 ）他從來沒有聽說過NEP；（2 ）Bortex與NEP無業務往來； （ 3 ）Bortex從來沒有報銷NEP的法律開支；（ 4 ）Bortex對NEP的行動並不清楚。

在FOD的制裁動議聽證會後，法院發現Bortex已經資助了'022專利的複審，並違反法庭命令，拒絕提供證件和資料。不到一個星期後，FOD通知法院，認爲Bortex應該交出更多與其參與複審明顯的相關文件，其實Shao完全瞭解狀況。法院隨後考慮給予認證制裁。

爲了捍衛自己的立場，Bortex辯稱，某些文件還沒有交出，是因爲語言相關的誤解。Bortex在律師到中國之後，補充了其採證回應和相關文件，其中包括透露了Shao知道Bortex報銷NEP複審相關行動的律師費用。更糟糕的是， FOD交出了一份從一名前Bortex員工提供的聲明指出，和客戶賠償有關的合約，與NEP行動相關以及關於'022專利複審的文件，Shao只保留硬拷貝(hard copy)，資料不在公司的網絡上。

Bortex的决策

因爲FOD追加的認證制裁，法院考慮了一些因素：（ 1 ）Bortex的責任的程度; （ 2 ）因Bortex未能滿足命令進度和採證回應，而造成FOD的任何損害; （ 3 ）任何Bortex故意拖延的前例; （ 4 ）Bortex或其律師的行爲是否是故意或惡意的; （ 5 ）制裁的有效性; 和（ 6 ）Bortex的索償或抗辯的值得注意處。

至于第一個因素，檢閱Shao的證詞和其他證據，法院認爲他犯了僞證罪。某些電子郵件和Shao之前的聲明直接矛盾，如他的證詞，他說從來沒有聽說過NEP，與NEP從來沒有業務往來，幷且他不知道NEP行動。法院還發現Bortex前雇員的聲明是證明Shao個人失責的有力證據，因爲即使Shao有硬拷貝，Bortex還一再回應所要求的證件不存在。儘管Bortex試圖描繪Shao的行爲是疏忽或誤解的結果，法院認定Bortex故意阻撓採證命令，並認爲此因素更使法官做出偏向撤消訴訟的决定。

關於FOD 的損失，法院發現Bortex的行爲導致了許多額外的聽證會，延遲和成本。也由于Bortex的行爲，法院無法及時考慮FOD最初尋求的救濟 － 立即解除禁令。法院同時指出，一些Bortex的濫用可能造成採證的進一步推遲，法庭質疑Bortex是否會願意向法院提出真相。Bortex的拒絕遵守採證命令明顯的損害FOD的利益，法院認爲，第二個因素也有利於做出認證的制裁。

爲了評估Bortex的故意拖延，法院對此案的整個流程做整體的審查。Bortex持續保證遵守採證命令的義務但一再無法執行。法院發現，Bortex無視所有的制裁的警告，違反3個採證命令，並將問題複雜化。Bortex的行爲導致超過6個月的延遲，也導致法院權衡這一因素贊成撤消訴訟。

至於故意或惡意的因素部分，法院分析隱瞞證據的重要性。法院認爲，許多的隱瞞涉及到一個關鍵問題，因爲是否參與NEP的複審會影響Bortex之後翻供的機會。鑒於收到太多的不實證據，法院發現，Bortex意識到其是否參與複審的影響，且故意未履行其採證的義務。Bortex「語言障礙」的說法證明是無效的，因爲許多電子郵件都是以中文書寫。因此，法院認爲這一因素偏向認證的制裁。

因爲撤消訴訟是不得已的制裁，法院考慮其他制裁的效力，指出Bortex是一家中國公司，在美國沒有任何已知的資産，法院認爲不太可能對其實施經濟制裁。法院也不想制裁Bortex的律師，因爲它會模糊Bortex和Shao惡意行爲的焦點。最後，由於FOD尋求立即解除禁令，再拖延只會對Borterx有利。經考慮所有可能的制裁後，法院的結論是，最適當的補救措施是撤消訴訟。

對Bortex唯一有利的因素是其起訴的優勢。由於在審判時其指控可以支持恢復或構成一個完整的防禦計劃，法院發現按Bortex的說法，當看一個最有利於Bortex指控的事實，是可能成功的。換句話說，Bortex的指控可能在動議階段生存，在訴訟階段撤銷，使得這一因素權衡偏向制裁。

平衡六大因素後，沒有一個因素是决定性的，法院的結論是，權衡因素在很大程度上有利於打擊Bortex的訴狀。由於發現違規的行爲是如此明目張膽和惡意的，法院批准制裁的議案，Bortex的上訴失敗，包括其積極抗辯侵權，且宣布FOD 勝訴。

結論

挑選這一案例，是因爲中美法律制度不同。中國及臺灣客戶因與美國商業貿易增多後，難免法律糾紛會增多。美國訴訟中採證是原告、被告按法律程序相互要求及提供證據。對方要求證據如果是合理的要求，而且這些證據是存在的，即使對己方不利，除非是保護（客戶律師之間對訴訟相關交換意見等等）外，皆需交出。如牽涉商業機密，在雙方律師簽署適當保護協定後，亦得交出；但只讓對方律師及極少數人員看，重點是需交出。惡意隱瞞或不合作，法官會對違反方做出極爲不利的判决。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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