| 提出美國專利申請案時，如果申請人沒有向USPTO列出與該發明的先前相關申請案，會影響優先權日及賠償的結果，也會導致失去索賠申請的優先權日。在Medtronic CoreValve, LLC v. Edwards Lifesciences Corp.的案子中，聯邦上訴法院結論認爲Medtronic失去索賠優先權日是因爲專利擁有者本身並沒有列出兩個之前的優先申請案，不符合35 U.S.C. § 120.的規定。 |
Medtronic 針對其人工心臟瓣膜的專利告Edwards Life Sciences (Edwards) 直接侵權。其專利申請是於2009年1月5日提交的，該專利申請案宣稱在美國和國際引用了好幾個優先權。被告Edwards要求法官做部份簡易判决（partial summary judgment），要求法官判原告專利申請最早日期為2003年4月10 日，主要是因爲原告申請時不符合35 U.S.C. §119 &120法規標準，該專利申請案沒有包括兩個國際優先的申請案。Medtronic也要求法官做出部份簡易判决，來確定其優先日期為2000年10月31日。後來聯邦法院核准Edwards提案的簡易判决要求，於是Medtronic提出上訴。
美國聯邦上訴法院强調在35 U.S.C. §120規定之下的國內優先權是「在申請結果未决期間提交包括或被修改包括一個對先前提交的申請案中，參考到的所有申請案」。美國國會制定§120法規的立場意味著每一個排列在優先權順序中參與的申請案，都必需列出之前的所有相關申請案。雖然原告的專利申請案是以正確的優先順序提交其所有相關的美國申請案，但卻並沒有提出這些美國申請案提到的更早提交的國際申請案。法官認定本案中兩份專利申請案本身是「國際申請案的延續」。Medronic辯稱其申請案中列出的申請案已指出及提到最早的申請案，但Edwards辯稱其按§120條文直接解釋：申請人必需將之前相關的所有申請案全部列出來，包括最早的國際申請案。
聯邦上訴法院同意Edwards對條文的解釋正確，並認爲§120條文直接清晰，也與M.P.E.P., Section 201.11的要求一致。因此，原告兩個專利的申請案都沒有列出最先的國際專利申請案，而判定原告的專利申請案是只能從2003年10月31日優先權日起算。
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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