中小企業在選擇以企業負責人或公司為專利權人時，應該考量專利侵權損害賠償計算的問題，以免往後無法主張以實際損害法計算賠償金。本文首先舉三個案例，其中專利侵害雖成立，但僅是專利權人所設立之公司因該侵權行為以致營業受損，而非專利權人自己的直接損害，故法院在計算損害賠償金時，不是歸零就是刪減。另本文建議，如以企業負責人為專利權人，應授權給其公司使用，才能以「權利金損失」為實際損害而計算賠償金。

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案例一：臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決

在本案中，系爭專利為新型專利證書號第113111號「鞋帶扣扣帶帶座之固定裝置」。被告於1996年12月間至1998年8月間經警方查獲止有生產侵害系爭專利之物品。

原告專利權人明確以「差額說」主張損害賠償，即「不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。原告以1998年1月至4月系爭專利產品銷售平均金額為基礎，「再以每年銷售市場經濟準則認定，其第二、三年尚有七成、四成銷售額計算」，而於「扣除因遭受不法侵害後所銷售金額」後得出損害賠償金額」。

不過，本案法院指出原告所提出之銷售發票乃屬於其所設立的公司，即專利權屬於個人而僅是授權給其公司使用，故待證明的利潤是公司的利潤；因而，「顯然原告個人並未就實施專利權，乃將其專利權給與其公司實施」，故「原告個人要無實施專利權通常所可獲得利益之可言，自更無減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害之問題」。

案例二：臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決

在本案中，其涉及新型專利證書號第163372號「套筒吊架」與第166128號「手工具吊架之套筒結合柱結構」。原告專利權人因被告拒絕提出銷售侵權物品之商業帳冊而無法以「被告的所得利益」來計算損害賠償，但其另主張「實際損害法」，即因專利侵權行為所造成之實際損害。具體而言，原告以其所經營之公司之主要來往客戶於「本件侵害專利權行為之前後各半年度向原告訂貨之金額，計算差額，並以差額之3成計算其所喪失之利潤」。

本案法院指出原告係提出「差額說」計算法，並認同以原告公司對該些客戶所「減少之營業額」為計算基礎；但應考量：（1）原告的公司乃「股份有限公司組織，其獲利均應分配與全體股東」，而原告「僅係股東之一」，故「縱於該公司持股較多」，對「該公司之損害，亦不當然認為全部損害即為原告之損害」，而應採「出資股份」比例為計算；（2）原告公司之純益率以其對國稅局的報稅資料為依據，且就被告專利侵權期間之純益率平均為計算。

案例三：智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決

在本案中，其涉及新型專利第M360963號「廚房流理台洗滌頭之按壓結構改良」。對原告專利權人的「實際損害法」損害賠償主張，本案法院認為因為「系爭專利之產品係由訴外人CI公司所製造販賣」，故「縱原告為該公司負責人」，「該公司銷售量減少，並無法直接等同原告因本件專利侵害行為所受損害」；因而原告以「CI公司就系爭專利產品之銷售數額下降所受損害，作為其所受損害或所失利益，並非可採」。

權利金損失法

案例一與案例三的法院過於注重生產系爭專利物品之公司與專利權人間的表面關係，而忽略該類公司僅是專利權人實施專利之途徑。因而，該等法院否定該類公司的專利物品銷售量下降，可用來計算專利侵權所致之實際損害。

不過，專利權人可授權給其所參與的公司，並以授權金來計算實際損害。以智慧財產法院100年度民專上更（一）字第10號民事判決為例，該案法院雖未明確針對「差額說」表達意見，但其表示「實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益」。此概念亦見於過去的司法實務。

從以下的二件判決，本文建議以權利金計算實際損害時，可考量「專利發明之本質」與「專利授權潛力」等二因素。

案例四：專利發明之本質

在臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決中，系爭專利為新型專利證書號第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」。原告專利權人的「差額說」損害賠償主張欲基於被告「每月所生產浪板數量」所「可銷售之利益」為準。

但本案法院不同意，並指出系爭專利之「專利權範圍為機械結構之專利，而非所生產產品之專利」，且原告所製造之產品另有其他新型專利，並另案提起專利侵權民事訴訟以請求損害賠償，故依「本件專利權受侵害之型態及得請求之賠償」等性質，且「參酌原告係以授權使用以取得對價為權利之換價內涵」，則原告「可能受有之損害，自應以其專利權授權他人使用所可獲取之對價為計算基準」，始「較為符合差額說之要件，亦較合理」。

本案法院又批評原告之計算法「勢將混淆機械結構之專利與所生產產品之專利侵害範疇」，且「產品之銷售有其所需考量之各項營業成本、人事及廣告費用、銷售手法及經銷策略等因素」皆「與衡量本件機器結構專利所受侵害間無必然之關聯性，故原告所稱之計算損害方式，尚不足取」。

針對「差額說」損害賠償之計算，本案法院所考量因素有：（1）原告對他人的系爭專利授權金，例如：一件是1999年7月間授權至專利期滿，其期間合計69個月且其金額為100萬元，而另件為2004年6月間授權至專利期滿，其期間共22個月且金額為60萬元；（2）當事人雙方的資本額與營業淨利，例如：原告的資本額為1,500萬元，而1997年至2000年間之營業淨利為約負27萬至負300萬元間；而被告的資本額為2,500萬元，而1996年至2000年間之營業淨利為約96萬至287萬元間，其合計約935萬元；（3）被告雖和原告調解成立而同意拆除侵權機器，卻之後仍繼續未經同意使用侵害系爭專利之機器，故「對原告造成之損害與一般依合法管道取得授權者所支付之授權金額，自不可採同一標準」。

最後，本案法院之計算乃採原告所請求損害之侵害期間，而「以每月25,000元計算為適當」，並「依此56個月計算」而得「金額為140萬元」。

案例五：專利授權潛力

在臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決中，系爭專利為新型專利證書號第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」。原告專利權人的損害賠償主張乃基於其對他人公司授權金為計算。

對該主張，本案法院認為此可具體適用「差額說」，但指出依司法院頒佈之《辦理民事訴訟應行注意事項》第87條第2項核定損害數額時，該條款僅屬參考，「並非即以實施授權時可得收取之合理權利金為絕對之損害賠償數額」。

據此，本案法院考量原告的「135萬元之契約授權可販售於台灣所有內需市場」、被告「僅係地方性單一店之眼鏡行」、且依原告提出的證據顯示雖被告的「展示櫃內至少有十餘付涉嫌侵害之鏡架」但此代表被告所販售的眼鏡並非均屬侵害系爭專利。因而，本案法院「以原告授權台灣全省內需市場一年金額135萬元」，但「如依被告經營性質僅在南部」、且「參酌一般商業授權經營通常區分北、中、南、東部等四區」，故核定適當之賠償金為「按原告授權全省實施之金額1/4核定為其之損害數額即337,500元」。

與合理權利金法之關係

專利法第97條第1項第3款規定「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」。案例四與案例五計算實際損害時所採取的權利金評估模式，即在探究「合理」的權利金，但該些判決於做出時專利法還未明訂合理授權法。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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