美國早在1996年就通過《經濟間諜法》（EEA），但對於侵害營業秘密的商業間諜活動，只有刑事責任。直到2016年美國通過《營業秘密防衛法》 (Defend Trade Secrets Act），被竊取營業秘密的公司，終於有提起民事訴訟的權利。《營業秘密防衛法》主要特色是設立了單方扣押制度，相當於台灣的證據保全程序，可向法院申請單方緊急扣押令。在符合八項要件下，美國法院可命執法人員執行該緊急扣押。但倘若地區法院認為不符合八項要件，當事人可否上訴？2023年第三巡迴法院在Janssen Prods. LP v. eVenus Pharm. Labs. Inc.案中認為，當事人不能提出上訴。

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美國營業秘密防衛法之緊急單方扣押令       

美國1996年《經濟間諜法》（EEA）對侵害營業秘密只有刑事責任。而2016年美國通過《營業秘密防衛法》 (Defend Trade Secrets Act），給予私人公司提起民事訴訟的權利。其主要規定於聯邦法典第18本第1836條。

此一私人民事訴訟中最特別的一項制度，就是私人公司可以向法院申請單方扣押令（ex parte seizure）。之所以稱為單方扣押令，就是向法院提出申請時，法院可以不通知對造，只由申請人一造向法院提交證據，說服法院對造正在侵害營業秘密，且有扣押其財產之必要，以避免營業秘密的傳播或散布[1]。

緊急單方扣押令的八個要件   

這個特殊程序對對造的影響太大，所以法條規定僅能在特殊情況下，且須滿足以下八項要件，法院才能核發此種扣押令[2]：

(1) 其他救濟方法不適合解決問題；

(2) 若不發出此扣押令，將造成立即且無法回復之損害；

(3) 平衡各方損害，亦即，不發給扣押令對申請人的損害，大於發給扣押令對對造與第三方造成的損害；

(4) 申請人證明其營業秘密有被不正當取得之可能；

(5) 相對人實際持有商業秘密；

(6) 聲請狀之明確性要求，包括須確認被扣押事項的位置；

(7) 若對方得知消息會隱匿銷毀證據；

(8) 申請人尚未對外公開請求扣押之事。

此外，若法院核准該扣押命令，該扣押命令並非直接對侵害營業秘密之一方所下達，而是對執法人員下達[3]。亦即，法院是對執法人員下達扣押令，要求執法人員根據私人請求，向另一方執行該財產扣押。

Janssen公司告eVenus公司

本案原告是Janssen Products, L.P. 和 Pharma Mar, S.A.（以下簡稱Janssen公司），他們花了十年時間和超過五億美元，開發了穩定的、可注射的抗癌藥物trabectedin。Janssen公司記錄了如何在商業規模上生產該藥物的方法，並將其中一些方法申請專利保護。他們將製藥的資料、規格和製造方法保密，並視這些資訊為商業秘密。Janssen公司將最終開發的藥物產品取名為Yondelis，並獲得商標保護[4]。

2015年，美國食品和藥物管理局批准了Yondelis用於治療某些癌症患者。兩年後，兩家競爭對手——中國公司江蘇恆瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱恆瑞公司）及其美國子公司 eVenus製藥公司——申請FDA批准銷售Yondelis的學名藥。Janssen公司對恆瑞公司和 eVenus公司提起了專利侵權訴訟[5]。

向紐澤西地區法院申請單方扣押令       

在專利案的事證開示過程中，Janssen公司獲得了一些文件，使他們相信恆瑞和eVenus侵佔了他們的商業機密。在2022年4月，他們以《營業秘密防衛法》 ，另外提起侵害營業秘密之訴[6]。

在專利案和營業機密案中，雙方爭執不休，Janssen公司逐漸確信恆瑞和eVenus已經毀滅了證據。他們根據《營業秘密防衛法》第1836條，向紐澤西地區法院申請單方扣押令[7]。

在此單方扣押令的緊急申請中，Janssen公司要求地方法院扣押eVenus的網絡伺服器和存儲的資料、三名現任員工的筆記型電腦和手機，以及一名前員工的筆記型電腦。其主張本案已符合緊急扣押令的八個要件。並建議由美國司法警察執行扣押財產[8]。

地方法院認為不符合要件

地方法院拒絕了緊急扣押的申請。法院認為，Janssen在DTSA的八個因素中，有五個未能充分證明。其中，法院認為Janssen未能證明eVenus實際擁有爭議的財產，或者eVenus的財產是否存在於建議的扣押地點。

法院還認為，原告沒有證明有立即且無法回復之損害，也沒有證明，被告若得知訊息後會立刻隱匿消滅證據。而且，由於Janssen請求扣押的範圍涵蓋「所有eVenus的公司資訊，不限於本案議題的限制」，法院認為損害的平衡傾向於不准許扣押[9]。

第三巡迴法院認為緊急單方扣押令無從上訴       

對於地區法院拒絕核准扣押令，Janssen公司立刻向第三巡迴法院上訴。此時爭議在於，《營業秘密防衛法》本身對於單方扣押令的核准與否，並沒有規定是否可以上訴。

Janssen主張，根據28 U.S.C. § 1292(a)(1)，第三巡迴法院擁有對地方法院核發與否決定的管轄權[10]。

但第三巡迴法院指出，原則上，巡迴法院只會對地方法院之終局判決擁有上訴管轄權。如果是地方法院的裁定，根據28 U.S.C. § 1292(a)(1)，上訴法院只有在審查授予、繼續、修改、拒絕或解除禁制令（injunction）的法院命令，或拒絕解除或修改禁制令（injunction）的法院命令，才擁有管轄權。而且這一條必須採取嚴格解釋[11]。

即使某些法院命令未明確授予或拒絕禁制令，但如果它們實際上等同於禁制令的效果，巡迴法院也擁有上訴管轄。其判斷標準乃是三部分的「功能測試」（functional test）：(1)其是否直接針對某一當事人；(2)可通過藐視法院罪來執行該命令；以及(3)該命令不僅僅是暫時的方式，且該命令所提供或保護的，就是原起訴書所請求的一部或全部之實質救濟[12]。

第三巡迴法院認為，《營業秘密防衛法》下的單方扣押令，乃是對執法人員所下之命令，要求執法人員協助進行扣押，故並非對當事人一方所下之命令。且當事人一方不配合遵守該命令時，因為該命令的對象是執法人員，也不會出現藐視法庭罪[13]。

結語

根據第三巡迴法院的看法，由於單方扣押令不能立即上訴，故地區法院對此類命令的裁決將更具影響力。亦即，在地區法院訴訟程序終止之前不會重新審查該命令。因此，當事人在請求或針對此類申請進行辯護時，需要更慎重思考，必須提出更完整的說明與證據，才能申請此一單方扣押令。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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