歐洲統一專利法院於2023年6月開始上路，馬上就有人用最新的歐洲單一專利，對侵權者提起訴訟並提出初步禁制令，亦即該法中的「暫時措施」（provisional measures）。初步禁制令的審查時間有限，統一專利法院除了要判斷侵害專利的可能性之外，也要判斷專利有效的可能性。只要專利無效的可能高於有效的可能，該暫時措施申請就會被駁回。2024年3月，統一專利法院的上訴法院作出NanoString Technologies Inc. v. 10x Genomics, Inc.案最新判決，認為專利無效的可能性高於有效的可能性，推翻一審時慕尼黑地方分院（UPC）判決。

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第一起初步禁制令一審花3個半月

第一起暫時措施案件，是由專利權人哈佛大學及其專屬被授權人10x Genomic於2023年6月1日提向統一專利法院的慕尼黑地方分院請求初步禁制令。被告有三位，包括NanoString 科技公司及其德國、荷蘭公司。訴狀於6月20日送達給三家被告[1]。

被告一方面於2023年7月18日向歐洲專利局（EPO）對系爭專利提出異議[2]，二方面於7月21日對初步禁制令請求提出答辯。原告復於8月11日提出意見，被告又於8月24日再次提出答辯[3]。

同時，原告於8月31日向慕尼黑地方分院提起了有關該專利侵權的本案侵權訴訟[4]。 在雙方二輪的書面往來後，慕尼黑地方分院於2023年9月5日進行口頭辯論。在口頭辯論中，地方法院指出，有關該專利的有效性問題仍然存在爭議[5]。隔日繼續開庭辯論[6]。 經過三個月餘，地方分院於9月19日做成裁定，同意原告所請求之初步禁制令[7]。

上訴盧森堡上訴法院花5個半月後翻案       

被告NanoString科技公司在初步禁制令的第一戰敗訴後不服，提起上訴，案件由位於盧森堡的統一法院之上訴法院受理。該案於2023年12月18日進行言詞辯論，最後於2024年3月11日做出裁定，推翻一審核發的初步禁制令。從9月底提出，到隔年3月11日判決，大約花了5個半月。

被告要負專利無效的初步舉證責任       

《統一專利法院協議》（簡稱UPCA）第62條乃規定暫時和保護措施。其規定法院可透過命令下達初步禁制令。第62條(3)規定：「對於第1款和第3款所述的措施，法院可以要求申請人提供任何合理的證據，以使法院達到足夠的確定性（satisfy itself with a sufficient degree of certainty），確信申請人是權利人，且申請人的權利正被侵害，或者該侵害是即將發生的。[8]」

而《統一專利法院協議》又授權制定《訴訟程序規則》，其第211條(2)規定：「在作出決定時，法院可要求申請人提供合理的證據，以使法院足夠的確定性（a sufficient degree of certainty），確信申請人有權根據《統一專利法院協議》第47條提起訴訟、系爭專利有效、其專利權正在被侵害，或者該侵害即將發生。[9]」

上訴法院指出，根據此二條文，為了確保足夠的確定性，法院需要根據概率平衡（balance of probabilites）來考慮，至少可能性大於不可能性（more likely than not），申請人有權提起訴訟，並且專利被侵害。如果法院根據概率平衡認為專利無效更可能是不合理的，就缺乏足夠的確定性[10]。

上訴法院指出，舉證責任大部分都落在申請人身上，包括證明其有提起訴訟的權利、專利授侵害或即將受侵害，以及支持申請人請求的所有其他情況，均由申請人承擔舉證責任[11]。
但若涉及專利無效以及其他支持被告立場的事實的提出和舉證責任，均由被告負擔[12]。

一審法院認為專利較可能具有進步性

一審慕尼黑分院認為，原告比較有可能贏。但就專利有效性的爭議，被告提出一重要先前技術D6（為Jenny Göransson等人所寫的一篇論文），認為會使系爭專利喪失新穎性或進步性。

但一審法院認，系爭專利與D6有二個不同之處。

1. 系爭專利是「一種用於在細胞或組織樣本中檢測多個分析物的方法」，但D6中的檢測對象不是來自細胞或組織樣本的分析物，而是所謂的放大的單分子（amplified single molecules，簡稱ASMs），這些ASMs是從「嵌鎖或選擇探針」獲得的。
   
2. 使用D6時，分析物與試劑之間的結合在「每次成像後」被破壞。因此二點不同，系爭專利具有新穎性[13]。

一審法院也認為，也無法證明所屬技術領域中通常知識者很容易想出系爭發明。一審法院認為，被告沒有提出有何理由會使技術領域的人士偏離D8（Dzifa Y. Duose等人所寫的一篇論文）中描述的對細胞或組織樣本的原位分析的解決方案，而改採如D6所教導的，另一個不同脈絡、完全不同的方法來檢測更多的分析物。D6本身不會給技術領域的人士任何理由將所揭露的用於一系列ASMs的編碼和解碼方法轉移到已經安裝在固體支撐上的細胞或組織樣本[14]。

上訴法院認為系爭專利較可能無效

但上訴法院在經過上訴的5個月審理後，卻認為系爭專利欠缺進步性的可能，高度其具有進步性的可能。

首先有一個前提，就是系爭專利請求項1與先前技術D6的差別。上訴法院雖然同意第1點差異，系爭專利之方法旨在檢測細胞或組織樣本中的多個分析物，而D6中描述的方法旨在檢測ASMs（放大的DNA分子）的多個分析物。但上訴法院認為第2點差異並不一定存在。根據請求項1，無法推斷檢測試劑必須在整個檢測程序中與相應的分析物保持結合[15]。

進而，所屬技術領域中通常知識者是否會在得知D6的先前技術下，將之應用於系爭發明？上訴法院認為，對於一位尋求開發高通量光學多重方法以檢測樣本中的目標分子的技術專家而言，D6會引起他的興趣，因為它揭露了一種透過編碼和解碼單一分子來檢測多個放大單分子（ASMs）的方法，其中編碼是通過探針介導生成環狀DNA進行的，解碼是通過對目標ASMs進行時間順序檢測進行的。顯然，這在D6中是針對體外有序排列的ASMs進行的。然而，鑒於對多重分析技術的需求，特別是對於測試樣本有必要考慮D6中揭露的編碼和解碼方法是否可以轉移到細胞或組織樣本中ASMs的檢測上[16]。D6中的指示也促使或確認了朝這個方向思考的動機[17]。

初步觀察   

其實上訴法院和一審慕尼黑分院都認為，暫時措施審查對專利無效性的審查標準，只要「無效的可能大於有效的可能」，二法院採取的標準都一樣。但為何結果不同？

從上訴法院裁定書中，看不到對有效和無效「可能性」的討論。筆者認為，通常暫時措施司法程序無法讓當事人有充分的時間提出充分的論理與證據，但二審比一審又多了三至五個月，就可以讓被告提出更多的證據或說理說服法官。或許因為多了這些時間給被告補提證據，讓「專利無效的可能」，從原來「低於」專利有效的可能，轉變為「高於」專利有效的可能，最終產生翻案的結果。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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