160期
發刊日 : 105 年 6 月 01 日
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USPTO公告Case Studies Pilot研究主題
黃蘭閔/北美智權法規研究組
2016.06.01

USPTO為回應各界對提升美國專利品質的期盼,去年推出強化專利品質計畫(Enhanced Patent Quality Initiative;EPQI)[1],表示將致力優化工作成果、專利品質評量及客戶服務。以優化工作成果為例,去年底USPTO公告徵集案例研究主題[2],結果公眾反應熱烈,不到兩個月,USPTO收到逾百份回覆[3],日前藉該局局長網誌發文[4]公告,USPTO將先就6項主題著手研究,若審查部門所發審查意見確有問題,未來將再加強相關主題內訓或提出適當補救方案。

其實USPTO本來就有專利品質覆核辦公室(Office of Patent Quality Assurance;OPQA),原先的想法是讓公眾可經由某項辦法請OPQA對特定申請案執行質檢,但幾經討論,推翻了前述構思,不針對特定申請案,而是請公眾提供值得追蹤研究的品質主題。初步USPTO決定將先就以下6項主題著手研究:

(1) 所發35 U.S.C. 101核駁是否依循USPTO官方指南,以及核駁是否正確、分析是否完整?亦即評估審查委員所作35 U.S.C. 101專利適格性核駁是否恰當,是否能清楚說明核駁理由。
(2) 各Technology Center及Art Unit對35 U.S.C. 101的解釋套用是否一致?也就是比對不同Technology Center及Art Unit的相關技術申請案,評估類似請求項是否有不一致的35 U.S.C. 101審查取向。

(3) 35 U.S.C. 101核駁處分是否合乎速審速結作業要求?換言之,第一次OA除了提示專利適格性問題,其他應提出的核駁事由是否一併寫入。

(4) 35 U.S.C. 103核駁是否正確且明白寫入的先前技術(Prior Art)結合動機?評估重點是103核駁需清楚陳述結合理由,載明正確的結合動機。

(5) 延續案(continuing application)是否依法審查35 U.S.C. 112(a)書面說明(Written Description)要件?也就是評估延續案請求項是否寫入母案未揭露支持的技術內容,以及檢核審查委員是否依法執行112(a)書面說明要件的審查。

(6) 2014年5月35 U.S.C. 112(f)內部訓練是否奏效?亦即評估審查委員能否正確識別哪些請求項應依112(f)解釋處理。

且除了確定初步的品質案例研究主題,USPTO為達成EPQI第二項目標,也就是優化專利品質評量,亦正計畫翻新內部專利品質評量標準,設計了新的OA評量表Master Review Form (MSF)[5],並公告徵集公眾修訂意見[6]。這一連串動作,申請人其實可以從中預見未來USPTO審查重點及OA可能出現的轉變。

有趣的是,USPTO初步挑選的6項品質案例研究主題,前三項都與35 U.S.C. 101核駁有關,不過以專利適格性近年的討論熱度及爭議性,這結果其實也不讓人意外。USPTO日前才又公告2016年5月專利適格性審查指南更新版,同時又針對 Enfish, LLC v. Microsoft Corp.TLI Communications LLC v. A.V. Automative, LLC 兩案新增內部說明指示[7],都值得申請人多加注意。

備註:

 

 


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