166期
2016 年 8 月 24 日
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USPTO宣布修訂加速審查辦法
黃蘭閔/北美智權法規研究組

為配合過去十年的連串修法變革,USPTO公告修訂加速審查(Accelerated Examination;簡稱AE)辦法,儘管大致維持舊有規定,相關審查指南及MPEP章節,未來也會有所調整。同時,自2011年推出Track I優先審查後,加速審查請求案件量顯著減少,USPTO計畫徵詢公眾意見,以評估未來是否仍需保留加速審查選項。

USPTO於《聯邦公報》(Federal Register)公告[1],加速審查(Accelerated Examination;簡稱AE)原為2006年發布的辦法[2],十年期間歷經AIA修法,同時為PLT生效配套修訂37 CFR相關條文,加上美歐兩局共推CPC技術分類系統,原辦法部分規定需隨之更新修訂,修訂內容並自公告日起即起生效。儘管辦法大致維持舊有原貌,有關的審查指南及MPEP章節,未來也會有所調整。

值得注意的是,USPTO公告中指出,自2011年該局推出Track I優先審查(Prioritized Examination)後,收到的加速審查請求案件量顯著減少,一年不到200件。其實優先審查需繳高額的優先審查費,目前大實體收費為US$ 4,000[3],但很多申請人寧可繳費請求優先審查,除無需自行檢索、附具AE支持文件,亦可避免增添不正行為(Inequitable Conduct)風險。也因此,USPTO計畫再發公告,徵詢公眾意見,以評估是否仍需保留加速審查選項。

加速審查辦法修訂

首先,依2006年公告的加速審查辦法,申請人送件前需自行檢索,並需提示檢索使用的USPC分類碼(美國技術分類系統),但新辦法要求,若為發明申請案,未來需提示檢索時使用的CPC分類碼,僅設計案可繼續使用USPC分類碼。

其次,原辦法規定,申請人應提示是否包含可依pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)條文排除的引用文獻,但因AIA修法後,新法己無35 U.S.C. 103(c)條文。因此修訂後辦法規定:適用First to Invent舊制的申請案,申請人仍應提示是否包含可依pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)條文排除的引用文獻;適用First Inventor to File新制的申請案,則應提示是否包含可依AIA 35 U.S.C. 102(b)(2)(C)條文排除的引用文獻。此外,若為過渡申請案(2013年3月16日或該日後申請,且主張該日前優先權者),申請人另需說明其申請案究竟適用新制或舊制,且優先權被主張案不論是外國案或美國案,皆應於ADS表格聲明主張其優先權。

此外,原辦法限申請人於一個月或30日(取較長期限)內回覆官方OA,不得延期,這項規定在PLT於美國生效後,改為除核准通知外,OA回覆期限拉長為2個月,且得依37 CFR 1.136(a)繳費請求延期。只不過,申請人一旦請求延期,其申請案將喪失加速審查資格,回歸一般案件審查模式。

另方面,舊法規定,發明人失聯或拒簽宣誓書,需提37 CFR 1.47請求,而依原辦法規定,這類申請案無法獲得加速審查;但AIA生效後廢除了37 CFR 1.47條文,縱使發明人失聯或拒簽宣誓書,(准)受讓人亦可提出替代聲明,滿足簽文要件,是以,新辦法僅排除需依37 CFR 1.46(b)(2)條文、以具充分所有權利益(with sufficient proprietary interest)身分申請專利者。不過應注意,新法雖允許在符合規定要件的狀況下後補發明人宣誓書或替代文件,但若申請人有意請求加速審查,仍應於新案送件時併提發明人宣誓書或替代文件,否則依其辦法,無法獲准施予加速審查。

 

 

 

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