為使智慧財產權人談判智慧財產權授權協議條件時有所依歸，並維護市場公平競爭，美國於1995年發布智慧財產權授權行為反托拉斯法指導原則。該指導原則歷經20年的運作，2016年提出修正版本，2017年1月正式公布實施。此一指導原則之修正，係因1995年舊版指導原則，對於新型態的商業行為與商業模式產生，而適用上的問題，而予以修正與檢討。新修正指導原則預期對於智慧財產權利人未來談判授權條件將產生一定影響。本文將簡介2017年新修正指導原則的重點，提供國內企業未來與美國智慧財產權人協商智慧財產權契約之參考。

2017年指導原則修正重點

美國司法部（Department of Justice，簡稱DOJ）與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）於1995年共同發佈智慧財產權授權行為反托拉斯法指導原則（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property，以下簡稱1995年指導原則）。2016年8月FTC與DOJ第一次提出修正版本，並公開徵求公眾意見。2017年1月13日，FTC正式公布新修正之智慧財產權授權行為反托拉斯法指導原則（以下簡稱2017年指導原則)。2017年指導原則基本上仍維持1995年指導原則之架構，僅更新了1995年以後的案例法，以適度提高智慧財產權授權合約條件談判的彈性，例如：變更過去零售價格維持的協議當然違反「反托拉斯法」之見解，並增加零售價格維持協議構成不正競爭之判斷原則。另外，新修正指導原則著重跨國交易的執行，因此也增加海外執行與合作的章節。

2017年指導原則再次重申過去指導原則，向來所秉持的三個判斷智慧財產權授權行為的基本原則：（a）基於不公平競爭分析之目的，對智慧財產權交易行為其對於其他權利之影響分析，與其他形式的財產權適用相同分析；（b）不推定智慧財產權具有從事不公平競爭市場力量（market power）；及（c）承認智慧財產權授權行為結合企業其他生產補助因素，其結果有助於市場競爭。換言之，雖然智慧財產權具有一定期間之專屬權，其與其他財產權並無不同，且不當然推定具有市場控制力，智慧財產權的授權被認定為具有促進競爭的結果。

在案例法更新部分，2017年指導原則增加若干新的案例法所揭櫫之法理，包括：

1. 2006年美國最高法院在Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc. 乙案，判定單純專利產品的搭售的事實之存在，並未法推定專利權人具有市場力（market power）。本案之後，包括最高法院、國會、反托拉斯執行機關以及多數經濟學家人未多數認為專利並不必然具有市場力。
2. 2007 年美國最高法院在Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc. 乙案，判定零售價格維持協議（resale price maintenance agreements）是否違反「反托拉斯法」應適用“rule of reason”（合理原則）分析，而非推定違法（per se illegal）。
3. 2016年通過聯邦保護商業秘密法案（Federal Defend Trade Secrets Act）認可私人就營業秘密的不正挪用之行為可以提出聯邦訴訟。同時擁有營業秘密之法律主體，如同專利權人，並不會被推定其具有市場力量。

相較於1995年指導原則的內容，2017年指導原則修正的幅度並不大。整體而言，修正方向在於強調新型態商業模式、與全球化的改變對於智慧財產權授權行為分析可能產生轉變，因此指導原則指出不應該針對交易行為的外在方式判斷對於不公平競爭之影響，而應強調新型態的授權所隱含或產生經濟效果。如同DOJ助理檢察長在指導原則公布之後，特別指出指導原則將繼續採用「經濟效果的分析」，並強調「對於市場競爭傷害之評估，而非針對個別競爭對手的傷害」，且將持續維持「智慧財產權授權有利於促進創新的競爭」之見解。

2017修正的指導原則，體現主管機關自1995年以來監督有關智慧財產權授權活動中一些法理上的轉變與商業環境變遷，特別針對近年來國際貿易活動活絡之現象，本次修正在指導原則中新增處理國際執行與國際合作的章節，為主管機關提供國際智慧財產權貿易活動之執行方針，以及提供是否及如何展開國際調查之分析架構。

2017年指導原則案例重要更新

一、垂直零售價格維持適用合理法則分析

在1995年的指導原則中，FTC認為「產品之智慧財產權的授權人要求被授權人以固定價格轉售該產品，即屬於違法（per se illegal）。」此一見解，為1911年美國最高法院在Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.案, 判決垂直價格之限制當然違反。2017指導原則參照美國最高法院2007年在Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc案所作成之意見，推翻了維持垂直轉售價格協議，構成當然違法之舊見解，並依照2007最高法院在本案中的見解修正，採取「智慧財產權授權契約中，維持固定價格的協議，並不當然違反反托拉斯法，而應適用合理原則分析」。

二、淺在競爭對手認定無須以目前是否發展性為要件

儘管2017年指導原則再三聲明智慧財產權授權契約具有促進競爭的效果，但是也指出，仍有些特殊的情況可能引發不公平競爭之疑慮。例如，授權契約可以透過對使用不同競爭技術，進行區別市場之限制，而對於產品的市場造成不利於競爭之結果。這些區別市場的方式，可能藉由合併研發階段中相關領域之實際競爭者或潛在競爭者來達成，而對於新產品的研發競爭造成傷害。或是透過購買智慧財產權而導致弱化相關市場的競爭性。FTC強調，進行智慧財產權交易行為分析時，將著重於交易行為對於競爭市場的影響，而非交易行為的方式；換言之，引發智慧交產權授權交易活動構成不公平競爭之疑慮並非侷限於特定型態的合約，而必須由交易行為對於市場產生的實際影響，判斷是否有不公平競爭的疑慮。

在判斷智慧財產權人的授權交易是否引發不公平競爭之疑慮，首先必須判斷交易的對象是否為實際競爭者或潛在競爭者。指導原則引用2013年美國最高法院FTC v. Actavis, Inc 之判決意見，認為啟動智慧財產權授權是否違反不公平競爭之調查，必須先判斷交易的對造是否為競爭者。至於對造是否被視為潛在競爭對手，係由主管機關假設在欠缺授權的情況下，是否能確認該對造將可能以競爭對手的方式出現？如果答案是肯定，即為潛在競爭對手。在判斷潛在競爭對手時必須注意的是，縱使該對手未來的發展性在雙方協議時並未確定，仍不影響其判斷。因此，如果智慧財產權人在某些情況下，藉由契約安排而排除被視為潛在競爭對手，將導致不公平競爭之疑慮與調查。

三、增訂國際合作與執法章節

由於跨境不公平競爭行為將對於美國與外國貿易關係造成不良影響，因此2017新修正指導原則增訂國際合作與執法章節，藉以保護美國境內的消費者與企業。新修正的內容強調主管機關將針對國家不公平競爭政策和案件調查與外國當局合作。合作範圍包括啟動非正式討論、並在不同調查階段通知合作當局、參與詳細討論實質性問題、交換信息、進行面談、主持兩個或兩個以上機構面談，以及協調補救措施的設計和實施。

新增加的國際合作與執法的章法章節，尚涉及主管機關在美國境外使用民事調查工具（包括民事案件調查之請求和傳票的發出），根據美國法律對國內和國外收到的信息適用保密措施，與外國當局合作的法律依據，與外國當局交流的信息類型，保密義務豁免，以及處理美國法律制度下的法律救濟和外國對照所適用的法律救濟間之潛在衝突，以及刑事調查程序中的特殊考量。

由於國際合作與境外證據取得已有法規依據，預料未來與美國智慧財產權人的跨國授權合作，受到FTC調查的機會將大幅提高。

結論

智慧財產權制度授予智慧財產權人一段期間專屬權利，並使權利人於專屬期間得以授權他人使用。在專屬期間內，除非在法律所規定例外情況下，權利人得以自由與被授權人協商將智慧財產權依照授權條件受與被授權人使用，使被授權人得以降低研發成本，節省研發時間，減短進入市場時間。因此，在一般情況下，智慧財產權的授權有利於市場競爭。

然而，某些智慧財產權的授權條件卻可能造成不公平競爭的結果，此時將構成智慧財產權人權利濫用，並違反反托拉斯法。新修正指導原則已經將近年智慧財產權授權全球化、與新型態交易行為對於智慧財產權授權與不公平競爭衝擊的思考融入在內，然而，主管機關將如何運用並展開調查，將有待進一步案例釐清。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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