智慧財產權相關訴訟常會涉及龐大商業利益，而且在訴訟過程中，需仰賴專業法庭、技術專家、諮詢委員等才能解決爭議，因此，若智慧財產權的權利人利用其智慧財產權濫興訴訟，將耗費社會成本，對於社會大眾造成危害，更對於研發創新及經濟發展有不利的影響。

隨著專利權主張實體（Patent Assertion Entities, PAE）的盛行，權利人的濫訴行為漸漸受到各國的重視。例如，去年（2016年）10月，美國公平交易委員會（Fair Trade Commission, FTC）針對「專利權主張實體（Patent Assertion Entities, PAE）」發布了一份研究報告（Patent Assertion Entity Activity，並參見北美智權報第172期的專文介紹：美國公平會最新報告：降低專利濫訴才能促進產業進步），報告中研究分析專利權主張實體的商業模式，並建議美國國會與法院體系透過修法或者實務判決以抑制專利權主張實體濫訴的現象。而在今年，英國更訂定「智慧財產權防濫訴法案」，修正並加強英國智慧財產權相關法規中的不正威脅補救措施，該法案已於今年（2017）10月1日正式生效。

智慧財產權之權利人的濫訴行為已受到各國的重視

其實，英國也不是頭一遭在法律中納入侵權爭議兩造的衡平措施，早在專利蟑螂這個名詞誕生之前，就已經在專利法中有相關的規範。例如，1977年的英國專利法（patent act 1977）的第70條（section 70）中，訂定了關於不正威脅之相關補救措施。本文要介紹的「智慧財產權防濫訴法案」，則是將英國現行智慧財產權相關法規中，關於不正威脅之補救措施進行修正與補強，以期一方面讓權利人能夠有效保護其智慧財產權資產，另一方面又能有效避免扭曲競爭關係或濫訴。

「智慧財產權防濫訴法案」主要有三個立法目的。其一，提供企業/個人在其無侵權事實時，對抗「為獲取不正商業優勢之威脅/濫訴」的依據；其二，使涉入侵權爭議之兩造較易進行和解協商，以有效避免相關爭訟；其三，使發明、商標和設計專利等防止濫訴之相關規定趨於一致。

由於在「智慧財產權防濫訴法案」施行後，已將發明專利、設計專利、商標等關於防止濫訴之規定進行調和，因此，各類型智慧財產權的防止濫訴措施大體上是相同的，因此，為了易於聚焦理解該法案之精神要旨，本文謹簡要介紹「智慧財產權防濫訴法案」（以下亦簡稱為本法案）中涉及發明專利之相關規定，並輔以簡單例示說明，以便讀者迅速掌握相關重點，故不再分別就針對本法案中各類型智慧財產權的防止濫訴措施多做贅述。

「智慧財產權防濫訴法案」重點

「智慧財產權防濫訴法案」關於發明專利的部份，主要是針對專利法第70條之不正威脅補救措施進行修正。

（一）何謂不正威脅

威脅的定義以及例外

本法案既然是針對「不正威脅」提供補救措施，有「不正威脅」的存在當然就是採取補救措施的前提。 首先，本法案中所謂的「威脅」，係指一具有理性之人（a reasonable person），當其處於權利通知函（communication）之收受者（recipient）的立場，若可由該通知函理解到：有發明專利權之存在，並且，有一人欲對另一人就其在英國之作為（或可能進行之作為）提起侵害該專利權之爭訟，則應認定該通知函中包含提起侵權爭訟之威脅（threat of infringement proceedings）。

原則上，當受到前述定義的威脅時，都可以針對含有該威脅之通知函的發出人提出反制行動（a threats action）。但是，並不是所有的威脅都屬於本法案的「不正威脅」，若對於「不正威脅」的定義過於寬鬆，反而會不當損及智慧財產權權利人的利益。

因此，本法案中列舉了三類不得提起反制行動的威脅。

1.     主要（侵權）行為例外（primary act exception）：

針對主要侵權行為提出的威脅，可以說是權利人合理主張權利的手段，因此，這類的威脅不算是「不正威脅」，因此不得對之提起反制行動。

就產品（product）專利而言，主要侵權行為包括：（1）為販售而進行之製造（making for disposal）、（2）為販售而進行之進口（importing for disposal）。就程序（process）專利而言，主要侵權行為包括使用該程序（using a process）。

針對已為或將為前述主要行為所提之威脅，收受者不得提起反制行動。

2.     主要（侵權）行為人例外（primary actor exception）：

已為或將為前述主要侵權行為之人，若收到含有擬對於其有關該主要侵權行為的產品所為之相關次要（侵權）行為（related secondary acts）提出侵權爭訟之威脅的通知函時，不得針對該威脅提起反制行動。

3.     包含在後述（法規）可允許之意見通知中的威脅，因非屬直接威脅（express threat），收受者不得對之提起反制行動。

舉例說明不正威脅存在的情況

到底在何種情況下，可以認定為有不正威脅存在呢？在這裡舉幾個簡單的例子來說明。

前提假設：A公司擁有專利權P。B公司製造產品X，但並未自行販售，其中產品X侵害專利權P。C公司製造並自行販售產品Y，其中產品Y侵害專利權P。C公司亦同時販售由B公司所製的侵權產品X。

[例一]A公司（專利權P的專利權人）針對C公司製造產品Y的行為，對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司製造產品Y係為販售而進行的，故A公司就C公司製造產品Y之行為所發的含有威脅之通知，符合主要行為例外中關於「為販售而進行之製造」的規定，因此，C公司不得對該威脅提起反訴。

[例二]A公司（專利權P的專利權人）針對C公司販售產品Y的行為，對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司係侵權產品Y之主要行為人，故A公司就C公司販售產品Y之次要行為所發的含有威脅之通知，符合主要行為人例外中關於「已為或將為主要行為之人，對於其有關該主要行為之產出物所為之相關次要行為」的規定，C公司不得對該威脅提起反訴。

[例三]A公司（專利權P的專利權人）針對C公司販售產品X的行為，對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司販售侵權產品X係次要侵權行為，且C公司也不是為了販售而製造侵權產品X之主要行為人，故A公司就C公司販售產品X之行為所發的含有威脅之通知，不符合前述主要行為例外或主要行為人例外之相關規定，C公司得就該威脅提起反訴。

（二）（法規）允許之意見通知（permitted communications）

（法規）允許之意見通知的定義

如上述的例三，若權利人向單純販賣（沒有涉及製造）侵權產品的零售商發出警告信函，揚言要對零售商提起告訴，則受到威脅的零售商是有可能可以依據本法案提出反制行動的。

那麼，製造侵權產品的主要侵權人，是不是製造出侵權產品後，把侵權產品轉手給零售商，由零售商去拋頭露面公開販售，就可以躲在零售商的背後，暗地裡利用他人的智慧財產來謀取自己的不當利益呢？

為了衡平權利人的利益，讓權利人能有效地找出主要侵權行為人，本法案又規定了允許之意見通知，規定收受到這類通知函的人，不可以針對該類通知函提出反制行動。

本法案規定，若意見通知函中所含之威脅係基於（法規）允許之目的而為並符合通知資訊（information）要件者，該意見通知為可允許之意見通知，該通知之收受者不得對該威脅提起反制行動。

1.     前述所謂的「可允許之目的」包括：（1）為了通知有關專利權已存在；（2）為了發現主要侵權行為人之身份或是否已發生主要侵權行為；（3）為了告知收受者注意某人或某公司等擁有專利權，且該告知動作係為了後續維護專利權之相關程序而進行。

2.     前述所謂的「通知資訊要件」為：（1）與該威脅有關之資訊都是為了達到前述可允許目的之必要資訊；（2）發出通知者合理地相信該等資訊是真實的。

舉例說明何種通知是規定允許的意見通知

到底哪種通知是規定允許的意見通知呢？同樣地，以簡單的例子來說明。

前提假設：A公司擁有專利權P1及專利權P2。D公司製造產品Z，但並未自行販售，其中產品Z侵害專利權P 1，但產品Z與專利權P2完全無關。E公司為零售商，販售由D公司所製的侵權產品Z。

[例一]A公司對零售商E公司發出通知函，該通知函內容表明：i. A公司合理相信E公司所販售之產品Z侵害其專利權P1。ii. 告知與產品Z有關之專利權P1的內容，並提醒E公司販售了疑似侵權的產品Z，因此可能面臨侵權訴訟。請E公司配合提供關於產品Z之製造商或進口商的詳細資訊。

A公司的通知函之內容i部分沒有任何問題，符合前述本法案「通知資訊要件」。

A公司的通知函之內容ii部分，因包含了「警告E公司販售了疑似侵權之產品Z，可能面臨侵權訴訟」的內容，因此，該通知函會被認定為包含提起侵權訴訟之威脅，但由於該通知函符合上述「可允許之意見通知」的相關規定，因此，E公司不得對該威脅提起反訴。

[例二]A公司對零售商E公司發出通知函，該通知函內容表明：i. A公司合理相信E公司所販售之產品Z侵害其專利權P1。iii. A公司為維護其專利權P2（與產品Z無關）而對其他公司提起訴訟勝訴，獲得賠償數百萬。

同樣地，A公司的通知函之內容i部分沒有任何問題，符合前述本法案「通知資訊要件」。

A公司的通知函之內容iii部份，包含可讓E公司認為會面臨侵權爭訟威脅之內容，但該內容與「E公司販賣疑似侵害專利權P1的產品Z」一事無涉，且亦不符合上述「可允許之意見通知」的相關規定，因此，E公司得對該威脅提起反訴。

（三）救濟與防禦（remedies and defenses）

若確實受到本法案規定的不正威脅，且通知函也不符合本法案允許的意見通知的要件，則受到威脅的通知函收受者可以採取反制行動。

依據本法案，受到不正威脅的人提起反制行動後可要求之救濟措施包含：

1.     申請禁制令（injunction）以避免收到更多之不正威脅；
2.     要求起因於該不正威脅的損害之賠償（damage for loss）；
3.     請求該威脅係不正威脅之宣告（declaration）。

另一方面，對於專利權人來說，本法案中亦明定若專利權人已採取合理步驟但仍未能發現主要侵權行為人，則可作為其對次要（侵權）行為人發出包含威脅之通知函的防禦理由。在此情況下，專利權人必須證明下述事項：

1.     專利權人已採取合理步驟（例如，已發出（二）所規定之可允許意見通知），但仍未能發現主要（侵權）行為人；
2.     專利權人已通知該威脅之收受者，關於1.所述專利權人已採行的合理步驟；
3.     於該威脅發出前或發出之同時，進行關於2.所述已採合理步驟之通知。

（四）專業顧問之免責（exemption for professional advisers）

為了讓專業顧問能有效地代表其客戶（即權利人）進行維護權利之行為，本法案訂定了專業顧問之免責條款，使專業顧問可以免為本法所定關於威脅之反制行動的被告。該專業顧問須證明下列事項，才能享有免責：

1. 專業顧問是受客戶之指示而發出關於威脅之通知函；
2. 專業顧問已向該通知函之收受者明確表示該客戶之身份。

小結

「智慧財產權防濫訴法案」將不正威脅之定義與防止濫訴之作法明確化，一方面可保護消費者與供應鏈下游之零售商等的權益，提供其得以對抗不正威脅或濫訴的途徑，另一方面，使得智慧財產權的權利人在對抗主要侵權行為人（也就是對其權益造成最大損害者）時，不需要擔心會被控不正威脅或濫訴等，如此將可有效衡平權利人之私益與社會大眾之公益，並有助於技術之研發創新與產業之經濟發展。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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