204期
2018 年 02 月 07 日
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美國發明專利的實審加急辦法比一比
黃蘭閔/北美智權法規研究組

怎麼才能盡快拿到美國發明專利?傻傻分不清加速審查、TrackⅠ優先審查、Global/IP5 PPH、Expanded CSP?讓我們來比一比這些五花八門的實審加急辦法。

美國發明專利新申請案最常見的加急辦法,不外乎有以下幾種[1]:以申請人健康或年齡因素請求優先處理[2]、加速審查((Revised) Accelerated Examination)[3]、TrackⅠ優先審查(Prioritized Examination (Track One))[4]、Global/IP5 Patent Prosecution Highway(Global/IP5 PPH)[5],另外,2017年底剛剛上線的Expanded Collaborative Search Pilot(Expanded CSP)[6],也可以算是一種。各種不同的辦法,常看得人眼花撩亂,不知如何選擇。

其實,前述第一種途徑,必須遇有申請人特殊健康狀況,或能搆上申請人年齡門檻,多數申請人大都難以加工適用,可先忽略不提。至於其他幾種,以下簡單整理其辦法規定,供有需要的讀者參考。

種類

 

辦法

AE加速審查

TrackⅠ優先審查

Global/IP5 PPH

Expanded CSP

(Revised) Accelerated Examination

Prioritized Examination
(Track One)

Global/IP5 Patent Prosecution Highway

Expanded Collaborative Search Pilot

1.試行期間

N/A
(常態實施)

N/A
(常態實施)

Global PPH:無限期延長試辦
IP5 PPH:暫定至2020/01/05結束

暫定至2020/11/01結束

2.名額限制

與RCE優先審查共用每年度一萬件名額

每一指定外國合作局每年度有400件名額[7]

3.優先資格區段限制

適用以RCE開啟的後續實審循環

作成終局處分(例:寄發核准通知或終局核駁(Final OA))後喪失優先資格[8]

適用以RCE開啟的後續實審循環

作成第一份實審處分(FAOM,例:Non-Final OA)後喪失優先資格

4.加急效果

(A)官方目標

申請日起12個月內審結(即出現以下任一情況:官方寄發核准通知/終局核駁、申請人提交RCE、申請案廢案)

准予優先資格之日起12個月內作成終局處分

准予加入之日起4個月完成檢索,與外國局交換檢索結果之日起2個月後製發FAOM

(B)實際統計[9]

2015年度平均可於申請日起82.5天通知是否准予加速審查,並自該日起2.42個月寄發1st OA,9.26個月審結[10]

2018年度截至目前為止,平均於申請日起1.3個月通知是否准予優先審查,並自該日起1.8個月寄發1st OA,7.2個月作成終局處分[11]

2017年1月至2017年6月統計,平均於PPH請求書提交後7.99個月寄發1st OA,18.38個月作成終局處分[12]

目前無實際數據公告[13]

5.請求期限

申請日

申請日

美國案實審開始前

美國案及外國對應案實審開始前

6.額外規費[14]

- 37 CFR 1.17(h) Petition規費
(聲明所請發明與環境品質、能源、反恐有關,即毋須繳這項規費)

- 37 CFR 1.17(c)優先審查請求費;

- 37 CFR 1.17(i)手續費;及

- 37 CFR 1.18(d)公開費

7.請求項項數限制

- 獨立項≦3項;
- 總項數≦20項;且
- 多項附屬項=0項

- 獨立項≦4項;
- 總項數≦30項;且
- 多項附屬項=0項

- 獨立項≦3項;
- 總項數≦20項;且
- 多項附屬項=0項

8.申請人送件前檢索要件

有,需依規定檢索並製作審查支持文件AESD[15]

9.外國對應案

(A)必要條件

是,需有外國對應案,且外國對應案有請求項獲外國在先審查局(OEE)判定具可專利性

是,需有外國對應案,且至少一件外國對應案獲准參加指定外國合作局的Expanded CSP

(B)請求項對應

N/A

N/A

是,且美國案Pending期間,所有請求項(含新增及修正後請求項)需對應外國對應案可准請求項

是,且美國案寄發FAOM前,所有獨立項(含新增及修正後獨立項)需對應外國對應案獨立項

(C)跨局合作

有,USPTO單向參考OEE審查結果

有,美國案寄發FAOM前,有USPTO與指定外國局的檢索審查雙向合作

10.額外英譯要求

外國對應案核准審定前一份OA(或PCT案國際階段最後比對意見)若非英文寫成,需提交該文件英譯

外國對應案若無英文公開本,需提交其請求項英譯

11.面詢要求

申請人同意與審委面詢(含FAOM寄發前)談各項可專利性問題,且若有發明單一性問題,願在電話中無異議選組

無,但USPTO建議申請人做好與審委面詢的準備,以最大化優先審查益處

若有發明單一性問題,申請人需在電話中無異議選組

12.答辯修正特殊規定

- 除核准通知外,OA僅有2個月的回覆期間,若請求延期,官方將中止加速審查
- 若提交修正,可能需再提交補充AESD

回覆OA時,申請人若請求延期,官方即中止優先審查

Pending期間,所有請求項(含新增及修正後請求項)需充分對應OEE基礎案可准請求項

- 獲准參加後到FAOM寄發前,不得變更請求項範圍
- 若被要求選組,美國案及外國對應案需選擇同一組發明

 

備註:

 

 

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