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USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則變更及試辦計畫提案[1]。截至2018年12月21日為止，包括來自不同個人、各大智權組織、醫療生技及電子電腦產業代表等，USPTO共收到49份公眾意見書[2]，經彙整分析，正式於2019年3月15日發布正式版PTAB公告後審理（Trial）程序MTA試辦計畫[3]，自發布之日生效並適用當天起成案（Institution）案件的相關程序，試行期間暫定約一年。

依這項辦法，專利所有權人（Patent Owner；PO）可在MTA請求PTAB加發初步指導（Preliminary Guidance）[4]、重送修改後MTA（rMTA），依試辦計畫新規則跑後續流程；但也可選擇不要PTAB初步指導、rMTA，基本按試辦計畫推出前的舊規則行事。一般認為，新辦法或許有利提高MTA過關機率。

依規定，專利所有權人與PTAB會商後，可提出一次MTA新增合理數目的替代項（Substitute Claim），所謂合理，一般指原專利一項可在MTA新增一項替代，且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由，並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。而實務上，除非專利所有權人另有說明或刪除原專利範圍，否則只有在原專利範圍被認定不具可專利性時，PTAB才會考慮其替代項是否具可專利性並於終局決定予以說明。

倘若滿足特定要件，即兩造為求和解而共同提出請求，或有其他充分理由，專利所有權人在獲得PTAB同意後，可再提出後續MTA。然而法規雖有MTA及後續MTA機會，實務上，真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO最新統計[5]，截至2018年9月30日為止，已審結的3599件案件中，專利所有權人共提出326份MTA，其中205份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果，僅有8件全身而過，所占比例不到4%；部分通過的共13件，比例約為6%。

為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲辦法，依USPTO試辦計畫規畫，PTAB可針對MTA作成初步指導，而一旦PTAB製發初步指導，或程序請求人（Petitioner）就MTA提異議（Opposition），即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件，保證專利所有權人有第二次提MTA的機會，也就是rMTA。

至於什麼是PTAB「初步指導」？依USPTO所說，一般可能以短文官函形式處理，視個案狀況，也可能直接在電話會議口頭交付，內容主要考慮MTA新寫入的額外限制，但不討論程序請求人原挑戰（Challenged）請求項的可專利性，另會初步分析專利所有權人所提MTA是否有機會符合法規要件，也會比對案卷記錄所載先前技術，初步判斷程序請求人有無合理機率證明替代項不具可專利性。大致在程序請求人異議之日或異議提出官期結束之日起4週內，PTAB即可發布此一初步指導。

PTAB撰寫終局決定時，一般只考慮最後版本的MTA及替代項，不受初步指導內容約束，但有機會在程序早期得悉PTAB意向，這份新增的初步指導，理論上對程序兩造應有相當高的參考價值。

按先前的辦法，PTAB發布成案決定之日起3個月內，專利所有權人可以先提回應，此時並可併提MTA，而後程序請求人可在3個月內就MTA提出異議，論證MTA替代項不具可專利性，再由專利所有權人決定是否於1個月內提出PO Reply，然後程序請求人可在PTAB同意後加提Sur-reply，期間通常也是1個月。

而依USPTO公告的試辦計畫，PTAB發布成案決定後，專利所有權人可在12週（原提案辦法僅給1.5月）內回應，此時的回應可併提MTA，專利所有權人並可在MTA請求PTAB加發初步指導；之後程序請求人也有12週的時間可以回應，若專利所有權人併提MTA，程序請求人的回應也可就MTA併提異議。

視專利所有權人及程序請求人的選擇，接下來的程序將有不同的走向：

若選擇提交rMTA，可照搬（但非以Incorporation by Reference的模式援引插入）原MTA本已寫入的替代項、論點及證據，但需寫入新替代項以取代一或多個原MTA的替代項（PTAB終局決定只考慮寫在rMTA的替代項），而為論證rMTA符合法規要件且替代項具可專利性，rMTA也可加寫相關論述及證據。但原則上rMTA所提修正、答辯、證據只能回應程序申請人的異議和PTAB初步指導，不得偷渡無關的新修正、答辯、證據。收到rMTA後，PTAB將發新的Scheduling Order啟動新一輪快節奏攻防，程序請求人新增3週的異議期，之後雙方在口審前可再有一次攻防，除口審及口審之前的程序請求人回應之外，其他日期兩造可協商調整。

不過，假使專利所有權人未選擇前述任一選項，即1)未回應程序請求人異議及/或PTAB初步指導，2)未提交rMTA，也3) 未選擇不提交後續文件，反而撤回原MTA，則程序請求人、專利所有權人都不得再提後續書狀，PTAB終局決定也不會處理考慮MTA內容。

多數書狀都有可能提交宣誓書或其他新證據，但Sur-reply是個例外，不論是專利所有權人或程序請求人的Sur-reply，除交叉詰問對造證人的證詞謄本外，不得再提交新證據；此外，PTAB發布初步指導後，倘若專利所有權人未於官期內提後續文書，接下來的兩造攻防都不能再引進新證據。

因時程緊湊，若有可能的證人浮出檯面，兩造應盡快會商證詞提交後的取證時間，比方程序請求人對rMTA提異議後，專利所有權人只有3週的回應時間，所以若程序請求人在rMTA的異議併提新證詞，應於1週內安排後續詰問取證。除非情況特殊，排定的書狀時程不會因證人、雙方律師無法立即配合而改期。

至於排除動議（Motion to Exclude；MTE），若考慮專利所有權人加提rMTA且程序請求人異議的情況，一般會延到成案之日起10月、距12月目標法定期間剩9週時舉行口審，而MTE提交官期可能與兩造口審前的最後攻防書狀提交官期重疊，甚至比後者更早結束，意謂兩造有可能無法表達反對考慮新增證據、趕不及在口審前提出MTE。因此新辦法規定，若有必要，雙方可在口審後請求PTAB同意提交MTE，或在口審時當庭提出口頭MTE。

若專利所有權人已提MTA，但程序請求人因故退出，而PTAB決定走完後續程序，則PTAB可向USPTO審查部門尋求協助，比方可由Central Reexamination Unit（CRU）指派審查官，初步分析MTA有無擴大專利範圍、寫入New Matter等違規問題，以及根據專利所有權人呈報或審查官自行檢索找到的先前技術，比對MTA所列替代項是否具可專利性等，寫成審查官諮詢報告（Examiner Advisory Report）。

MTA通過機率向來偏低，可是實際上，受訴訟策略及其他眾多因素影響，PTAB公告後審理程序本來就較少見專利所有權人提出MTA。試辦計畫儘管有機會拉高MTA的通過機率，未來會不會有更多專利所有權人在程序中提出MTA，仍有待觀察。

畢竟如美國專利律師指出[6]，這些程序的請求項範圍解釋雖適用不同標準，但專利所有權人大可利用仍繫屬於USPTO（Pending）的延續案、Reissue申請案、Reexamination程序來修改專利範圍[7]，這些程序的實審只需面對USPTO審查官，沒有磨刀霍霍想一決生死的程序請求人。再則，提出MTA雖不代表專利所有權人承認原專利範圍有效性堪慮，但焉知PTAB及各級法院法官的心證會否不自覺受到影響。況且，PTAB初步指導也可能在訴訟中被用來攻擊專利所有權人、支持被告的暫停訴訟程序動議或請求項範圍解釋、成為被告爭取更好和解條件的談判籌碼。此外，MTA替代項要等PTAB發終局決定確認其可專利性、上訴期間截止或法院肯認PTAB決定，替代項的專利範圍才能具效力，前後時間可能歷時數年，拉長被告可主張的中用權（Intervening Right）時間、壓縮真正能計算損害賠償的專利權期間。

然而，若專利所有權人真有需要在PTAB程序修改專利範圍，也有專家認為[8]，新辦法的rMTA規則除了保證有第二次的修改機會，還能帶來額外的戰術優勢，考慮程序請求人背負的禁反言限制，試辦計畫對專利所有權人相對友善。

原因是，即使聘用檢索專家加急作業，一般需數週才能拿到較完整的檢索結果，MTA的異議期有12週，但rMTA的異議期只有6週，若專利所有權人對異議提出回應，程序請求人最後的Sur-Replay寫稿時間更只有1週，然後就要口審。倉促間回擊，怎麼想都是專利所有權人贏面大些。因此專利所有權人大可「善加利用」這個時間差，MTA只是寫來釣程序請求人最好的引證文獻及論點，等到提rMTA才亮出底牌，賭程序請求人沒時間做最有效的異議反擊，而且還能讓程序請求人一心二用，無法全心準備口審的言詞辯論。

但無論試辦計畫能否如官方及IP業界希望般發展，在限定時間內新增多個選項及步驟，勢必讓IPR、CBM、PGR的修正程序更緊張、更燒錢。

圖1. APPENDIX 1A：USPTO提供初步指導製發後時程規畫示意圖