專利法授予權利人排除他人實施其發明之權利，但是此排他權有其限制，例如「先使用權」，就是「專利權效力所不及之」一種類型，意在保障早於系爭專利申請前之技術實施者，得以繼續利用其技術的權利，目的是用來彌補「先申請主義」之缺陷。在2013年專利法之修法理由中，並未正面闡述「原有事業目的範圍」的定義。若從司法實務的經驗，或許可幫助思考「原有事業目的範圍」之定義。

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現行專利法「先使用權」條款，源自於2011年專利法修正案，其於2013年1月1日施行。專利法第59條第1項第3款規定「發明專利權之效力，不及於下列各款情事： ... 三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限」。

「先使用權」有其限制範圍，即專利法第59條第2項規定「前項第三款 ... 之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用」。此制度在商標法亦存在，讓善意先使用商標者繼續於其原有商品或服務範圍內使用商標。

而專利法第59條第2項之「原有事業目的範圍」中的「目的範圍」，則是為2011年修法所新增。此修正是為了擴大利用之範圍。修法理由批評當時專利法施行細則第38條將「原有事業」限制在「專利申請前之事業規模」，而認為應無實施規模或事業規模的限制，因此用「原有事業目的範圍」取代之，讓利用範圍類似於日本、德國、和歐盟的規範。

觀點一：以被告的產品製造行為為中心

雖然「原有事業目的範圍」並未限定為「專利申請前之事業規模」，但如果沒有限制，則只要在專利申請前設立的事業都可受到「先使用權」之保護，不免對於專利制度的先申請主義有所傷害。

最高法院96年度台上字第2787號民事判決依據當時專利法施行細則第38條指出，「原有事業」為「申請前之事業規模，使用該技術原有已完成必要之準備，預期所得繼續生產、利用之規模及範圍而言，並非侷限於同一契約或同一客戶、同一產品」。

在該案中，系爭專利為新型專利第M262842號「發光二極體支架」，其申請日為2004年8月13日。被控侵權人A公司於系爭專利申請前已與他公司簽訂製造契約，並完成生產準備事務。前審台灣高等法院認為被告「於系爭專利申請日之前，已在國內使用，且完成必要之準備，在其原有事業內，得繼續利用，取得先使用權」。

最高法院與前審台灣高等法院間的爭議在於原有事業是否「侷限於同一契約或同一客戶、同一產品」。台灣高等法院以系爭合約「係採閉合式」，即[A]公司約定其「所開發『特定』模具不得轉移予他人使用」，而認為超出系爭合約「附件所示合約內容部分，非屬已為準備預期使用範圍，而非先使用權範圍效力所及，應不得繼續使用」。亦即，台灣高等法院認為A公司的先使用權僅限定於替原契約對造而製造侵權物之行為，而此觀點為最高法院所否定。

最高法院所揭示的「先使用權」其重點在於「專利物之製造」行為本身，而不是該行為所對應的特定契約義務。雖此觀點從舊專利法施行細則第38條而來，但其符合2013年專利法的修法意旨，即「在專利申請日前已從事專利物之製造」者「得繼續製造專利物」，並「對其製造之物 … 有為後續使用、為販賣之要約及販賣之權」。

觀點二：以被告的技術領域為中心

在智慧財產法院99年度民專訴字第229號民事判決中，法院認為被告可主張「先使用權」。系爭專利為新型專利第M260940號「整合式無線監控系統」，申請日為2004年5月28日，而公告日為2005年4月1日。被控侵權物為被告於2008年6月3日所標得之花蓮縣警察局之「97年度治安防治專案─重要路口監視及錄影監視系統整合採購案」中，安裝於花蓮縣政府警察局及各重要路口之裝置。

本案被告在2002年8月21日標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/功能建置案」（下稱「天羅地網專案」），並於2002年12月20日實施完成與系爭專利相同的技術。因此，法院認為被告的原有事業範圍包括「向警察機關投標施作相關無線監控系統工程」。進而，法院指出被告可繼續向花蓮縣警察局投標，並利用「天羅地網專案」內的技術，而原告的專利侵權主張則無基礎。

本判決與最高法院96年度台上字第2787號民事判決之意旨相符，而認為「原有事業」範圍不應侷限於同一契約、同一客戶、或同一產品。雖本判決認同被告將侵權技術繼續用於警察局採購案的投標乃屬「先使用權」之保障範圍，但疑問在於「原有事業」的範圍並未闡述明確。

「原有事業」可能僅指「向警察機關投標施作相關無線監控系統工程」，即「先使用權」有兩個限制：「警察機關」和「無線監控系統工程」；而若被告將侵權物提供給非警察機關或未使用於無線監控系統工程，則仍屬侵權行為。然而，根據2013年專利法的修法意旨，本判決所稱之「原有事業」不應限於「向警察機關投標施作相關無線監控系統工程」，而應指本案被告可繼續生產無線監控系統，並且無銷售對象之限制。

待釐清的議題：原有事業目的範圍

最高法院96年度台上字第2787號民事判決應可用於「原有事業目的範圍」之解釋，而將先使用權限定在「預期所得繼續生產、利用之規模及範圍」。但此「預期性」仍屬不確定的概念，問題在於「規模及範圍」是否應根據先使用權人之營業狀態，或是依據相關產業的通常標準而界定。

「規模及範圍」涉及先使用權人減免侵權責任之關鍵。若該「規模及範圍」屬「原有事業目的範圍」，則先使用權可成立；反之則否。「規模及範圍」雖和先使用權人之「預期」有關，但如果僅根據先使用權人之營業狀態而決定，似乎過於主觀而有「規模及範圍」無限制之疑慮。

先使用權人就其營業的未來發展有所預期，但該預期是否「合理」可能有疑問，例如關於「預期」的說詞僅是新聞炒作性質而無實際的商業評估為依據。因此，本文建議應以相關產業的通常標準而界定。至於「通常標準」則有賴相關產業專家證人予以評估，但在一般產業資訊不易取得之狀況下，先使用權人的營運狀態是重要因素，例如侵權物的生產數量、生產線投資程度、客戶數量、所涉相關產業等等。此判斷事實上和「已完成必須之準備」有交集，因為當先使用權人已完成生產準備時即享有先使用權。

然而，「原有事業目的範圍」判斷的「時間點」仍是問題，應以系爭專利申請日當時，或以系爭專利公開日或公告日、或以侵權責任發生日（有侵權之故意或過失之時）等，此事關「規模及範圍」大小之認定。本文建議可採先使用權人是否「明知」有系爭專利存在之日為界定，以符合先使用權避免社會資源浪費之宗旨。在系爭專利核准公告後，專利權人享有排他權，故他人欲利用其專利時應尋求權利人之授權。雖然先使用權人因受專利權效力所不及之保障，但其受保障範圍乃在「原有事業目的範圍」內。因此，一旦先使用權人知悉系爭專利之存在，即不應准許其繼續擴張生產設備或型態，以免「原有事業目的範圍」之限制形同虛設。

本文建議採「明知」而不採「過失」，有別於當下智慧財產法院要求侵權被告應有「注意義務」。因為先使用權人的技術既然早於系爭專利，則應無義務注意發展在後的系爭專利；否則等於要求先使用權人如同一般侵權者而有發現同業專利並迴避侵權之義務，此將與「先使用權」准許在「原有事業目的範圍」內繼續利用系爭專利之意旨相違背。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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