在分散投資風險的考量下，廠商新南向的步伐一直沒有停過，這一期智權報就來聊一聊印尼那些外國申請人較少聽聞的規定：專利發明延遲實施理由聲明書、年費欠款催繳通知、印尼協議使用語文。

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受美中貿易大戰影響，近期許多東南亞國家的討論熱度明顯升溫，印尼即是其中之一，有不少廠商開始詢問印尼專利申請相關事宜。之前《北美智權報》第199期〈新南向聚焦智財保護，東南亞五國IPO官員齊聚台北為你解惑〉一文[1]，已提供部分印尼專利制度基本資訊，除此之外，印尼還有一些外國申請人較少聽聞的規定，例如本文要談的專利發明延遲實施理由聲明書[2]、年費欠款催繳通知[3]、印尼協議使用語文[4]等。

專利發明延遲實施理由聲明書

為促進專利發明技術轉移、投資及地方就業，印尼專利法第20條規定，印尼發明專利申請案領證後，專利所有權人需於公告授權日起三年內於印尼使用或授權第三人使用其專利發明，否則可能依印尼專利法第82條被迫接受強制授權，甚至公部門或其他代表國家利益者，亦可依印尼專利法第132條請求撤銷該專利。惟，已准證的印尼發明專利不會僅因未滿足第20條規定而自動失效，且除非比方有第三人於三年期滿後依法請求強制授權，否則專利所有權人一般毋須證明已於規定期間在印尼實施專利發明。

其實即使第三人想請求強制授權，也必須滿足一定要件，比方證明已有設備能實施該專利發明之類，門檻不低，迄今也未聽聞有人引用相關條文提出這類請求，但為降低各界疑慮，印尼專利局Directorate General of Intellectual Property (DGIP) 2018年發布配套施行細則，給予專利所有權人展延實施期限的機會。倘若已有第三人在其他國家就對應專利請求強制授權，又或手握SEP或其他關鍵專利準備於印尼行使專利權，建議專利所有權人可再檢視有無必要請求延期。

簡言之，若專利所有權人無法趕在授權公告日起三年內於印尼境內實施其專利發明，可於前述期限屆滿前解釋原因，附具委託書及可證明已繳納前次年費的官方收據，依法提出延期請求，若經核可，三年期限可展延為五年。若五年期限即將屆滿，但仍無法實施其專利發明，專利所有權人可書面說明原因再提延期請求，若官方認為所提事由合理，有機會獲准進一步展延期限。

根據不同事務所的分析，官方可能接受的延期理由或許包括：專利製程或專利產品需要進一步研發、（無法找到印尼生產夥伴或印尼當地產能不足以致）現有設備無法實施專利發明、（相關產品已引進印尼但）無能力把所需製造技術引入印尼、生產製造規模尚無法達到經濟規模效益、生產需要具備特定技術的專門人員但印尼缺乏這類人力資源。

年費欠款催繳通知：小心突然冒出來的應繳欠款

專利所有權人若判斷無必要繼續維持一專利，通常作法是不續繳專利年費，任由專利到期失效，如此可省卻文書往來成本，也不會再多添一筆代理人服務費。可是這類常規作業不見得能放諸四海，比方印尼舊有專利法規即很體貼地為專利所有權人預留三年寬限期。

根據印尼專利法規舊制規範，專利不是年費到期未繳即於當年失效，而是連續3年未繳才會依法失效，期間累積未繳的年費及滯納金，皆計作專利所有權人應繳但未繳的欠款，DGIP應寄發規定官函通知補繳，若規定官函都寄發後仍未收到補繳欠款，則改由印尼財政部負責催徵原欠款及新增罰金。由於DGIP之前疏於執行催款通知，這項規定其實少有人知，一直到近期印尼生產投資熱度攀升，且DGIP突然加大催款動作，甚至透過各國駐印尼使館發布催款通知，很多外國專利所有權人這才知道自己在印尼冒出來一筆應繳欠款。

這項高爭議規定在2016年8月26日新法生效後廢止。依新法規定，若專利所有權人未於規定期間繳納到期年費，毋須再等三年，即會於當年自動到期失效，但若有必要，專利所有權人可於年費到期日七天前請求暫緩，則繳費期間可有12個月的寬限期，只不過屆時專利所有權人將需支付雙倍原應繳付金額。萬一真不小心錯過繳費期間，新法沒有特別為此提供特殊規範，可是DGIP 2019年1月31日發布年費逾期未繳相關公告，規定年費未於到期日前繳付，仍可於到期日起6個月內補救，免繳滯納金。

然而新法實施前已產生的欠款，並未隨新法生效一筆勾銷。DGIP幾次通知延長補繳期限，仍有許多專利所有權人拒繳欠費或繼續觀望，於是DGIP使出又一催款手段：在專利所有權人繳清欠款之前，暫停處理其印尼新申請案，也就是其新申請案將無形式初審報告，也不會在優先權日起算18個月後公開，更不會有後續實審動作。雖然此一措施似乎於法無據，但印尼專利代理人表示，若有申請人收到DGIP這類通知，目前最有效率的解套辦法還是盡快繳清官方索要的年費款項。

印尼協議使用語文

印尼2009年頒布國旗國語國徽暨國歌法（Law 24）條文，並於當年7月9日生效，2019年9月30日發布並實施其施行細則（PR 63），凡涉及印尼實體工作環境上的正式溝通，包括諮詢協商、會議討論、須知指南之類，不論書面口語、傳布方式，都須使用印尼文，若涉及外國人，可借助翻譯、口譯協助溝通。而印尼法人擁有的商標，除非為外國授權商標，依法也須使用印尼文。

此外，Law 24第31條第1項規定，凡涉及印尼政府機關、民營機構、個別印尼公民的諒解備忘錄（MoU）或協議，須使用印尼文；而Law 24第31條第2項另又規定，前述MoU或協議涉及外國人時，須使用該外國人本國語文或英文。兩項規定如何調合？PR 63第26條第3項說明，若MoU或協議同時涉及印尼人及外國人，其外文本應與印尼文本完全等同，或為印尼文本的譯本，以確保相關各方對協議內容確有共識。但不同語文版本難免有語義出入，故PR 63第26條第4項規定，在法無明文規範時，協議各方可自行於協議中約定以哪一版本為準。

Law 24及PR 63皆未規範違規罰責，不過在PR 63發布前，即有PT Bangun Karya Pratama Lestari v Nine AM Ltd、Blutether v PT Global Mediacom Tbk, dkk等案，因契約應使用但未使用印尼文，遭印尼法院援引Law 24第31條第1項規定判決無效，所以印尼代理人仍建議，協議涉及印尼實體時，即使協議各方已同意遇爭議時以外國法規為準據法、以外國機構作國際仲裁，最好還是準備雙語版本簽署，再不然，因外文本依法應與印尼文本等同或為其譯本，意味印尼文本製備似乎會先於外文本，則其簽署時間至遲應不晚於外文本。比方有專利發明要授權印尼協力廠生產，又或有需要印尼發明人配合簽署聘雇協議、發明轉讓、專利申請等文件，或應特別注意是否符合前述語文要件，至於PR 63生效前已簽署的違規文件，目前並無明確的改正辦法可供依循。

另一方面，若同為印尼實體，例如，其中一方為印尼企業，另一方為外資企業在印尼成立的有限責任公司（PMA），其管理層不諳印尼文，這種情況可否使用外文簽訂協議？有印尼代理人研判，這類情況應可使用雙語契約或另備外文譯本，但遇有爭議，將會以印尼文本為準。事實上，Law 24及PR 63條文許多詞彙並無明確定義，像是何謂涉及（Involvement）？何謂外國人（Foreign Party）？印尼行政及司法機關選擇如何釋義，不是現在立時能預見，況且法有明文，不代表一定會嚴格執行，後續發展有待觀察。

備註：

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