USPTO修訂MPEP,包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字,皆有調整,反映截至2019年10月為止USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用。
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USPTO於2020年6月30日發布新版MPEP[1] ,包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字,皆有調整,修改章節可見[R-10.2019]標註。反映截至2019年10月為止,USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用,2019年引發熱議的35 U.S.C. 101專利適格性指南(2019 PEG)、35 U.S.C. 112電腦實施發明(CII)審查指南等,皆納入其中。
其中有關專利適格性的部分,依MPEP說明[2] :除收錄去年元月發布的2019 PEG,同年10月追加的更新補充(October 2019 Update)、更早之前的Berkheimer 備忘錄[3] 之類,也都一併收入相關章節,主要分布在MPEP 2013到2016.07(c)有關段落。MPEP此番改版,依據MPEP說法,並未變更該局原來的專利適格性審查規範,且實質核駁(Rejection)的法源依據是實質專利法規,因此即使統整先前零散發布的各項指南改寫MPEP,並不會影響改版前已製發的核駁處分,也不會就此產生新的核駁事由。
除了專利適格性問題,MPEP此次改版還有諸多大小調整。舉例來說,非範圍完全重疊的重覆授權(Double Patenting)核駁,先前MPEP改版時已由顯而易見型重覆授權(Obviousness-type Double Patenting:ODP)改稱非法定重覆授權(Nonstatutory Double Patenting:NDP),現又將簡稱由NDP微調為NSDP。而如MPEP 804.I.B.1的修訂,則偏補充說明性質:舊版文字已規定,若審查官製發NDP核駁,申請人完整回覆有兩種選擇,一是提修正答辯,證明被核駁請求項與引證案相關請求項於可專利性有所區別(patentably distinct),一是提期末拋棄(Terminal Disclaimer;TD);新版則在此基礎上又附加一句:若官方作出NSDP核駁,但申請人回覆時並未在前述兩種選擇中二取其一,僅要求等克服其他核駁事由再行處理, USPTO將視為未完整回應,應依MPEP 714.03規範辦法作業。
至於中文申請人在美國提交IDS常遇到的非英文資訊關聯性簡要說明(concise explanation of the relevance)問題,可用以滿足此一要件的方式,新版MPEP 609.04(a).III所列大致和先前版本相同,不脫是五種方法:(1)直接撰寫提交關聯性簡要說明、(2)提交非英文資訊全文英譯、(3)呈報非英文資訊全等英文對應案、(4)呈報非英文資訊英文摘要、(5)提交其他專利局列有關聯程度(例:有X/Y/A等關聯性代號標示)的英文檢索報告或審查意見之類。而新版額外補充,方法(2)所提英譯可為機器翻譯,方法(3)需於IDS清單列出此一英文對應案並作相關標註,方法(4)可為其他專利局出具的英文摘要。
此外,部分延續案送件後,官方所發第一份OA即為終局核駁(Final Rejection),依舊版MPEP 706.07(b)說明,其適用前提是延續案所有請求項(1)與母案所請發明相同(same invention claimed),且(2)若寫在母案,利用母案案卷紀錄中現成的核駁事由及先前技術文獻,即可合理作成終局核駁。但新版文字修改了前述條件(1),變為與母案請求項相同或於可專利性無所區別(patentably indistinct),依USPTO此處解釋,也就是假設母案寫入延續案該些請求項,母案審查官不能製發選組通知要求分拆。除延續案之外,MPEP 706.07(b)對RCE提出後的第一份OA能否標示為終局核駁,也有類似的文字修改,部分專利律師認為這是相對較大的程序辦法改動。
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