「被主張國內優先權之基礎案（下稱先申請案），包含創作A與創作B，後申請案針對創作A的部分於先申請案申請後十二個月內提出申請並主張先申請案為國內優先權時，創作B的部分是否仍得於後申請案申請後於先申請案中分割為另一分割申請案呢？」此問題係由在筆者一個小小線上讀書會群組成員所提出的。

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圖1. 包含創作A與創作B的基礎案之申請流程

資來來源：楊家興製圖

國內優先權制度規範在專利法第三十條第一項前段[1]：
申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。主要目的在於使申請人可就先申請案為基礎，再進行改良或合併新的請求標的而提出後申請案，據此能就先申請案揭露之技術得以享有與國際優先權相同之利益；亦能減少藉由對先申請案的修正，而導致於審查過程中可能被認為超出原說明書或圖式所揭露之範圍[2]而不予專利之情形發生。

專利法第三十條第一項後段但書規定[1]，主張國內優先權時必須注意之情形，包含：1. 應於先申請案申請日後十二個月內主張、2. 後申請案不得有累積優先權之情形、3. 先申請案不得為分割案或改請案之情形、4. 先申請案已經公告或不予專利審定確定（新型不予專利處分確定）者、5. 先申請案已經撤回或不受理者；而審查時相關規定之事項，則可參閱北美智權報274期《IP小辭典》優先權日，此外設計專利並不適用國內優先權之規定。

前言所述之問題，筆者查找專利審查基準『第二篇發明基準 — 第五章優先權』2.7審查注意事項(3)中給出了建議的做法：「主張國內優先權時，先申請案自申請日後滿十五個月視為撤回，即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割。此一情況，分割案不得再被主張優先權，但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。」[3]，意即先申請案欲被主張國內優先權前，建議將未被後申請案主張優先權的部分先行分割出去為分割案，嗣後才對先申請案主張國內優先權，為審查基準上建議的標準做法。

然而，此標準做法看似並未對前言所述之問題作出否定的答案，實務上還真的有申請人發生此狀況，在該判決[4]中申請人據以先申請案主張分割無法獲准，訴願未果提起行政訴訟，此判決當中確立了前言所述之問題，即先申請案中未被主張國內優先權的部分為分割申請時，該被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿十五個月，且該先申請案尚繫屬於被告審查中，仍屬專利法第三十四條第二項[5]所定之原申請案再審查審定前，則依該條項之明文規定，就該先申請案自仍得申請分割。

此判決最後被補充修入專利審查基準『第一篇程序審查及專利權管理 — 第七章優先權及優惠期』2.2國內優先權之申請案中，審查應注意事項(7)「被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後15個月視為撤回前，雖仍繫屬於專利專責機關，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，惟基於保護先申請案之利益，在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下，於後申請案審定前，得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項。」[6]

有興趣的讀者可以詳閱該判決書之內容。然而，前述兩者審查基準所定之內容為求妥善，筆者建議應可將兩者調和為一致之解釋，避免後續讀者有所謬誤或誤解，使審查基準更臻完備。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊家興 現任： 上市公司智財專員、智財狗粉專小編 學歷： 國立臺北科技大學 服科所主修智財 經歷： 專利商標事務所 專長： 智慧財產權、專利檢索與分析

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