300期
2022 年 01 月 05 日
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Unitary Patent怎麼向EPO申請?什麼是歐洲專利Opt-out?
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

歐盟統合專利法院(Unified Patent Court;UPC)、歐盟單一專利(Unitary Patent;UP)很有機會在2022或2023年啟用,UP怎麼申請?什麼是Opt-out不以UPC作管轄法院?現在該為UP和UPC做些什麼準備?


圖片來源 : shutterstock、達志影像

EPO官網發布新聞稿[1],奧地利國會已於2021年12月2日批准歐盟統合專利法院協議臨時適用議定書(Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application;PPA),待奧地利完成批准文件交存程序,就將啟動臨時適用階段,推進歐盟統合專利法院(Unified Patent Court;UPC)所需各項準備工作,以讓UPC及歐盟單一專利(Unitary Patent;UP)未來能順利運作。進入臨時適用階段後,若一切順利,一般預期德國也會將該國UPCA相關批准文件提請交存,然後再過3-4個月,UPC、UP就將開始啟用。

UP怎麼申請?

申請到授權大致和一般歐洲專利(European Patent;EP)申請案一樣,需向EPO申請,並經EPO實審授權,也同樣有在EPO訴願、異議等程序。待EPO核准後,若確定想由傳統EP轉為UP,需在European Patent Bulletin授權公告日起1個月內提出請求書(Request for Unitary Effect),無額外規費,但在過渡期[2]未結束前,並需附具說明書規定譯文,若EPO申請期間使用英文,譯文可為任一其他歐盟成員國官方語文。

待EPO收到請求書、說明書規定譯本,確認滿足各項要件後,即於Register for Unitary Patent Protection登錄並通知請求人登錄日期,UP自登錄日起,即可取得該日已簽署並批准UPCA的全部歐盟成員國[3]發明專利保護,效果類似在歐盟智慧財產局(European Union Intellectual Property Office;EUIPO)登錄的RCD設計專利。

在EPO公告授權後,應向EPO繳納UP年費,金額相當於EP案前四大指定國年費總額。第一次向EPO繳UP年費,在EPO通知登錄日起至少有3個月的繳費期間,不過基本UP年費繳費原則,仍是以申請日週年日所在該月月底為繳費期限日。逾期未繳UP年費,也有6個月的寬限期可加繳滯納金補救。若向EPO請求登錄開放授權聲明(Statement on a License of Right),UP年費可減繳15%。

UP作為單一機構管理的多國發明專利保護,只繳單一一筆年費,無效、侵權等訴訟統一歸UPC管轄,視個別案件情況,相對EP案進入較多國別或直接在較多歐洲國家申請專利,UP可能有利控制翻譯及年費成本。然而,UP轉手(非授權)需包裹轉讓全部有發明保護的歐盟國家相關權利,無法分割處分,年費也只有繳與不繳的選項,無法拋棄部分國別發明專利保護以降低年費支出,且第三方可直接利用EPO異議程序、UPC無效訴訟一次撤銷UP在所有UPCA歐盟批准國的發明專利保護,風險也不可謂不大。

什麼是歐洲專利Opt-out?

UPC專責處理歐盟專利無效、侵權相關訴訟事務,有一審及二審。其管轄國別,僅限批准UPCA的歐盟國專利,因此以下所提,並不包括EP進入非歐盟成員國(例:瑞士、土耳其、挪威等)或非UPCA簽約或批准國(例:西班牙、波蘭及已撤回批准的英國)後,在當地取得的發明專利;而UPC雖負責專利的侵權及無效相關訴訟,但涉及授權、所有權之類的契約爭議案件,不在UPC管轄範圍,需回歸各國國內法院體系處理;至於其管轄案件,凡EPO授權後請求並經EPO准予轉作UP登錄者,皆只能以UPC作其無效、侵權訴訟管轄法院,而以EP傳統進入指定國方式在UPCA批准國取得的專利,只要申請人[4]或專利所有權人未依規定提Opt-out,可由UPC統一處理相關訴訟。

關於前述最後一點所說EP案Opt-out,即相關專利無效侵權訴訟不以UPC為管轄法院,其Opt-out聲明提交期限,取以下兩個事件先發生時點前:一,過渡期結束日[5]倒推一個月之日;或二,第三人於UPC提出相關訴訟案件之日。不過實際上,UPC正式運轉前,會先導入臨時適用期(Provisional Application Period),有意Opt-out的EP專利所有權人、EP申請案申請人,可在這段期間先提Opt-out請求,一般預期2022年年初到年中就會進入此一臨時適用期,此時所提Opt-out請求,會在UPC正式啟用之日生效。

Opt-out的概念略顯複雜,簡單說,過渡期結束後,未Opt-out的EP案,其進入指定國後取得的發明專利相關侵權無效訴訟,與UP案一樣,統一由UPC處理。但在過渡期期間,EP案以傳統進入指定國程序取得的發明專利,其相關侵權無效訴訟可在UPC或各國國內法院體系擇一地處理,惟需注意以下例外:在第三人於UPC提出相關訴訟案件前,EP案可依規定Opt-out,則該EP進入指定國後取得的各國發明專利相關侵權無效訴訟,僅可在各國國內法院體系處理,Opt-out後,有一次Opt-in的機會,可改以UPC為相關訴訟管轄法院,但一旦Opt-in,即不可再Opt-out;反之,在第三人於UPCA個別成員國國內法院提出相關訴訟案件前,EP所有權人可依規定Opt-in,限定以UPC為相關訴訟的管轄法院。

另應注意,無論Opt-out或Opt-in,需是全部同進同出的決定。EP進入指定國後取得的全部UPCA批准國發明專利需同步Opt-out或Opt-in,不可分拆成部分國別專利Opt-out、部分國別專利保留Opt-in。若有複數所有權人或申請人,需有宣誓書聲明Opt-out係經全部實際所有權人或申請人(不含被授權人)同意,若宣誓書證明陳述不實或有錯誤,所提Opt-out無效。

現在該做什麼準備?

大抵而言,由UPC專責處理歐盟專利無效侵權訴訟,可能有助統一相關法律見解,讓歐盟專利訴訟結果更具可預測性,增加合意和解機會,進而壓低訴訟支出花費,因此當UPC終於接近最後一哩路,許多人都抱持樂觀其成的態度。只不過,面對這樣一個從無到有的新法院誕生,在缺乏既有判例、數據可參考的情況下,也有很多EP申請人及專利所有權人傾向先行觀望[6]。而若想先行觀望,現在其實就應啟動EP專利組合評估作業。

比方著手分析自家專利組合是否有哪幾件EP案價值較高、被攻擊的機率較大?如果確有風險,是否應搶先在臨時適用期遞交Opt-out請求,以免UPC開張第一天就被第三方在UPC興訟攻擊?

又譬如Opt-out聲明需由EP案實際所有權人提交,目前登錄的EP案所有權人資料是否需更正?若有複數所有權人,是否全部的共同所有權人皆已達成Opt-out共識?再假設EP案簽有授權協議,或已用作融資擔保品,被授權人、放款人會否有意見?

諸如此類的前置作業,勢必需投入時間研究協商,建議及早進行,以俾必要時能搶在第一時間送件。事實上,既然不少EP申請人及專利所有權人不想當UPC訴訟的白老鼠,臨時適用期開放遞交Opt-out請求後,預料歐洲各大事務所可能就會迎來第一波Opt-out送件高峰,為避免期限日前急件塞車,建議提早作好評估協商,以便能及時給歐洲專利代理人明確的送件指示。

 

備註:

 

 

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