305期
2022 年 03 月 23 日
  北美智權官網 歷期智權報   訂閱北美智權報  
 
UPCA進入臨時適用階段
歐洲專利申請人及所有權人現在該做什麼?
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

歐盟統合專利法院協議(UPCA)2022年1月19日進入臨時適用階段,距離協議生效、歐盟統合專利法院(UPC)、單一專利(Unitary Patent)正式運作又再邁出重要一步。依EPO Unitary Patent特別委員會規畫,相關準備工作預定2022年6月30日前完成。官方準備工作既將就緒,歐洲專利所有權人、申請人現在該做些什麼?


圖片來源 : shutterstock、達志影像

歐盟統合專利法院協議(Agreement on a Unified Patent Court;UPCA)2022年1月19日進入臨時適用階段(Provisional Application Period;PAP)[1],距離協議生效、歐盟統合專利法院(Unified Patent Court;UPC)、單一專利(Unitary Patent;UP)正式運作的歷史時刻,又再邁進重要一步。EPO及UPC籌備委員會官員2月7日特別為此舉行會談,商討UPC、UP啟用準備事宜,依EPO Unitary Patent特別委員會規畫,相關準備工作預定2022年6月30日前完成[2]。官方準備工作既將就緒,歐洲專利(European Patent;EP)所有權人、申請人現在該做些什麼?

首先,UP類似EUIPO就核發的RCD設計專利保護,可一案在全部批准UPCA的歐盟國家取得發明專利保護,有機會壓低翻譯及其他行政服務開支,每年年費金額等同EP案進入四個指定國需繳交費用。因此,針對審查中的EP申請案,申請人可開始考慮分類:哪些要循傳統EP進入指定國(National Validation)途徑,分別取得個別指定國的專利保護?哪些又要採未來將生效的新辦法,統一在批准UPCA的歐盟國家取得UP單一專利保護?若屬後者,這些EP申請案可能需先放慢申請節奏,因為只有UPCA生效日起公告授權的EP案有機會轉作UP。

其次,UPC開始運轉後,不只是UP案侵權、舉發等訴訟將集中於UPC審理,除例外狀況,傳統EP案在歐盟多國的專利侵權、舉發之類訴訟,也可在UPC一次搞定[3],傳聞有非專利實施實體(Non-Practicing Entities;NPE)正加緊補充EP案庫存,摩拳擦掌準備等UPC開張後一試身手。但水能載舟,亦能覆舟,UPC集中審理,可以省下分頭到各國法院興訟的成本負擔,卻也有多國專利保護一次全滅的風險。不管是申請中或已授權的EP案,若不希望其舉發、侵權訴訟統一由未來的UPC審理,EP所有權人及申請人也應開始與相關人員協商,研擬Opt-out預備清單。

EP案改請UP過渡期新辦法

歷經多年等待,UPCA進入臨時適用階段的第一天,EPO立即發布兩項過渡期新辦法。若有EP案申請人打算等EPO授權後改請UP,不用等到UPCA正式生效,依EPO規劃,只要德國完成UPCA相關批准文書交存程序,即可向EPO遞交以下請求:

1. 暫緩授權公告[4]
凡是已依Rule 71(3) EPC寄發核准預先通知的EP申請案,申請人於回覆EPO確認授權文本當天或當天前,可提制式表單FORM 2025、請求EPO把授權公告日押至UPCA生效後,以俾該EP申請案准證後能適用新制,有資格在授權公告日起1個月內另提Form UP 7000,把所取得的EP改請作UP。

未在規定期間遞件或未使用規定表格,EPO皆視為未收件。已請求暫緩授權公告者,之後可視情況需求撤回這項請求。另應注意,EP申請案暫緩公告期間,若有第三人提出觀察意見或遇其他狀況,EPO審查官隨時可再重啟實審。

2. 提前改請UP[5]
而如前段所述,EPO授權公告日起1個月內,EP案所有權人需再以Form UP 7000正式提出申請,所取得的EP才能轉換作UP。在UPCA正式生效前,EPO開放收到核准預先通知的申請人搶先行動、提前遞交這份改請請求書。

EPO收到Form UP 7000改請表單後,若判斷符合各項改請要件,將待UPCA生效、UP啟用,依法把相關EP案件登錄為UP;但若有文件遞交瑕疵,EPO也將視情況通知補正,或直接宣告拒予登錄作UP。

UPC Opt-out

UPC誕生啟用後,將成為UP專利侵權、舉發訴訟的管轄法院,而傳統EP案的侵權舉發訴訟,若未先在進入的指定國法院開戰或利用Opt-out排除UPC管轄,也可能在UPC單一戰場比拼輸贏。對此,有人躍躍欲試,也有人想先作壁上觀,假使想先避開UPC,在UPCA正式生效前的3個月日出期間可先辦理Opt-out,排除以UPC作EP案侵權、舉發訴訟管轄法院的風險。

當然,Opt-out不是只有UPCA正式生效前的3個月日出期間可辦理,除例外狀況,這段期間結束後,一般仍有Opt-out機會,可是UPC畢竟是無任何歷史數據經驗可資參考的新法院,如果擔心較具市場戰略價值的歐洲專利被盯上,被迫在UPC啟用第一天就需在這裡捍衛自家專利,不妨考慮提前在這3個月的期間先行Opt-out。

Opt-out需由EP案全體申請人、所有權人共同提出,如有授權協議、用作融資擔保,可能需先知會利害關係人並取得其同意,因此EP案申請人及所有權人現在應可開始篩選Opt-out案件名單,並與相關案件共同申請人、共同所有權人、被授權人、放款人等,就其認知意向展開協商。

然而,Opt-out儘管需由前段所述之資格人等共同提出,但實務上,官方資料庫不見得能正確反映實際EP案所有權人及其代理人資料,所以按UPC Case Management System這套官方申請系統的設計,非官方記錄的EP案所有權人及其代理人仍可請求Opt-out。因此,為預防萬一,建議所有權人注意監控自家EP案件,要是發現自家EP案莫名其妙有Opt-out記錄,可先釐清是否是共同所有權人在未知會相關單位、未取得全部利害關係人共識的情況下擅自辦理?若真是有第三方錯填案號資料,UPC開始接受Opt-out申請前,會先擬妥更正辦法,讓這類烏龍事件有更正機會。

 

備註:

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350