法規解析
PCT補充國際檢索服務說明

作者╱北美智權法規研究組 黃蘭閔

2009.05.26
 

文章綱要:
補充國際檢索(SIS)
二代PCT(PCT II)

如《北美智權報》第15期〈《PCT細則》新規定〉一文報導,為回應申請人需求,《專利合作條約》(PCT)架構於2009年1月1日推出新服務。因《PCT細則》第45之二條條文正式生效,申請人在國際階段將有機會請求其他專利局提供補充國際檢索(Supplementary International Search,SIS)報告,以取得更完整的先前技術(prior art)搜尋結果。

補充國際檢索(SIS)

PCT國際階段即製成國際檢索報告(ISR),原可讓申請人了解其發明已存有哪些先前技術,有利判斷是否還要繼續到各國申請專利。但實務上,進入國家階段後,很多PCT案還是被找出其他先前技術,申請人等於無謂浪費了後續投入的時間及金錢,PCT的原始美意因而大打折扣。而SIS服務可由第二家專利局檢索PCT基本文獻及其本國所藏資料,加上各國專擅的語文及技術不同,應有助於降低國際階段未找出相關先前技術的風險。
目前幾家PCT國際檢索機構(ISA)中,俄羅斯、瑞典專利局,以及丹麥、冰島、挪威三國合組的北歐專利組織Nordic Patent Institute(NPI),已自2009年元旦開始提供SIS服務,奧地利專利局預定年底前加入,而歐洲專利局(EPO)預計於2010年1月1日開始提供SIS服務,芬蘭專利局亦有可能於2010年參加。至於澳洲、中國、韓國專利局,皆未明確表態,仍在觀望。加拿大、日本、西班牙、美國等專利局,則是已表示短期內不考慮跟進。

SIS是一項必須另提請求的自費服務,申請人應於最早優先權日起算19個月內向國際局(IB)提出書面請求,繳交手續費及補充檢索費,並指定相關請求項項次和執行補充檢索的專利局(SSA)。一經受理,申請人指定的SSA會於收到國際檢索報告後或於最早優先權日起算22個月內(時間取後截止者)展開檢索,並在最早優先權日起算28個月內製成SIS。

申請人若符合特定資格(例如申請人為中國自然人),手續費可減免90%。且視其需要,任一申請人皆可指定一或多家SSA,但不包括負責製作ISR的專利局。此外,各家SSA也可自訂受理條件,未必來者不拒。

依規定,SSA應就原始送件內容進行檢索,不考慮申請人之後提交的修正,且若含有多組發明,除非申請人另外指定,否則只針對第一組發明做檢索。SIS內容類似ISR,可能會解釋所引用先前技術的相關性和檢索範圍,但不會附上詳細比對後的書面意見,而若報告使用非英文文字,IB將另外翻譯為英文文件。

二代PCT(PCT II)

此外,美國專利商標局(USPTO)日前經由世界知識產權組織(WIPO)平台提案修訂PCT,希望藉由全新的二代PCT(PCT II),提升檢索審查資源的跨國運用效能。
根據其規劃,申請人及第三方將可於國際階段呈報先前技術,且PCT案將先交由兩間專利局做檢索,最遲需於最早優先權日起算20個月時統整兩份檢索報告,以及申請人和第三方提供的先前技術,交於第三間專利局檢索並審查。

第三局可合併進行國際及國家階段審查,並於最早優先權日起算26個月內寄發第一份審查報告,申請人應於最早優先權日起算29個月內回覆。而後,第三局將在最早優先權日起算34個月內寄發可專利性報告,若獲正面的審查結果,且PCT締約國未於一定期間內寄發拒絕通知,該申請案可自動於所有PCT締約國取得專利。

此一規劃的後半部帶入了《海牙公約》的設計,也有專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)的影子。按USPTO的構想,二代PCT將可發揮國際合作的最大效果,因有三局共同檢索,又有申請人和第三方遞交的相關先前技術參考資料,由此產生的可專利性報告,無論是參考價值或公信力,都應當大幅提高,有利實踐PCT創始宗旨,申請人也有機會藉此取得名符其實的「世界專利」。

然而,如此劇烈的變革,當然不能期待所有人無異議一致贊成。例如,國際知識產權聯合會(Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle,FICPI)即認為,依二代PCT提案實施的後果難料,有可能使PCT主要職能愈趨集中,不利小國的發明人及申請人,而且就其觀察,此次WIPO日內瓦會議期間,這項提案並未受到其他PCT締約國的廣泛支持。