究竟解釋申請專利範圍「得」審酌說明書及圖式,或是「應」審酌說明書及圖式,專利實務界迭有爭議,因解釋方法的不同,甚而導致解釋的結果豬羊變色。本文將分3期刊出,對此一問題作深入剖析。
現行專利法第58條第4項明定解釋申請專利範圍的基本原則:「發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。」最高行政法院103年度判字第126號判決:「為正確解讀申請專利範圍,自應詳閱系爭專利及證據2之專利說明書。本件依該二專利說明書解讀其申請專利範圍,就刀片(具)與其電熱源之載具(刀座或電熱頭)之組態並不相同,且此項差異將影響熱傳導之功效。」對於解釋申請專利範圍「得」審酌說明書及圖式,或是「應」審酌說明書及圖式,專利實務界迭有爭議,因解釋方法的不同,甚而導致解釋的結果豬羊變色。
我國專利法有關解釋申請專利範圍之基本原則最早見於民國83年1月21日修正公布的專利法第56條第3項:「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌說明書及圖式。」修法理由:「第3項之規定係參照歐洲專利公約第69條之精神而制訂。」現行法「得審酌說明書及圖式」的解釋方法是否符合歐洲專利公約第69條之精神?是否符合專利法理?實務上是否窒礙難行?
本文謹就我國相關判決、實務問題、立法沿革、外國法相關規定、相關法制及實務等方向入手,嘗試從先占之法理(註1 )出發,就如何正確解釋申請專利範圍的問題,提供筆者之淺見。
我國法院相關判決
對於解釋申請專利範圍,究竟是「應」或「得」參酌說明書及圖式,專利界最普遍的說法見於經濟部智慧財產局於民國93年10月4日發布的「專利侵害鑑定要點」(草案):「申請專利範圍中所載之技術特徵明確時,不得將發明(或新型)說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍;申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時,得參酌發明(或新型)說明與圖式解釋申請專利範圍;……。(註2 )」
以明確或不明確為分界
事實上,司法機關大多數的見解亦偏向以申請專利範圍之記載內容「明確」或「不明確」為分界,以決定是否審酌說明書及圖式。 例如,最高行政法院98年度裁字第1309號裁定:「就專利法第106條第2項規定所謂『於解釋申請專利範圍時,並得審酌創作說明及圖式』,係指申請專利範圍所載之文字用語模糊、定義不明確,而說明書或圖式另有明確之定義或揭露時,可予參酌而言……。」最高行政法院103年度判字第417號判決:「發明專利權範圍既以說明書所載之申請專利範圍為準,申請專利範圍自須記載構成發明之技術,以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時,發明說明及圖式係立於從屬地位,未曾記載於申請專利範圍之事項,固不在保護範圍之內;惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述,或有未臻明確之處,自不應侷限於申請專利範圍之字面意義,而應參考其專利說明書及圖式,以瞭解其目的、技術內容、特點及功效,據以界定其實質內容。解釋申請專利範圍,得參酌內部證據與外部證據,前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案;後者指內部證據以外之其他證據。」最高法院102年度台上字第2298號判決:「新型專利申請專利範圍所載技術特徵不明確時,固得參酌說明書與圖示解釋申請專利範圍,惟申請專利範圍所載技術特徵明確時,即不得將說明書及圖示所揭露的內容引入申請專利範圍。」
偏向「應」審酌說明書及圖式
對於專利法第58條第4項之真義究竟是「應」或「得」參酌說明書及圖式,最高法院或最高行政法院判決通常僅簡單列述該法條或其前身之修法理由,未曾就當事人之攻擊防禦方法清楚明白地表示其見解及論理法則,或剖析該法條之真義及法理。因此,下級法院無所適從,智慧財產法院97年度民專上字第4號判決就表示:「申請專利範圍之文字僅記載專利權之構成要項,為確定其實質內容,自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果,以確定專利之保護範圍(註3 )。」對於前述「自得」參酌說明書,智慧財產法院97年度民專訴字第6號判決其意思為「雖可且應」參酌說明書 :「對於申請專利範圍中的文字、用語有不明瞭或疑義的時候,參考說明書及圖式以瞭解其真義乃是最主要的解決方式。惟,發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考,但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據,因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件(文字、用語),而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍,亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件,否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的,亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動,進而違反信賴保護原則。」
判決「應」審酌說明書及圖式
時至今日,解釋申請專利範圍,究竟是「應」或「得」參酌說明書及圖式,最高行政法院仍有不同見解 ,於今年3月20日103年度判字第126號判決:「為正確解讀申請專利範圍,自應詳閱系爭專利及證據2之專利說明書。」該判決並未區分申請專利範圍是否明確或不明確,據以決定是否審酌說明書及圖式,而是逕審酌說明書及圖式。但該判決仍未清楚明白地表示其見解及論理法則,或剖析該法條之真義及法理。
判決理由稍稍點出正確解釋申請專利範圍之法理及原則者,唯最高行政法院91年度判字第396號判決:「判斷專利範圍之原則應以申請專利範圍的技術內容為準,且申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項,其實質內容並應參酌說明書及圖式所揭示之目的、作用和效果。」該判決理由區分出「技術內容」、「必要構成事項」、「實質內容」、「目的」及「作用和效果」等概念,據以論述解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式的原則,並反映其法理。依現行專利審查基準及實務,筆者自己的淺見說明如下:
(1) 技術內容: 涵蓋申請專利範圍中所載解決問題之技術手段(即後述之構成事項,包括必要技術特徵)及說明書中所載所欲之解決之問題、對照先前技術之功效。進步性審查,審查對象包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效,三者作為一整體予以考量(註4 )。新穎性之審查對象限於申請專利範圍中所載之技術手段(註5 ),而進步性審查必須整體考量問題、手段及功效,就是因為申請專利之發明的技術內容包括問題、手段及功效,而非僅限於技術手段。
(2) 必要構成事項: 構成事項,即技術特徵,為技術手段之構成單元(註6 )。必要構成事項,即必要技術特徵,指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵(註7 )。
(3) 目的: 目的,即發明目的,係以技術手段解決問題、達成功效之主觀想望(註8 )。
(4) 作用和效果: 作用和效果,係個別技術特徵之功能、作用所直接產生的技術效果;功效,係整體技術特徵所構成之技術手段所直接產生的整體技術效果(註9 )。
(5) 發明專利權範圍: 發明的內涵,即前述之技術內容,包括問題、手段及功效。因此,發明專利權範圍,係以申請專利範圍中所載(技術手段)之字義為核心(字義範圍),並反映說明書中所載之問題、手段及功效三者所共同建構之發明構思,進而延伸到實質相同的手段、功能及結果(均等範圍)。
(6) 解釋申請專利範圍的基礎: 基於前述進步性審查的對象及專利權的範圍,解釋申請專利範圍,必須審酌說明書及圖式,限於申請專利範圍之文字記載的解釋方法並非妥適。因為若未審酌說明書及圖式即斷然認定其範圍,即使申請專利範圍之記載明確,邏輯上仍有脫逸發明構思之可能。專利權人以未曾完成之發明取得專利權保護,不僅會損及民事訴訟對造之權益,也會損及社會公益,造成不公平之結果。
實務問題
若依前述「專利侵害鑑定要點」(草案)之見解,解釋申請專利範圍是否審酌說明書及圖式,係以申請專利範圍明確與否為分界。申請專利範圍不明確,始得審酌說明書及圖式;申請專利範圍明確,不得審酌說明書及圖式,以免違反禁止讀入原則(註10 ),不當限縮專利權範圍。前述見解及禁止讀入原則之僵化適用,不僅不符合專利法制、理論,實務操作亦會衍生各式各樣大大小小的問題,而有窒礙難行之虞。
例如專利侵權民事訴訟中經常會遇到難以處理的情況:
(1) 說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B+C,雖然A、B及C三者皆為必要技術特徵,但請求項卻僅記載A+B。於專利侵權民事訴訟,專利權範圍應以請求項中所載A+B為準?或應解釋為A+B+C?
(2) 若依專利侵害鑑定要點之解釋方法,前述請求項中所載之A+B明確者,專利權範圍應為A+B;請求項中所載之A+B不明確者,始有解釋為A+B+C之可能。然而,何謂「明確」?係指專利法第26條第2項之明確性?
(3) 前述「明確」之判斷,逕以請求項中所載之文字內容為準?或必須審酌說明書及圖式,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明,始為明確?換句話說,「明確」的認定基礎僅限於請求項?或另包括說明書及圖式?
(4) 延續前述之例,依說明書之記載,若前述C為對照說明書中所載之先前技術的新穎特徵,卻未記載於請求項,於專利侵權民事訴訟,解釋申請專利範圍的結果應為何?
(5) 若說明書中所記載之先前技術為A+B’,請求項為A+B,而B涵蓋B’,例如金屬涵蓋先前技術的銅,於專利侵權民事訴訟,解釋申請專利範圍的結果應為何?前述情況發生在核准專利前的審查或行政救濟階段,解釋申請專利範圍的結果是否不同?
審查程序的錯亂及困境
依我國民法第802條:「以所有之意思,占有無主之動產者,除法令另有規定外,取得其所有權。」(註11 )所稱之先占(preemption,first possession),是一種以所有(全然管理其物)的意思,先於他人占有無主的動產,而取得其所有權的事實行為。
就申請專利範圍的解釋而言,雖然專利侵權民事訴訟案件的當事人通常會有不同主張,但基於先占之法理,申請專利範圍之意義及範圍在第一次申請時就已確定(註12 )。我國專利法第26條第1項規定說明書揭露發明內容的程度必須達到可據以實現申請專利之發明,第2項規定申請專利範圍必須明確且必須為說明書所支持,可謂係基於先占之法理。美國聯邦巡迴上訴法院就認為請求項之明確性的判斷標準在於「申請專利範圍是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能明瞭」(註13 )。若審酌說明書即能明瞭申請專利範圍之邊界,應認定該申請專利範圍明確(註14 );若申請專利範圍之文義晦暗不明、難以明瞭,且無法經由合理之限縮解釋使其明確者,則應認定申請專利範圍不明確(註15 )。美國專利商標局發布的35 U.S.C.112補充審查指南指出有關第112條第2項請求項用語是否明確的具體審查步驟:步驟1解釋請求項;步驟2決定請求項用語是否明確;及步驟3解決請求項用語之不明確。究其意義,明確性是取得專利權的專利要件之一,而非解釋申請專利範圍的前提條件,若為前提條件,實務上矛盾重重疊疊,困境環環相扣。
行政審查階段 ,審查專利法第46條所規定的專利要件之前,必須先認定申請專利範圍所載申請專利之發明,經確定後始能審查該發明是否符合可據以實現要件、新穎性、進步性及申請專利範圍之明確性、支持要件等。對照前述步驟順序,若申請專利範圍的解釋必須以明確性為前提始能決定是否審酌說明書及圖式,則審查程序錯亂,而有雞生蛋、蛋生雞的爭執。何況,既經認定申請專利範圍不明確,得以違反專利法第26條第2項核駁,何須再審酌說明書及圖式?
司法審查階段 ,基於專利有效原則,應認定申請專利範圍明確而有效,但審酌說明書及圖式必須以申請專利範圍不明確為前提,二者之間有無矛盾?再者,經審酌說明書及圖式,即使認定申請專利範圍未記載必要技術特徵或已涵蓋說明書中所載之先前技術,但仍堅持禁止讀入原則,既不得將必要技術特徵讀入申請專利範圍,又不得排除先前技術,依舊維持原本不明確的申請專利範圍,則又何必解釋申請專利範圍?此外,經法院審酌說明書及圖式仍無法確定專利權範圍,依舊必須維持原本不明確的申請專利範圍,如何進行後續的侵權訴訟判斷?
面臨前述困境,有謂當事人得於訴訟階段抗辯專利無效,以解決該困境,並主張不得由法院主動認定專利無效,因為專利有效原則使然。然而,實務上,當事人不一定會抗辯專利無效,即使抗辯專利無效,大多也只主張系爭專利不具進步性而已,因為請求項通常每一個字都很明確也都見於說明書,故「形式上」已為說明書所支持,難謂請求項不明確(註16 )。事實上,請求項是否明確,尚須考量其「實質上」是否為說明書所支持(註17 )。然而,事涉說明書及圖式的審酌,若請求項本身並無不明確,依專利侵害鑑定要點的規定,必須以申請專利範圍為準,則根本無審酌說明書及圖式的機會,當然也無從爭執請求項實質上是否明確。
進步性判斷的謬誤及困境
進步性審查必須以請求項中所載申請專利之發明的整體為對象,亦即必須將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效三者作為一整體予以考量(註18 )。
當說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B+C,其中C為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項卻僅記載A+B。於專利侵權民事訴訟程序,被告以先前技術A+B’抗辯請求項專利無效。若經解釋申請專利範圍,請求項仍為A+B,將請求項與先前技術比對,雖然B’與B為簡易置換之技術,先前技術仍無法證明請求項A+B不具進步性。為何?因為先前技術無法解決問題X、達成功效Y。事實上,請求項A+B也無法解決問題X、達成功效Y。
延續前例,若B’為B之下位概念,先前技術A+B’可以證明請求項A+B不具新穎性,但因欠缺C而無法解決問題X、達成功效Y,故無法證明請求項A+B不具進步性,從而產生請求項A+B不具新穎性卻具進步性的矛盾。
綜合前二段,說明書記載A+B+C,C為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項卻僅記載A+B。進步性審查時,如何考量請求項A+B解決的問題、達成的功效?
均等論判斷的謬誤及困境
專利侵權民事訴訟案件中,相對於申請專利範圍中所載之技術特徵,被控侵權對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異時,則適用均等論。
說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B’+C,其中C為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項卻僅記載A+B’。於專利侵權民事訴訟程序,若經解釋申請專利範圍,請求項仍為A+B’,被控侵權對象為A+B”,因B’與B”為簡易置換之技術,故可認定請求項A+B’與被控侵權對象A+B”適用均等論。然而,此判斷結果對於被告並不公平,因為被控侵權對象欠缺C無法解決問題X達成功效Y。
如前段所稱,說明書記載A+B’+C,C為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項卻記載A+B’,均等論判斷時,如何考量請求項A+B有關三部檢測的手段、功能、結果?
換個情況,說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B”,其中B”為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,先前技術為A+B’,請求項卻記載A+B,而B為B’之上位概念且涵蓋B”。於專利侵權民事訴訟程序,若經解釋申請專利範圍,請求項仍為A+B,被控侵權對象為A+B’,從B’可以讀到B之文義,致被控侵權對象A+B’構成文義侵權,卻無法解決問題X、達成功效Y,故產生被控侵權對象A+B’構成文義侵權卻不適用均等論的矛盾。
如前段所稱,說明書記載A+B”,B”為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項卻記載A+B,說明書中所載之先前技術為A+B’,均等論判斷時,如何考量請求項A+B有關三部檢測的手段、功能、結果?
適用逆均等論的謬誤
專利侵權民事訴訟案件中,若被控侵權對象為申請專利範圍之文義所涵蓋,但被控侵權對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時,則適用逆均等論,得阻卻文義侵權。
當請求項記載功能特徵(非指手段功能用語),而涵蓋新興技術時,或許會有逆均等論之適用,因為該功能特徵涵蓋範圍過廣,不限於說明書所載達成發明構思的具體結構。以觸控面板為例,當產業技術水準從一般面板進展到觸控面板,觸控面板的先鋒發明記載達成「觸控」功能之技術手段,即可迴避先前技術,例如以上位概念用語或功能用語記載為:「一種觸控螢幕……:一觸控面板控制器……將觸覺定位……轉換為觸覺定位……;一驅動程式……將該觸覺定位……轉換為觸覺效果……驅動……;一觸覺感應控制器……將該觸覺效果……轉換為螢幕訊號……。」不必記載具體之結構,而限縮其申請專利範圍。審查階段,依審查基準規定,解釋達成「觸控」功能之手段,應涵蓋該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請日所能想像的所有結構;同理,於訴訟階段專利權的解釋亦應涵蓋於侵權日所能想像的所有結構,亦即會涵蓋申請日至侵權日之間始研發的新興技術,而該新興技術並非專利權人先占之技術範圍,似有主張逆均等論之空間。雖然如此,時至今日,美國專利侵權訴訟實務尚未出現逆均等論之案例,而我國卻有不少專家學者舉例說明逆均等論之適用,其原因為何?實有細究之必要。
事實上,若誤用禁止讀入原則,常常會連帶影響後續的判斷。例如,說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B’,其中B’為解決問題X、達成功效Y的新穎特徵,請求項為A+B,被控侵權對象為A+B”,而B為B’之上位概念且涵蓋B”。於專利侵權民事訴訟程序,若經解釋申請專利範圍,請求項仍為A+B,從被控侵權對象之B”可以讀到B之文義,致被控侵權對象A+B”構成文義侵權,卻無法解決問題X、達成功效Y,故產生被控侵權對象A+B”可適用逆均等論之錯誤認知。將前述之例具體化,關於電池電極的某專利案,申請專利範圍中記載該電極係由具「微孔」之金屬板所組成,但未記載微孔的「直徑」及「作用」;說明書中記載該微孔的「作用在於控制氣泡的壓力」及「直徑在1到50微米之間」;被控侵權對象的金屬板上之孔徑遠大於50微米,故沒有控制氣泡壓力之作用,但專利侵害鑑定要點第39頁認為該被控侵權對象有適用逆均等論之餘地。
美國二百餘年的專利訴訟實務尚無一件訴訟案適用逆均等論,筆者以為前述案例係因解釋申請專利範圍時未審酌說明書及圖式,且運用禁止讀入原則過於僵化所致。若審酌說明書而將請求項中所載之「微孔」限縮於說明書中所定義的「直徑在1到50微米之間」(筆者按:不限定「微孔」之孔徑是否會有文義不明確之虞?)的微孔,或限縮於說明書中所記載具有「控制氣泡壓力之作用」的微孔,則被告就不必主張適用逆均等論,抗辯被告產品未落入專利權的文義範圍。這樣的結果是否更順理成章?更具說服力?而不會導致我國適用逆均等論之範例滿天飛的現象。
備註
依我國民法第802條:「以所有之意思,占有無主之動產者,除法令另有規定外,取得其所有權。」所稱之先占(preemption,first possession),是一種以所有(全然管理其物)的意思,先於他人占有無主的動產,而取得其所有權的事實行為。參見顏吉承,先占之法理與專利要件,專利師,2014年4月,第17期,頁106~118。
經濟部智慧財產局,專利侵害鑑定要點(草案),2004年10月4日發布,頁35。
智慧財產法院97年度民專上字第4號判決:「我國專利法解釋申請專利範圍,係採學說所謂折衷限定主義(介於中心限定主義及周邊限定主義之間),即原則上對於專利保護之範疇,係根據申請專利範圍之文字通常僅記載專利之構成要件,其實質內容得參酌說明書及圖式所揭示之目的、作用及效果而加以解釋。解釋時之優先順序,依序為申請專利範圍、說明書及圖式。至於實施方式及摘要部分,原則上非屬解釋之基礎。而運用折衷限定主義解釋申請專利範圍,應遵循下列三要點:(1)以申請專利範圍之內容為基準,未記載於申請專利範圍之事項,不在保護之範圍。而解釋專利範圍時,未侷限於字面意義,其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則;(2)因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成要項,為確定其實質內容,『自得』參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果,以確定專利之保護範圍。說明書及圖式於解釋申請專利範圍時,係屬從屬地位,必須依據申請專利範圍之記載,作為解釋之內容;(3)確認申請專利範圍之專業技術涵義,得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-3-15,「進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象,亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量,逐項作成審查意見。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-3-8,「判斷新穎性應以申請專利之發明為對象,就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-13,「技術特徵,於物之發明為結構特徵、元件或成分等;於方法發明為條件或步驟等特徵。」頁2-1-4,「技術手段,係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術內容,為技術特徵所構成。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-4,「必要技術特徵,指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵,其整體構成發明的技術手段,係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-4,「……,並敘明為達成發明目的,技術手段如何解決所載之問題;……。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-4,「對照先前技術之功效,係實現發明之技術手段所直接產生的技術效果,亦即構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果,其為認定申請專利之發明是否具進步性的重要依據。」
禁止讀入原則之大意:解釋申請專利範圍時,不得將申請專利範圍中未記載而僅記載於說明書或圖式中之技術特徵引入申請專利範圍。
王玉成,中華百科全書,「先占,依我國現行民法第八百零二條之規定,指以所有之意思,占有 無主之動產,而取得其所有權 之事實行為也。可知我國民法上之先占,第一、必以所有之意思;第二、必其所占有者為無主之動產,此與德、日、義、瑞諸國民法之規定略同。關於先占之性質,有認屬於法律行為 者,有認屬於事實行為者,應以後說為是。蓋此所有之意思乃全然管領其物之意思,與取得所有權之意思不同。故民法關於法律行為之規定,如行為能力、意思表示 、法定代理 與夫行為瑕疵等規定,於先占無其適用。先占之標的物,民法明定以無主之動產為限,不動產在古代,雖得因先占之事實而取得其所有權,然今日多採不動產登記制度,無主土地 則概歸國家之所有。所謂無主,非必自始無所有人,苟原所有人或占有人以拋棄占有之意思中止占有,而以所有之意思於他人占有前予以占有之者,即不失為先占,而得排他取得該標的物之所有權。惟權利之拋棄,不容推定,主張前占有人有拋棄占有之事實者,應就其主張負舉證之責任。」http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main.asp?id=1746,最後訪視日:2014 年4月21日。
Mark A. Lemley, The Changing Meaning of Patent Claim Terms, Michigan Law Review Vol. 104:105 (2005) (I argue that patent claim terms should have a fixed meaning throughout time and that this meaning should be fixed at the time the patent application is first filed.)
Enzo Biochem, Inc. v. Applera corp., 599 F3d 1332, 1336 (Fed. Cir. 2010) (Indefiniteness requires a determination whether those skilled in the art would understand what is claimed.)
Exxon Research & Eng'g Co. v.United States, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001) (We have stated the standard for assessing whether a patent claim is sufficiently definite to satisfy the statutory requirement as follows: If one skilled in the art would understand the bounds of the claim when read in light of the specification, then the claim satisfies section 112 paragraph 2.)
Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 543 F.3d 1306, 1320 (Fed. Cir. 2008) (A claim will be found indefinite only if it is insolubly ambiguous, and no narrowing construction can properly be adopted . On the other hand, if the meaning of the claim is discernible, even though the task may be formidable and the conclusion may be one over which reasonable persons will disagree, we have held the claim sufficiently clear to avoid invalidity on indefiniteness grounds.)
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-18,「具體而言,即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確,……。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。……例如依說明書之記載,並參酌申請時之通常知識,認定獨立項未敘明必要技術特徵,而導致請求項不明確。此外,審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵,亦可能導致請求項無法為說明書所支持,或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-1-31,「應注意者,請求項不僅在形式上應為說明書所支持,並且在實質上應為說明書所支持,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能就說明書所揭露的內容,直接得到或總括得到申請專利之發明。」
經濟部智慧財產局,第二篇發明專利實體審查基準,2013年版,頁2-3-16。
作者:
顏吉承
現任:
經濟部智慧財產局 專利高級審查官兼科長
學歷:
大同大學工業設計系學士
經歷:
智慧財產局專利審查官(1988~迄今)
智慧財產法院技術審查官&主任技術審查官(2008~2011)
裕隆汽車製造股份有限公司副工程師兼專案經理(1983~1988)
智慧財產培訓學院TIPA講師
著作:
專利侵權分析理論與實務-五南出版社
新專利法與審查實務-五南出版社
新型專利形式審查基準及技術報告-五南出版社
專利說明書撰寫實務-五南出版社
設計專利理論與實務-揚智出版社
設計專利權侵害與應用-揚智出版社
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