一般來說基於先發明主義,專利申請案之發明人將會先被推定為先發明人。然而在審查委員依職權或是經利害關係人申請而發動發明人爭議程序時,就要先確認該發明是由誰首先完成的。然而,要如何確認一項發明已被完成?在美國專利審查程序手冊第2138節(註3)(MPEP2138)中指出,「首先將發明付諸實施」(reduction to practice)之人,原則上即會被推定為首先發明人(prima facie the first and true inventor) 。在該章節中說明,所謂的付諸實施包含有「實際付諸實施」(actual reduction to practice),以及「推定付諸實施」(constructive reduction to practice) 二種態樣。在這二種態樣中,實際付諸實施係指製造及測試具有物質形體,進而能夠呈現該發明之全部特徵的該發明之實體實施例的時間。推定付諸實施則是將「合法提出專利之申請」之時間(也就是專利申請案之申請日),推定為「付諸實施」的時間。
「首先付諸實施」之人雖可推定為「首先發明人」,但此人未必是首先構思出相同發明之人 (the first person to conceive)。在美國專利法的先發明主義中,對於首先完成構思(conception)者也有提供保護。因此,如果發明人可以證明其係比首先付諸實施之人更早構思出相同之發明,並且其在首先付諸實施之人構思出同一發明以前,即已開始不斷地且合理地付出努力來讓發明付諸實施的話,此時,該發明人便可即成為「首先發明人」,並藉以可主張優先取得專利。然而,在「首先完成構思」以及「實際付諸實施」兩者,與「推定付諸實施」之間也不可以發生放棄、壓抑或隱藏 (abandon, suppress, or conceal) 其之專利申請準備的行為,將不得再主張優先完成發明。也就是說,倘如「首先完成構思」以及「實際付諸實施」兩者,基於確保營業秘密、規避專利公告制度,而「長期遲延或不合常理地遲延提出專利申請」時,將無法主張其為先發明人。
此一制度主要是體現於經過修法之後的35 U.S.C. 102(a)(2)之規定內。依照 MPEP 2154 的說明內容,可以依據35 U.S.C.102(a)(2)之規定而作為有效前案的先前技術,應該要滿足以下幾項要點:(1)美國專利文件(U.S. patent documents);(2)有其他人列名為發明人 (Names Another Inventor);以及(3)在所請發明之有效申請日之前即有效地提出申請 (effectively filed before the effective filing date of the claimed invention)。然而,35 U.S.C. 102(b)(1)(B)也進一步規定,若該先申請案係源自於發明人或共同發明人之揭露內容(也就是並非為適格發明人)時,則該先申請案並不屬於有效前案。