2010年6月28日美國最高法院公告Bilski v. Kappos案判決結果，九位大法官一致認為Bilski案主張發明依法不得授予專利。結果雖符合一般預期，但其法理分析卻分為兩派，最終以5：4的比數作成結論：美國專利法35 USC 101條文並未全面否定授予商業方法專利的可能性，但Bilski主張發明屬抽象概念，無法准予專利。

如《北美智權報》第18期〈商業方法專利案例探討──IN RE BILSKI 與美國專利法§101之專利適格標的〉說明，Bilski案主張發明主要是能源商品的避險交易操作方法，而此次判決主要討論：如何判定Bilski案主張發明不是美國專利法35 USC 101條文規範的專利適格客體（patent eligible subject matter）？是因為Bilski案主張發明無法通過M-or-T判斷標準（machine or transformation test）？是因為商業方法不得授予專利？抑或是因為Bilski案主張發明純為抽象概念？

也就是說，35 USC 101條文載明，符合各項要件之方法（process）、機器、製品、物之組合四類發明可獲專利。而Bilski案的最大爭議，正是何謂可授予專利的方法發明？

判決結果

Anthony Kennedy大法官代表撰寫的多數意見指出，美國最高法院過去判例一再提醒，不應導入國會立法時未明示的限制條件。詮釋專利法條文時，除非法規另有定義，否則應以文字的通常意思解釋。

對照適格方法發明相關判例，這項通則僅有一確定之例外，即自然法則、物理現象、抽象概念不可授予專利。此一例外雖未寫入法條內容，但35 USC 101明文規定，唯有新穎有用（new and useful）的發明才能授予專利，而此一例外基本符合本條條文意旨，且行之久遠，已有150年的歷史。

M-or-T測試非唯一判斷標準

若以M-or-T為35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準，將違背上述法條詮釋原則。依35 USC 100(b)定義，35 USC 101「方法」一詞意為：方法、技藝（art）或方式（method），並包括對既知方法、機器、製品、物之組合、材料做新的利用。若作通常意思解釋，這段話並沒有需搭配機器裝置或伴隨物品轉換的限制條件。換言之，決定主張發明是否為35 USC 101定義之方法時，最高法院先前判例雖也顯示M-or-T可作驗證工具、提供有用而重要的判斷線索，但畢竟不是35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準。

所以，即便Bilski主張發明無法通過M-or-T判斷標準，亦不代表Bilski主張發明非35 USC 101規範可授予專利的發明。

同理，35 USC 101規範的適格發明並未全面排除商業方法。方法一詞作通常意思解釋時，可包括至少部分的商業方法。另方面，依35 USC 273(b)(1)規定，被控侵害一專利的「方式」項時，只要符合規定條件，即可引用先使用權進行防禦，而據35 USC 273(a)(3)定義，前述方式一詞是指從事或經營商業的方法（method of doing or conducting business）。若說商業方法在任何情況下皆無法取得專利，則35 USC 273相關條文即喪失立法意義，於理不合。

所以，Bilski主張發明雖屬商業方法，並不代表Bilski主張發明非35 USC 101規範可授予專利的發明。

然而，Gottschalk v. Benson、Parker v. Flook、Diamond v. Diehr三案判例，早已揭櫫本案可援用的判斷原則：判斷時需考量整體主張發明，抽象原理本身是基礎事實、原始動機，不得授予專利。若為不得授予專利的抽象概念，即使以限定使用環境、增加非重要後解決活動（insignificant postsolution activity）等手段迴避，也不會因此轉變為35 USC 101適格方法發明。但抽象概念、自然法則、數學公式本身雖不得授予專利，在既知結構或方法上應用自然法則或數學公式所產生的發明，仍有可能成為可授予專利之客體。

所以，Bilski案第1、第4項所描述的避險相關操作、數學公式皆屬抽象概念，一如Benson、Flook兩案之演算規則，不得授予專利。而其餘各項描述商品及能源市場的避險操作應用例，就像Flook（、Diehr）案所說的限定使用環境、增加非重要後解決活動，一樣非35 USC 101規範可授予專利的方法發明。

簡言之，Bilski案直接引用Benson、Flook、Diehr三案原則解決爭點，並未採用任何可能衍生廣泛潛在影響的二分判斷原則，也未對35 USC 101方法發明提出進一步定義。同時判決文強調，本案多數意見未替State Street、AT&T Corp.等案的Fed. Cir.相關詮釋背書，儘管M-or-T不是唯一判斷標準，但也不反對Fed. Cir.再發展其他符合美國專利法條文精神的判斷標準。

此外，35 USC 101只是一道門檻測試，即使主張發明確為本條規範可授予專利的方法、機器、製品、物之組合發明，仍需滿足35 USC 102、103、112等各項法定要件，才能取得美國專利保護。

John Paul Stevens大法官所撰寫的協同意見，亦贊同M-or-T不是唯一判斷標準，僅為重要判斷線索。且文中註釋提及，縱使M-or-T測試無法明確界定可授予專利的方法發明範圍，亦不表示任何能產生有用、具體而有形結果（a useful, concrete and tangible result）者都可授予專利。

這份協同意見長達47頁，就篇幅及結構來看，有人揣測原來曾一度是本案多數意見。文中就法條字義、歷史背景、作用分析等面向，反覆論證商業方法本身即非35 USC 101適格方法發明，與多數意見所持立場呈鮮明對比。

例如，多數意見強調35 USC 101所用方法一詞應作通常意思解釋，但Stevens大法官身為Flook案判決文作者，卻指此說與Flook案多數意見相左，亦有違半世紀前國會修法的用意。若作通常意思解釋，則犬隻訓練方法、舞步、射籃方式、甚至是文字、故事、歌曲，只要寫成打字或發聲步驟，都有可能成為35 USC 101適格客體。

又例如，本案多數意見引用35 USC 273部分條文，佐證35 USC 101未排除商業方法授予專利的可能，但這份協同意見引述多份1999年《第一發明人防禦法案》（First Inventor Defense Act）修法當時的文字記錄，推斷正是因為1998年Fed. Cir.在State Street案作出商業方法可授予專利的結論，出乎各界意料，美國國會才緊急修訂35 USC 273相關條文以為補救。

同時，Stephen Breyer大法官也撰寫了另一份協同意見，列出他個人認為多數意見及Stevens大法官協同意見都可接受的四點觀察：一、35 USC 101法條文字劃定範圍雖寬，但非毫無限制；二、M-or-T判斷標準曾多次協助美國最高法院判定何謂可授予專利的方法發明；三、M-or-T測試一直都是有用而重要的線索，但從不曾成為唯一的判斷標準；四、但這不代表如State Street案所說，任何能產生有用、具體而有形結果者都可授予專利。

獲悉判決結果後，USPTO立即在第一時間發出內部通知，指示審查官繼續使用現行的M-or-T判斷標準及審查指南。簡言之，若一主張方法發明能通過M-or-T判斷標準，除非另有明確事證顯示該方法應屬抽象概念，否則即有可能屬於可授予專利之方法；反之，若未能通過，除非另有明確事證顯示該方法應不屬於抽象概念，審查官應發出101核駁，再由申請人說明其方法發明為何不屬於抽象概念。

然而，官方核駁須先建立一主張發明不具可專利性的表面證據（prima facie case），而Bilski案判決文寫得清楚，M-or-T不是35 USC 101適格發明唯一的判斷標準，若因一申請案未通過M-or-T測試就逕行發出101核駁，也有人質疑此舉將違背前述審查原則。

於是USPTO又在7月27日公告新版指南，簡稱Interim Bilski Guidance，以補充2009年8月24及6月28日相關公告，若各版本所闡述的適格發明審查方針有異，以最新公告的內容為準。據其指示，一機器、製品、物之組合發明是否為35 USC 101適格客體，2009年8月公告的舊版指南仍是重要判斷參考。

據新版指南所說，新公告的審查作法雖不同於先前標準，但需判定一主張發明是否為抽象概念、有無35 USC 101問題，不是多數審查官例行會遇到的狀況，因此預料多數審查官的判斷流程不會因此變得複雜。此外，在USPTO採取M-or-T判斷標準前，遇到未能充分引用具體實例（physical instantiation）的方法項，即可以發明屬於抽象概念為由，而加以核駁，在Bilski案宣判後，這一作法仍無不妥，因此多數案件的判斷結果應不至於隨之逆轉。

新版指南並一再強調，為加速審查流程，一申請案即使有部分申請專利範圍不符合35 USC 101，審委仍需全盤考慮該申請案是否滿足35 USC 102、103、112等各項法定要件，以期於第一份審查意見通知書中，列出所有可能的核駁理由。除非是極端特例，否則審委不應單獨只討論35 USC 101核駁。

為協助審查官判定一主張方法發明是否為抽象概念，除M-or-T判斷標準之外，新版指南額外提出數項相關考慮因素，整理成兩頁A4紙的快篩清單。簡單說，其關鍵在於：該方法是否涉及或需以特定機械設備執行？實施該方法是否導致或涉及特定物件的轉換？若無特定機械設備或轉換，實施該方法是否涉及自然法則之應用？執行該方法各步驟是否涉及一般概念？

這份指南適用所有新舊申請案，未來還將進一步補充說明及範例。USPTO並邀請公眾於9月27日前就此一過渡期間的指南提出看法建議，待統整評估之後，會再彙集成最終版本公告。

Bilski案去年11月即召開言詞辯論庭，就當天大法官所提問題分析，其主張發明不予專利其實不讓人意外。宣判之前，各界關注焦點在於美國最高法院如何看待M-or-T判斷標準、商業方法專利，以及會否提出新的判斷標準。最後最高法院表示M-or-T不是35 USC 101適格發明唯一的判斷標準，卻也沒有完全抹煞其價值，狀況類似KSR v. Teleflex案對TSM判斷標準的說法，四平八穩地歸納九位大法官少數共識，很多人雖不滿意，但也不意外、尚能接受。

只不過，誠如Stevens大法官協同意見所言，本案判決文引用Benson、Flook、Diehr三案原則，推導出Bilski主張發明為抽象概念的結論，但文中並未解釋其推論過程，也未說明何種條件會構成不可授予專利的抽象概念。Fed. Cir.前首席法官Paul Michel（Bilski案Fed. Cir.聯席審理判決文撰寫人）日前接受網路作家專訪時亦表示，官方審查、法院審理都需要一定的參考標準，他個人認為此次判決無益於提升類似爭議的可預測性。

畢竟，既無明確指引，則所謂「抽象概念」標準也只是一種空泛的說法、抽象的概念。如何判斷一方法發明適格與否，本案留下了相當大的模糊地帶，許多方法發明的可專利性、專利有效性還待未來逐案驗證。

此外，Bilski案判決結果發表後，參眾兩院司法委員會主席相繼發言，引用本案判決論證專利法改革確有必要。其中參院司法委員會主席Patrick Leahy表示，本案判決為商業方法專利留了扇門，殊無必要，恐怕會引發更多無謂的訴訟；言下之意，頗有推動修法、明確規範商業方法可否授予專利的意圖。不過截至目前為止，以上言論似乎仍僅止於個人立場表述，尚無正式的修法動作。

同樣值得注意的是，Bilski案的影響未必只限於美國境內。澳洲專利局（IP Australia）7月21日公告編號2009201212號申請案聽證（Hearing）程序最後決定，其內容即引用Bilski案此次判決，認定該申請案主張的「發明商業化方法」（Method for Commercialising Inventions）並非可授予專利之發明。