美東時間2011年3月8日下午5:55，美國參議院以95：5的比數投票通過《美國發明法案》（"The America Invents Act"，即先前所稱《2011年美國專利改革法案》（"Patent Reform Act of 2011"），編號S.23），法案重點是：授權USPTO自訂規費、禁止多數規費挪作他用，準備改採先申請制（First Inventor to File），並刪除損害賠償…等相關條文。儘管這項法案尚需經過美國眾議院審議，但能跨出成功的第一步，美國政府相關部門、IP社群及幾個大型企業團體大都表示欣慰。

S.23法案是由參院司法委員會主席Patrick Leahy在今年元月25日提出，並獲其他十多位參議員署名支持，2月3日該委員會投票通過修正部分條文，即以修正版本送交參院全院審議。2月28日參院全院開始審查該法案，隔天並以97：2的票數通過將S.23更名，並刪除損害賠償、蓄意侵權相關修法文字，納入其他修正內容（Manager’s Amendment to S.23）。在3月7日最後期限前，兩黨參議員共就S.23法案提出44種修正版本內容，部分修正版本提案內容經表決採納。之後，將最終修正版本排入3月8日全院表決議程，並在當天順利通過。

美國國會、學界、專利制度利害關係人早有共識，美國專利制度極需改革，於是自2005年開始提出一系列專利改革法案，但不同利益團體為個別條文的增刪修改各持己見、相爭不下，2011年才首度有專利改革法案排入參院全院議程。換言之， S.23法案儘管只花四十餘日即結束提案及審查，參院走到這一步其實花了6年時間。然而一場戰役不見得能決定最後的戰爭結果，根據《華盛頓郵報》報導，光去年一年，就至少有267個不同組織聘用近百家公關公司在國會山莊遊說。2011年美國專利改革法案會否通過並頒佈，至今還是個未知數。

USPTO自訂規費專款專用

USPTO過去幾年一直努力爭取自訂規費許可權，許多產業及IP專業人士則把杜絕USPTO規費挪為他用列為第一要務，2008年底USPTO面臨嚴重的財務缺口，尤其突顯了這兩項修法的必要性。根據S.23第九條及新增的第廿條，若順利修法，USPTO未來將可在一定規範下自訂並留用所收規費。

2005至2008年度USPTO每件專利申請案審查成本平均高達3773~3961美元，但一般發明正式案送件之初，非小實體申請人只需繳申請、檢索及審查費計1090美元。原因是，為降低申請門檻，美國特意壓低前段申請審查規費，以後段的領證費及年費補貼其間差額。如此規畫，立意良善，卻也潛藏風險。領證費及年費合計貢獻USPTO逾半專利相關收入（見附圖），但申請案送件、核准之後，兩項規費會否入帳，全看數年後申請人及專利權人的決定，非USPTO所能掌控。

一場金融風暴險些讓USPTO栽了跟斗，也讓USPTO更積極爭取訂立規費的主控權。根據S.23第九條，未來USPTO只需依序諮詢美國專利商標局的專利公共諮詢委員會（Patent Public Advisory Committee, PPAC）或商標公共諮詢委員會（Trade Mark Public Advisory Committee, TPAC）、通知國會及公眾並徵求其意見，即可用較有效率的方式自行公告訂定或調整規費。同時，為鼓勵使用電子送件，美國發明正式申請案（不含Reissue）若未以官方指定的電子方式送件，USPTO需依法加收US$400費用，小實體申請人可減免50%。

S.23還一併處理了規費挪用問題。USPTO並非依賴稅款維持的一般政府機構，日常運作靠的是申請人或專利權人所繳規費，而一筆規費進帳，即有對應的工作需完成。但目前USPTO卻是以新收規費在支應舊有案件審查處理經費，假設有一天該局不再有新的規費進帳，馬上就會面臨積案如山卻無以為繼的窘境。USPTO寅吃卯糧，部分原因與美國政府的預算統籌分配制度有關。根據美國智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association，IPO）統計，20年間，USPTO已有8億美元的規費收入挪為其他政府單位用途。

為使USPTO有充足資源增聘人手、汰換IT設備、擴展衛星辦公室及執行各項相關計畫，以解決積案問題，及早發揮眾多發明最大商業化效益、創造更多就業職缺，S.23新增第廿條，準備為USPTO設置周轉基金，除前述為鼓勵電子送件而新建的規費，以及先前專利向商標部門借調並應歸還款項，其他所收規費都將存進此一基金，專供USPTO局長調度，不受年度預算限制。

改採先申請制

由先發明制（First to Invent）改為先申請制，是一項牽連甚廣但有高度不確定性的變革。支持者謂，先申請制以明確的有效申請日（Effective Filing Date）分先後，有助於簡化專利申請制度。許多美國申請人早已大量在外國申請專利，不僅支持改採其他主要工業化國家採用的先申請制，甚至也開始以先申請制的思考模式擬定美國專利申請策略。但反對者說，國會歷年討論多聽取大型企業的意見，先申請制不利中小企業及獨立發明人，且有研究顯示，加拿大1989年改採先申請制並未激發更多研發活動，大型企業占專利發明所有權人的比重倒有升高跡象。

事實上，加州參議員Dianne Feinstein曾在3月2日提案欲刪除S.23法案改採先申請制文字。但顯然USPTO所提資料奏效，多數參議員相信改採先申請制對中小企業及獨立發明人的影響微乎其微：2007年USPTO只有7件Interference案，牽涉中小企業或獨立發明人者，僅有一件，即使是現今的先發明制，也罕有獨立發明人較晚申請但靠先發明勝出的實例。於是，3月3日經全院表決，以87：13的票數擱置了Feinstein議員所提修正，而3月8日當天，Feinstein議員本人還是投票支持了未納入此一修正的S.23法案。

依S.23法案第二條，美國專利法第102條條文（35 USC 102）將全面重寫，雖然新穎性基本判斷原則不變，但諸多細節會隨之調整。例如，原載於35 USC 102(e)所謂「申請在先、公佈在後的先前技術」（Secret Prior Art），修法後基本將以35 USC 102(a)(2)條文取代，加上新增35 USC 100(i)條文重新定義美國申請案有效申請日，將牽動美國擬制喪失新穎性的適用範圍。

比方說，2000年1月1日甲在外國提出專利申請案A’；2000年7月1日乙就同一發明在美國提出專利申請案B；2001年1月1日甲主張A’優先權在美國提出專利申請案A。A案、B案都在最早優先權日起算18個月後於美國公佈。

依美國專利法現行法規，前述擬制喪失新穎性原則可套用在非顯而易見性核駁，但在日本、歐洲等主要工業化國家，官方審查時不得以這類先前技術組合成進步性核駁理由，而S.23並沒有討論或處理這項差異。況且，美國與其他國家的差異不止於此，也因此，即使美國專利法依S.23法案修訂，與其他主要工業國的先申請制仍有相當區別，儘管USPTO等主要專利局倡議跨局合作審查，方便之門並不會因此次修法全面大開。

刪除損害賠償相關條文

過去幾屆美國國會總會引用高額訴訟花費之類的資料，證明專利制度遭濫用、專利改革刻不容緩，而公聽會各領域代表則常說，法院程式曠日費時，甚至部分法院判決就是問題根源，唯有國會修法才能及早除害。不料國會修法進度牛步，一耽擱就是6年過去。此次S.23全面刪除損害賠償、蓄意侵權定義文字，承審法院及管轄權條目只剩技術性修訂，法院系統相關實質修法文字所存無幾，對專利改革法案本身來說，毋寧有著幾分諷刺。

有此轉變，其中一項因素是，美國法院系統藉多項判決達成了部分修法目標，似乎法官也聽到了公眾及國會的期待，率先調整解釋法律方向。許多人都感覺到，過去幾年美國聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit，Fed. Cir.）、最高法院判決內容多有解釋美國專利政策，衍生出司法高於立法的傾向。

另一項因素是，經過這些年的激烈交鋒，各方陣營及國會議員逐漸理解，專利制度使用者結構複雜，沒有專利改革能盡如人意。與其任由利害關係人綁架法案，以USPTO財務為人質，無限期拖延必要變革，倒不如移除最棘手的損害賠償、蓄意侵權等文字，以加速取得各方所能接受的最大公約數。

附記：眾院動作

眾院司法委員會主席Lamar Smith 3月30日已正式提出眾院版《美國發明法案》（H.R.1249），4月12日再就H.R.1249法案提出Manager’s Amendment，隨後並於14日召開委員會會議討論各版本修正提案，其中部分修正提案獲委員會表決通過，最終並以32：3的比數決議將修正後的H.R.1249內容送交全院審議。

簡言之，2011年開春以來，美國專利改革法案進展神速，但距離正式交由總統簽字頒佈，還需通過眾院全院審議、調合參眾院不同版本等兩大關卡，因此仍難預料法案何時通過及最終修法內容。