法規解析
美國專利改革法案AIA正式頒布

整理╱北美智權法規研究組 黃蘭閔

2011.09.16

美國總統歐巴馬(Barack Obama)於2011年9月16日簽署由參眾兩院通過的《Leahy-Smith美國發明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,編號H.R.1249,簡稱AIA)。AIA頒布後,最直接及最快影響到申請人的便是美國多項專利規費在9月26日便將開始調漲15%。以下便將變動的重要資訊整理如下,以提供各企業參考。

1. 法案頒布日即起生效

項目

AIA

35 USC

說明

多方再審查程序過渡期成案標準

6(c)(3)

修312、313

成案門檻提高:對舉發專利的任一專利範圍構成實質可專利性新問題(Substantial New Question of Patentability;簡稱SNQ),改為有合理可能(Reasonable Likelihood)成功挑戰至少一項專利範圍。

USPTO自定規費權限

10

增123

授權USPTO訂定、調整專利商標規費,以支應相關業務成本。新增微實體類別,多數規費小實體申請人可享50%優惠,微實體申請人優惠75%。

最佳實施例揭露與無效

15

修282(3)、119(e)(1)、120

一專利範圍不應因未揭露最佳實施例而被取消、被判無效或專利權不可行使。美國國內優先權主張是否有效,不考慮最佳實施例揭露因素。

虛擬及不實專利標示

16

修287(a)

新增可以公開免費網址代替專利號。

修292

仿冒或不實標示僅美國政府可據本條條文提告要求裁罰。因對造違反本條條文而蒙受競爭性損害者,可在美國地方法院提出民事告訴,請求合理賠償。產品標示到期專利,不算違反本條辦法。

法院管轄權及程序事務

19

增299

一般專利訴訟,因同一專利產品製程相同交易事件被控侵權者(非僅因被控侵害同一專利),才能成為訴訟參加人或併案處理。預料NPE訴訟成本將隨之提高。

2. 頒布日起算10日生效

項目

AIA

35 USC

說明

優先審查

11(h)

 

申請人可繳US$4800及其他應繳規費,請求優先審查其原始發明/植物專利正式申請案。有小實體優惠規費。

15%過渡期加收規費

11(i)

 

35 USC 41(a)/(b)/(d)(1)、132(b)規費暫行加收15%額度,加收期間將在USPTO首度自定規費生效日終止。

3. 2011年10月1日生效

項目

AIA

35 USC

說明

USPTO準備基金

22

修42(c)

USPTO年度所收規費若超過該年度其撥款額度,超出的規費收入應存入美國財政部設專利商標規費準備基金(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)。

4. 頒布日起算60日生效

項目

AIA

35 USC

說明

電子送件鼓勵措施

10(h)

 

原始發明正式申請案若未以官方規定電子方式送件,應加收US$400(小實體申請人可折半)。

5. 頒布日起算12個月生效

項目

AIA

35 USC

說明

發明人
宣誓書

4(a)

修115、118、251

發明人宣誓書可與轉讓書合併,若發明人死亡、無法律上行為能力、失聯,或有轉讓義務但拒簽宣誓書,可用替代聲明滿足此一要件。一人若獲發明人轉讓或發明人有義務轉讓該人,可以該人名義申請專利。

領證後呈報先前技術

6(g)

修301

可呈報先前技術範圍擴大,包括專利所有權人在聯邦法院或USPTO程序就特定專利任一請求求範圍所持立場的書面聲明。

領證後複審

6(d)~(f)

增32章

新增領證後複審(Post-Grant Review)程序,類似EPC異議程序,限於該專利公告日起9個月內提出。

多方複審

6(a)~(c)

修31章

以多方複審(Inter Partes Review)程序取代多方再審查程序,成為領證後第二階段複審,若無(第一階段)領證後複審,第三人可於專利公告日起算9個月後提出,但僅能挑戰35 USC 102、103問題。

領證前第三人呈報先前技術

8

增122(e)

呈報時間截止日原則上以公開日後的6個月內為截止日,惟尚須與審查意見通書(non-final OA)以及核准通知書(NOA)發出日綜合判斷。

補充審查

12

增257

專利領證前審查程序未(充分)考慮、未正確提供的資訊,可在領證後交官方(重新)考慮,則之後即不應以此為由判定相關專利權不得行使。是為解決不正行為濫訴問題所訂法條。

律師意見

17

增298

被控侵權人未取得或呈報律師意見,不得用以證明構成蓄意/誘導侵權。

6. 頒布日起算18個月生效

項目

AIA

35 USC

說明

先發明人申請制

3

改100、102、103、291、135

刪104

  • 揉合世界主要專利制度的先申請原則(First to File),以及美國原有的寬限期(Grace Period)規定,形成美國獨特的先發明人申請制(First Inventor to File)。
  • 利用有效國外優先權及美國國內優先權主張,重新定義有效申請日(Effective Filing Date),並統一以有效申請日作為審查基準日。
  • 以權利派生(Derivation)程序取代原有的衝突(Interference)程序。

各項修法基本適用有效申請日落於生效日當日或當日後的申請案。

若您對以上資訊有任何疑問,或需本公司協助之處,歡迎與我們聯繫。

 


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