法規解析
USPTO延續案及請求項新法近況彙整

作者╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2007.12.31

文章綱要:
Tafas/GSK v. Dudas et al
USPTO修訂部分條文適用日期
結語

USPTO原定2007年11月1日實施延續案及請求項新法,不料生效前夕被維吉尼亞州東區地方法院擋下,今年4月1日並遭下令永久禁止施行。這紙判決發出當天還有人懷疑是愚人節的玩笑,沒想到卻證實是千真萬確的事實。對此,關心美國專利事務的人應該都記憶猶新。

此一影響層面極廣的新法雖然被法院下令禁止執行,但隨USPTO提出上訴,官方與民間持續纏鬥,至今本案仍舊是餘波盪漾。為讓讀者明瞭近一年來該案的後續狀況,以下整理此一期間相關發展資料。

而重點是,目前USPTO並未實施延續案及請求項新法,原因是法律訴訟程序尚未走完,且無法預知何時能走完,而官司了結前,新法會否實施仍在未定之天。

Tafas/GSK v. Dudas et al

維州東區地院於2008年4月1日正式裁定封殺延續案及請求項新法。地院一審法官認定,影響個人權利義務即屬實體修法,不論是延續案(Continuing Application)及(RCE)的「2+1」原則,抑或是請求項的「5/25」限制,皆對《美國專利法》(35 USC)的申請人相關法規產生實質影響,與《美國專利法》現行的詮釋定義有顯著差異,非單純的行政程序修法,USPTO既逾越35 USC 2(b)(2)所賦予的修法權限,因此一案,依原告的請求作成簡易判決(Summary Judgment):新法不符法律規定,應宣告為無效,永久禁止施行。

一如預料,USPTO隨後於2008年5月7日向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上訴,CAFC並於同月19日發出公函受理本案。

60天後,即2008年7月18日,USPTO在最後期限日遞出上訴理由書(Appeal Brief),以相當多的篇幅強調Chevron Deference原則。美國最高法院於Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984)一案中訓示,若成文法(如《美國專利法》)條文語義模糊或國會立法時未明確規範,只要行政機關有合理可行的解釋,法院應予以尊重。而USPTO自認新法未涉及可專利性實質要件修法,不屬實體修法,仍為行政程序修法,況且重點在於USPTO享有Chevron Deference原則下的行政裁量解釋權,而此次修法內容也符合Chevron Deference一貫原則。

不過GlaxoSmithKline(GSK)9月24日提出60頁的訴狀指出,美國最高法院另於Adams Fruit Co. v. Barrett, 494 U.S. 638 (1990)解釋,Cheveron Deference需有國會授予的行政權為依據,USPTO卻獨對這項要件避而未談。GSK不否認USPTO有權制定行政程序相關規則,但此次延續案及請求項修法已超出USPTO權限,其法規詮釋及變動都迥異於現行作法,更何況USPTO表明修法是為阻止申請人濫用延續案及請求項制度,不正承認了意圖實體修法。

Triantafyllos Tafas博士同一天也遞出60頁的訴狀,一樣主張美國國會並未藉35 USC 2(b)(2)授權USPTO改寫《美國專利法》。由於USPTO一再宣稱申請人濫用延續案制度導致積案問題日益惡化,Tafas博士引用美國喬治梅森大學(George Mason University)Ayal Sharon、Yifan Liu所做研究,指出USPTO新法並未對症下藥,因為過去7年延續案的申請件數相當穩定,並未大幅激增,USPTO積案問題惡化與非終局核駁(non-final official rejection)的數量過多有關,而據網路轉載,前USPTO專利運作事務副局長(Deputy Commissioner for Patent Operation)Esther Kepplinger今年6月曾公開表示,1985到2004年USPTO APD數據(actions per disposal,即准駁一申請案前所發出的審查意見通知書數量)一直維持在2.3左右,但2007年此一數據已升至2.85。

10月15日,USPTO再提出答覆理由書(Reply Brief),主張依據Chevron Deference原則,35 USC 2(b)(2)條文賦予了USPTO法規制定的權限,且此次修法並未牴觸35 USC 2(b)(2)規定:35 USC 2(b)(2)(A)授權USPTO訂定局內程序相關規定,而延續案及請求項新法並未觸及發明可專利性的實體要件標準,也未強制訂定延續案或請求項數量上限;35 USC 2(b)(2)(C)授權USPTO訂定相關規則以加速申請流程,而此次修法應有助於消化積案;35 USC 2(b)(2)(D)授權USPTO訂定代理人管理辦法,而舊法未對延續案及請求項設限,以致專利申請制度遭人誤用、濫用,新法即是要導正亂源。

有鑑於延續案及請求項修法內容影響深遠,本案上訴之後,同樣吸引許多第三方藉Amicus Curiae(法庭之友)機制表達其立場。

以史丹佛大學Mark A. Lemley及杜克大學Arti K. Rai為首,共12名法學院教授7月29日聯名力挺USPTO新法,他們認為USPTO此次修法所涉,仍在行政程序範疇,由於國會立法時未明確定義範疇,USPTO即有權限依法予以合理解釋,依Chevron Deference原則,法院應予尊重。同日,美國公共專利基金會(PUBPAT)亦代表10個非營利組織遞狀聲援USPTO,表示新法符合公眾利益,既可遏止毫無節制的延續案及請求項濫用問題,更可助USPTO提升專利品質,專利權人與專利代理人的特殊利益未必與公眾利益一致,權衡二者,應支持USPTO及新法。

惟公開支持USPTO及新法者只是相對少數。美國智慧財產權法協會(AIPLA)、全球最大生技業組織生物科技產業協會(BIO)、Elan Pharmaceuticals、Monsanto Company等,是曾經在一審期間出面反對新法的組織與企業,在案件進入上訴程序後,這些組織和企業再度站了出來。以AIPLA為例,其10月3日提出的訴狀中指出,新法不當回溯適用已完成送件程序的既有申請案,當初申請人認為日後還有機會就已揭露的發明申請無數件延續案、撰寫無數項請求項,評估其間風險機會之後,才決定揭露其發明申請專利,但新法實質上限制了申請人所能申請的延續案及請求項數量,嚴重侵害既有申請案申請人的實體權益。

依目前安排的進度,本案將在12月5日開庭進入言詞辯論程序。由於Chevron Deference原則成為此次上訴人及被上訴人的攻防焦點,而地院一審判決並未觸及相關議題,因此有人認為,CAFC開庭審理後,仍有可能發還地院重審,果真如此,USPTO延續案及請求項新法實施與否,恐怕短期內都難有最終答案。

USPTO修訂部分條文適用日期

USPTO 2007年8月21日公告的延續案及請求項新法,大致包括三部分:一,延續案及RCE「2+1」原則;二,請求項「5/25」限制;三,「相關」及「特殊相關」(專利重覆授予)案件資料呈報義務(請參《北美智權報》第5期〈美國延續案及請求項相關新法〉)。

其中「相關」及「特殊相關」案件資料呈報義務的部分,依USPTO原先規畫,所有新法生效日當日仍繫屬(pending)於USPTO的申請案都需依新法呈報。2007年10月10日USPTO曾發公告放寬「相關」案件資料呈報規定,但並未修正其適用日期。不過今年8月7日USPTO突然於《聯邦公報》(Federal Register)及官網公告,若是新法獲准實施,未來只有新法生效日起新申請的申請案才需呈報「相關」及「特殊相關」案件資料。

只是申請人必需注意,USPTO此次僅取消第三項的回溯適用規定,若新法真的闖關成功,延續案及RCE「2+1」原則、請求項「5/25」限制仍可能影響申請人既有申請案。至於USPTO為什麼選在此時宣布調整「相關」及「特殊相關」案件資料呈報規定適用日期,各方看法不一。

USPTO公告中僅表示,Tafas/GSK v. Dudas et al一案的司法程序還需時間解決,最後結果出爐前,延續案及請求項新法仍有實施可能,若申請人持續進行新法實施的準備作業,應注意法規適用日期已經變更,以免耗費資源做不必要的準備工作。有人說,這是USPTO自打嘴巴,既已辯稱新法無不當回溯適用問題,上了法庭,卻又沒有理由地解除部分條文的回溯適用規定;也有人說,USPTO做此宣布,足證該局內部仍相信新法有機會實施,不能輕忽USPTO的反擊決心。

結語

其實,USPTO為解決積案問題、提升專利品質,對內、對外都採取了許多措施,尤其是與其他專利局之間的跨國合作,屢有突破。但修法方面的努力,就不是那麼順利,USPTO本身的修法進度一波三折,國會修法工作亦是年年不了了之。

USPTO 2006年元月提案修正延續案及請求項相關細則,好不容易走到公告修法這步,卻被地院禁止實施。有此前車之鑑,USPTO對IDS及Markush請求項的修法作業更是小心翼翼,兩案至今沒有下文。據AIPLA所發新聞稿,USPTO現任專利運作事務副局長Peggy Focarino今年10月24日在AIPLA年會上透露,2009年1月美國新政府上台之前,USPTO並無公告IDS及Markush請求項新法的計畫。

再看國會修法部分,USPTO原本對美國參議院版的《2007年專利改革法案》(S. 1145: Patent Reform Act of 2007)寄予極高期待,原因是該版擬於《美國專利法》新增Applicant Quality Submissions(簡稱AQS)條款,強制要求專利申請人在新申請案送件前自行先檢索先前技術(prior arts),這麼一來,自然可以分擔USPTO的審查工作。

美國眾議院去年已通過該院版本的《2007年專利改革法案》(H.R. 1908: Patent Reform Act of 2007),但參院版因侵權損害賠償等條文始終未獲各方共識,目前看來,專利法改革法案只能寄望2009年。

事實上,參院共和黨黨鞭Jon Kyl另於9月25日提出了《2008年專利改革法案》(S. 3600: Patent Reform Act of 2008),然而,這個版本與原參院版專利改革法案S. 1145頗有不同,例如,S. 3600版的法案已將AQS改為非強制性申請要件,雖授權USPTO擬定規則鼓勵申請人先行檢索分析,但與該局原先的期望相去甚遠。

專利法改革牽涉的層面太廣,每位當事人都各有利益堅持、盤算考量,在紛紛擾擾的折衝妥協當中,劇本原本就很難照著USPTO所擬的大綱走。因此大環境既是如此,USPTO執意上訴爭取解除新法禁令,似乎也是人情之常。