| Tafas/GSK v. Dudas et al 這件攸關美國延續案及請求項修法能否實施的訴訟案，真的已經在 4 月 1 日 作出宣判， USPTO 新法全面遭到封殺。截至目前， USPTO 尚未正式回應，僅表示 USPTO 甚感失望，但仍相信新法並未違背現行法規，且有助於強化美國專利制度，將再評估如何回應此一判決。
總的來說，維吉尼亞州東區地院認定，影響個人權利義務即屬實質修法，儘管 USPTO 提出辯駁，該法庭仍認為，新法所涉，已非單純的行政程序修法，不論是延續案及請求延續審查（ RCE ）的「 2+1 」原則，抑或是請求項的「 5/25 」限制，皆對《美國專利法》（ 35 USC ）的申請人相關法規產生實質影響，與《美國專利法》現行的詮釋定義有顯著差異。
其判決文指出，檢視本案相關文件，該法庭認定新法為實質修法，逾越 35 USC 2(b)(2) 賦予 USPTO 的修法權限，因此依原告的請求作成簡易判決（ Summary Judgment ），而新法不符法律規定，應宣告為無效。
誠然， USPTO 仍有上訴可能，可是一般相信上訴後翻案的機率依舊不高。 4 月 1 日 聽聞判決結果，許多申請人都鬆了一口氣。
只不過，美國專利申請案量持續增加、 USPTO 積案問題日形嚴重，卻也是不爭的事實，如果 USPTO 不能自行修改行政規定控制申請案量及請求項項數，勢必只能寄望美國國會修法。事實上，這似乎也正是 USPTO 目前的努力方向。
二、Applicant Quality Submissions
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以美國參議院所提的《 2007 年專利改革法案》（ S. 1145: Patent Reform Act of 2007 ）為例，先前專利界的關注焦點主要是先發明制度改先申請制度（ First to invent 改 First to file ）、領證後異議、侵權損害賠償等議題，但 USPTO 所擬新法連連遭遇挫敗，轉而傾力支持參院版改革法案中的 Applicant Quality Submissions 章節，使得參院版修法內容，突然又成了另一個美國專利界官民角力的新戰場。
事實上，美國眾議院去年已通過該院版本的《 2007 年專利改革法案》（ H.R. 1908: Patent Reform Act of 2007 ），參院版的法案則尚待審議。這項法案是 2007 年 4 月 18 日 由佛州民主黨籍參議員、現任參院司法委員會主席 Patrick Leahy 提出，今年元月 24 日再加修正，當中第 11 節名曰 Applicant Quality Submissions （簡稱 AQS ），內容是於《美國專利法》新增第 123 條條文，強制要求專利申請人在新申請案送件前自行先檢索先前技術（ prior arts ）。
簡言之，除「微實體」（ micro-entity ）申請人之外，所有專利申請人皆須提交檢索報告、可專利性分析，以及其他 USPTO 認為有必要呈報的可專利性相關資料。倘若申請人未以規定方式於一定期限內提交前述文件，其申請案將成為廢案。
而微實體申請人概分為兩類，定義不同於可獲規費減半優惠的小實體（ small entity ）申請人：
| 1. |
若申請案並未轉讓，則每一申請人皆須符合小實體定義、先前申請的專利申請案件數低於 5 件、總收入在美國勞工部所公布前一年平均總收入的 2.5 倍以下，且該申請案從未轉讓授權且依法或契約無義務轉讓授權。 |
| 2. |
若申請案曾經轉讓，則每一申請人皆須符合小實體定義、先前申請的專利申請案件數低於 5 件、總收入在勞工部所公布前一年平均總收入的 2.5 倍以下，且該申請案的受讓人（含依法或契約有權獲得轉讓授權之受讓人）僱員不超過 5 人、總收入在美國勞工部所公布前一年平均總收入的 2.5 倍以下。 |
絕大多數的美國專利申請人都不可能是微實體申請人，換言之，假使按參院的修法版本通過，未來絕大多數的美國專利申請案都必須提交檢索報告及可專利性分析。
目前除非申請人請求加速審查，否則一般申請人毋須在新案送件前自行檢索先前技術。即使是被維州東區地院禁止實施的新法，也只有請求項項數超過「 5/25 」限制的申請案，才須附具申請人的檢索分析報告。
請求項項數的多寡，申請人尚能自主取捨，但微實體資格的有無，卻不是申請人能自由選擇。也就是說，參院修法版本課予專利申請人較重的檢索義務，而且此一負擔似乎較前述被禁的新法猶有過之。
正因如此，繼 Tafas/GSK v. Dudas et al 之後，又見到幾個大型組織站出來號召申請人共同反對這項修法，美國智慧財產法協會（ AIPLA ）就是其中之一。
今年 3 月 19 日 AIPLA 執行理事 Michael K. Kirk 署名發表公開信，信中指出：參院司法委員會正積極運作，希望 4 月開議後即刻讓法案交付表決，同時也在參院版修法反映眾院觀點，以期順利通過眾院關卡，盡速送交總統簽署；為此， AIPLA 促請會員向各州參議員施壓，合作阻止 AQS 章節納入修法內容。
當然， USPTO 這廂所持，是完全相反的立場。 USPTO 官員近月出席公開場合發表談話，頻頻利用機會宣傳 AQS 相關條文的必要及優點，甚至 USPTO 的頂頭上司美國商務部部長 Carlos M. Gutierrez 也親上火線。
4 月 3 日 Gutierrez 特別致函法案起草人、參院司法委員會主席 Leahy ，信中表示： AQS 有助達到法案首要目標，也就是提升專利品質、改善申請流程，因此美國政府部門完全贊成目前版本的 AQS 修法文字；有 AQS 把關，將可過濾品質欠佳的申請案，申請人品質標準提升後， USPTO 積案數量可望大幅減少，審查時間也可隨之縮短。
事實上，近年 USPTO 的專利申請案核准比率快速下滑， 2000 年度本有 72% ， 2007 年度已降到 51% ，本年度第 1 季進一步降為 44% ，目前甚至只剩 42% 。而核准率之所以逐年下降， USPTO 顯然認為其中一項主因是低品質的申請案過於浮濫，而這些未達授予專利標準的申請案，消耗了 USPTO 逾半的審查資源，以致於積案日益增加，唯有拉高申請門檻，方能從根本解決問題。
不過事情發展似乎還是未能如 USPTO 所願。媒體報導，由於幾位核心議員遲遲未能就損害賠償相關修法文字達成共識，參院版專利改革法案恐怕難有下一步進展。
4 月中旬，居間斡旋的賓州共和黨籍參議員 Arlen Specter 表示，相關人員仍會盡力「挽救」（ resuscitate ）。參院司法委員會主席 Leahy 則以英文中的過去式，形容此一法案為錯過的機會（ was a missed opportunity ）。尤其值得玩味的是，過去一年請假到 Leahy 辦公室協助處理修法事宜的 USPTO 官員 John Whelan ，日前宣布將在 5 月離開 Leahy 辦公室現職，而 Leahy 首席幕僚 Susan Davies 也悄悄收拾相關資料，投入其他法案的研究工作。
種種跡象顯示，包括法案起草人在內，似乎愈來愈多人認定參院版專利改革法案無法在大選年闖關。
USPTO 新法既無法實施，美國國會的專利改革法案又很有可能再度不了了之，似乎申請人熟悉的美國專利制度一時間還不至於有太大變化。
然而基於現實需求，包括延續案及 RCE 的「 2+1 」原則、請求項的「 5/25 」限制、新案送件的 AQS 規定，未來還是有可能以不同的包裝捲土重來。所以申請人可能還是得預做盤算，先前為 USPTO 新法所做的準備、所擬策略，難保不會有派上用場的一天。 |
