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法規解析

2013年美國專利法修法回顧

黃蘭閔／北美智權法規研究組

2014.01.21

美國AIA（編號Public Law No: 112-29）（註1）三階段修法終於在2013年大功告成。但美國政府及國會並未因此停下腳步，Patent Troll爭議持續升高，第二波專利改革似乎是箭在弦上。

AIA修法最終章

為實施AIA各項新法，USPTO依個別條文實際生效日期將各項修法分為三組。Group 1、Group 2修法已在2012年底前陸續生效，但規費調整遲至2013年才定案，而壓軸登場的Group 3修法，以改採First-Inventor-to-File（FITF）制度最為重要。

2013年元月USPTO公告提供微實體優惠規費，並分兩階段修訂多項規費項目（註2）。第一階段已在3月實施，不適用微實體優惠的新案申請金額大幅拉高，第二次及後續RCE規費上漲約八成。第二階段則自2014年1月1日生效（註3），領證需繳交的規費金額縮減，轉讓文件線上辦理登錄也不再收取規費。

而FITF 37 CFR配套修法，先是在2012年7月公告提案，除被動接受公眾修訂意見（註4），USPTO並積極安排公開會議促成溝通對話（註5），最後在2013年2月中旬公告最終修法內容，省略部分過渡案呈報項目及宣誓書撰寫規定，AIA新法35 USC 102(b)新穎性喪失之例外有關同一發明的定義，也較原始提案具彈性。但特定法條文字的解釋還是可能因人而異，有待日後的判例驗證。

另方面，美國頒布AIA技術性修正法（編號Public Law No: 112-274）勘訂AIA誤繕條文、改變部分條文生效適用日期，USPTO為此也公告配套修法（註6）：依First-to-Invent舊制審核的專利，不再有提請多方複審（IPR）的空窗期（dead zone）；發明人宣誓書提交期限日再延後；美國國家階段申請案的PTA計算起始日亦一併修訂。

PLT及海牙協定相關修法

這幾年在世界專利大國引領下，包括Global Dossier的技術串連（註7）、CPC專利分類的程序調和（註8），種種雙邊或多邊合作方興未艾。隨美國改採FITF制度、他國寬限期法規修訂（註9）、Global PPH及IP5 PPH推出（註10），專利制度藩籬似乎慢慢打破。美國頒布《2012專利法相關條約實施法》（PLTIA；編號Public Law No: 112-211）（註11），確定要加入海牙體系（註12），並批准《專利法條約》（PLT）（註13），應可算是跨國整合的又一進展。

其中有關實施PLT的37 CFR配套修法（註14）已於2013年12月18日生效，除降低美國發明正式案申請日取得門檻，因非故意事由致使美國申請案未於優先權期間送件者，將有機會請求恢復（restore）優先權主張效力。

而有關《海牙協定》（Hague Agreement）的修法，USPTO也已在11月底公告37 CFR配套修法提案（註15），目前處於徵集公眾意見的階段，按該局去年計畫，最終修法內容應會在2014年第1季公告，預定第2季施行。

一旦美國正式加入海牙體系，美國國民或居民將可藉由提出國際設計申請案，在《海牙協定》締約國取得設計專利，而其他國家申請人也可以經由此一管道取得美國設計專利。而美國設計專利的專利權期間，則會由14年延長為15年。

專利修法未完待續

天價專利買賣交易案、蘋果三星專利大戰儘管有其新聞賣點，對某些美國民眾而言，Patent Troll或許是更切身的專利名詞。部分專利所有權人廣發律師函，甚至寄給咖啡屋、零售商店、餐廳旅館（註16），這些小本經營的店家往往不太熟悉專利制度，也不知道提供掃瞄、WiFi服務是不是真的侵權。於是乎，Patent Troll議題發燒，成了新一波美國專利修法焦點，2013年相關修法提案超過十件（註17）。

許多提案都列有律師費由敗訴方埋單、揭露實質利益關係人（real party in interest）資訊、限縮或延後證據開釋（discovery）程序等辦法，但細節各異。而USPTO PTAB部分程序相關修法，則是自AIA修法研議期間就一直有兩派意見角力。當然，是否修法、如何修法，變數仍多。AIA新措施的成效需要時間評估，且不少項目存有爭議，似乎無需再倉促修法（註18）。只不過，眼見眾院快速通過H.R.3309（註19），有人認為，美國聯邦政府關門重創國會形象，如今為迎合民意拿Patent Troll開刀，2014年很有可能真的通過新法案。

事實上，美國不只國會關注Patent Troll現象，白宮也公開提出5項行政規畫及7點修法建議（註20），緊盯USPTO配合辦理。去年初USPTO曾召開會議（註21）討論申請人及專利所有權人實名登錄問題，有可能在今年年中前公告修法。而軟體相關專利屢屢引發爭議，為界定寫入功能性語言的請求項範圍，USPTO數度召開Software Partnership公開會議（註22）並依公眾建議更新內部訓練教材（註23）。

值得注意的是，這波修法重在遏止Patent Troll及專利訴訟亂象，然而影響層面勢必不止於Patent Troll及專利訴訟，一般專利公告前的申請案撰稿、審查、程序作業，或多或少也會受到影響。比方說，走向訴訟的專利件數畢竟有限，但依其修法規畫，將是所有案件皆需釐清實質利益關係人並實名登錄。

USPTO審查規範更新

USPTO不時需因應新出判例重新檢討內部審查規範，2013年先後發布CLS Bank案美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC；Fed. Cir.）聯席審判（en banc）結果（註24）、Myriad案最高法院判決（註25），USPTO特別為兩案發出內部公告（註26）。

CLS Bank案重點在於：分為方法項、儲存媒體項、系統項三組的系爭發明是否符合35 USC 101，又或是不可准予專利的抽象概念？Fed. Cir. 10名法官最後寫出135頁共6份意見書、至少3套不同的判斷標準，只以一紙未提示撰稿人的Per Curiam法庭意見書交待表決結果。因此USPTO隨後發布的內部公告並未更動35 USC 101審查流程，僅指示目前審查時仍可參考MPEP 2106現有說明。

本案去年底已獲美國最高法院同意重審（註27）。其實最高法院歷年已經累積不少相關判例，可是35 USC 101審查及訴訟的可預測性始終未見提高，本案幾份意見書無不是以最高法院的判例出發，導出的結論卻是南轅北轍。如今最高法院同意重新檢視電腦實施發明的專利適格性判準，標準可能變動，但不保證會自此變得更為明確。

至於在生物科技產業掀起大波瀾的Myriad案，簡單說，過去USPTO不會只因所請發明為單離DNA（isolated DNA）就拒予專利，但美國最高法院推翻此一慣例，理由是：單離DNA實為未經人為創造修改的資訊，即使過程工程浩大，即便成果石破天驚，「發現」本身並不能滿足35 USC 101要件。而互補DNA（cDNA）的序列某種程度上雖然也屬天生自然，但只要曾人為移除非編碼片段的內含子（intron），就不同於自然存在的DNA；換句話說，除非DNA序列短到沒有中間的內含子可移除，否則cDNA並非自然產物，故具專利適格性。

獲悉Myriad案美國最高法院判決結果後，USPTO改變既有的審查原則，通告內部人員單離DNA已被認定不具專利適格性，且不論是否為單離，凡物之請求項（product claim）所請發明純為自然生成者，皆應發出101核駁。

另方面，為配合AIA及PLTIA修法，USPTO內部審查基準MPEP今年排定會有三次修訂（註28）。依目前規畫，第一階段可能在2014年3月底前發布AIA相關修訂，包括100-700、1100-1200、1400-1600、1800、2100-2200、2600-2700等舊有章節都將更新，另外還會為補充審查新增2800章節。第二階段的PLT相關修訂暫定春季時發布。而第三階段的《海牙協定》相關修訂，則要等確定配套修法內容後才有具體時程表。

附註