343期
2023 年 10 月 25 日
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USPTO修訂37 CFR 1.704(d)
有意最大化美國Patent Term者務須注意
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO修訂37 CFR 1.704(d)法條文字,若提交IDS但不希望被計為申請人延誤、倒扣PTA天數,自2023年7月17日起,須以指定方式提交USPTO制式表格。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

USPTO 2023年6月15日公告[1]修訂37 CFR 1.704(d)法條文字:若申請人提交IDS,但不希望被計為申請人延誤、倒扣專利權存續期間調整(patent term adjustment,簡稱PTA)天數,須使用USPTO制式表格,並以指定方式提交IDS。

依37 CFR 1.704(d),凡屬37 CFR 1.704 (c)(6)、(c)(8)、(c)(9)、(c)(10)、(c)(12)應扣PTA天數的申請人延誤,若(RCE)僅單純提交IDS[2],且所呈報資訊是未超過30天前收到的美國或外國對應案OA、其初次引用文獻,並按37 CFR 1.704(d)(1)如此聲明,即不計入應扣PTA天數的申請人延誤。

但因前述修法新增37 CFR 1.704(d)(3)條文,2023年7月17日起,若有美國或外國對應案OA、其初次引用文獻要呈報,並在收迄日起30日內即提IDS揭露,可能有以下三種情況:

(1) IDS附具的37 CFR 1.704(d)(1)聲明,係依新增條文①使用USPTO表格PTO/SB/133,②上傳時選取文件編碼PTA.IDS,且③未變更該表制式文字,則此次IDS呈報不計入應扣PTA天數的申請人延誤。否則,任一要件未滿足,即視為未提交37 CFR 1.704(d)(1)聲明。

(2) IDS附具了37 CFR 1.704(d)(1)聲明,但因未使用制式表格PTO/SB/133或其他問題,被視為未提交37 CFR 1.704(d)(1)聲明。則其補救方式,是在專利授權公告之日起2個月內檢附相關事證,繳費依37 CFR 1.705(b)請求USPTO派員審核、准予加回依法不屬申請人延誤的PTA天數。

(3) IDS未附具37 CFR 1.704(d)(1)聲明。則其補救方式,是在專利授權公告之日起2個月內後補37 CFR 1.704(d)(1)聲明、繳費依37 CFR 1.705(b)請求USPTO重新加回PTA天數,並須另外再繳一筆規費依37 CFR 1.183提Petition,請USPTO接受逾期後補的37 CFR 1.704(d)(1)聲明。但應注意,USPTO表示正考慮調整辦法,若再有後續公告,屆時作業應以新公告辦法為準。

至於有美國或外國對應案OA、其初次引用文獻應呈報,卻未及於收迄日起30日內提IDS呈報者,無37 CFR 1.704(d)適用資格,勢必因IDS呈報被視為申請人延誤、倒扣PTA天數。

這30天的期限無法請求展延,因此,希望最大化專利權存續期間的申請人,務須把握30天的呈報期限。

 

備註:

 

 

 

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