365期
2024 年 09 月 25 日
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淺談兩岸專利優先權主張復權、新增與修正
邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》於第36條以及第37條新增優先權主張恢復、增加與改正的權利。台灣也有優先權復權制度,二者的規範初看有類似,但實際操作上仍有不同。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

對岸法令

於2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱「中國專利法實施細則」)第36條以及第37條,分別規定優先權主張的恢復、增加以及改正。二條文分別如下:

36 申請人超出專利法第29條[1]規定的期限,向國務院專利行政部門就相同主題提出發明或者實用新型專利申請,有正當理由的,可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。

37 發明或者實用新型專利申請人要求了優先權的,可以自優先權日起16個月內或者自申請日起4個月內,請求在請求書中增加或者改正優先權要求。

第36條係優先權主張的恢復,第37條則是增加與改正。對於第36條,還要再注意同法第128條[2],因該條係針對國際專利申請案 (簡稱PCT申請案) 的優先權主張恢復的適用規範。惟因台灣非PCT成員國,無法向台灣智慧局直接提出PCT申請,於此便不贅述。

我國規定

台灣專利法第29條第4項則規定

第29條第4項  申請人非因故意,未於申請專利同時主張優先權,或違反第一項第一款、第二款規定視為未主張者,得於最早之優先權日後十六個月內,申請回復優先權主張,並繳納申請費與補行第一項規定之行為。

兩岸條文看似相似,但其實在操作上仍有不同,茲分述如下。

兩岸異同

優先權恢復

適用的優先權種類
中國專利法實施細則第36條係規定逾越專利法第29條規定的期限,回看專利法第29條的規定,第1項係國際優先權主張,第2項則是國內優先權主張。因此,中國專利法實施細則第36條的恢復規定適用於國際與國內優先權,而中國專利法實施細則第37條的增加與改正,雖無如中國專利法實施細則第36條中的[專利法第29條]的敘述文字,但前提就是於申請時已經主張一件以上的優先權基礎案,自是可以直接適用國際與國內優先權主張的增加或改正。

而台灣專利法第29條第4項所的[主張優先權]僅係指同法第28條之國際優先權,不包括同法第30條的國內優先權。

適用的狀況
中國規範是如果超過專利法第29條規定之期限,只要提交申請書並說明理由。而台灣則是除前述的期限外,尚須是非故意為前提。

另台灣對於[視為未主張優先權]之[違反台灣專利法第29條第1項第1款、第2款]情況,在中國法規中並未見到,惟應可適用。因為[台灣專利法第29條第1項第1款、第2款]的[視為未主張優先權]的狀況,在中國適用上,只要超過12個月的優先權主張期限,都屬於專利法實施細則第36條的[超出專利法第29條規定的期限]。

優先權增加
中國規範在中國專利法實施細則第37條,前提是申請案必須已經主張一件以上的優先權基礎案後,要再增加新的優先權基礎案時方適用。而台灣對於此增加狀況,則是直接掛在優先權恢復的適用範圍中。

優先權更正
[更正]一詞,在中國稱作[改正],中國係同樣規範在專利法實施細則第37條中。也是必須在申請案中已經主張一件以上的優先權基礎案後,發現提供的基礎案資料,第一次申請日、申請國家或申請號記載錯誤時,均可以提出改正申請。但在台灣則是無法條直接載明[優先權更正],而是在審查基準第一篇第七章1.6主張國際優先權聲明事項之更正中,列出二種可提出更正的狀況如下:

聲明事項記載之第1次申請日、受理國家或WTO會員、基礎案號與優先權證明文件記載不一致,更正聲明事項與優先權證明文件一致。但第1次申請日及受理國家或WTO會員兩者均記載錯誤時,不得請求更正,應依國際優先權之復權辦理。

因外國或WTO會員專利專責機關,誤發優先權證明文件,致聲明事項記載有誤,嗣經該專利專責機關,重新核發更正後之優先權證明文件。

關注重點

中國專利法施行細則修正後,新增的優先權主張恢復、增加與修改規範,是因應潮流的修正。但仍有部分國家,對於此種恢復的規範是不予以承認其效力。例如德國、印度、韓國、印度、菲律賓以及捷克…等國家。因此,在優先權主張期限的管控上,仍是以遵循12個月為要。

另有個重點必須注意,就是[前申請案與本次申請案的時間間隔]以及[主張優先權期限]是不同概念。前者的12個月時間間隔,並無可增加或改正的機會。而後者的12個月期限,係未於該期限內主張者,可以在規定的補救期間內處理,增加或改正合乎[前申請案與本次申請案的時間間隔為12個月內]的優先權基礎案。

 

備註:

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權 智權法規研究組主管
經歷: 電腦週邊產品製造公司管理部門(法務、IP、人事與總務)主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師(1995-2002)
智慧財產局專利審查官訓練課程講師(2013、2014)

 

 

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