162期
發刊日 : 105 年 6 月 29 日
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中國商標法中涉及之代工製造與銷售
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理
2016.06.29

構成「商標法意義上的商標使用是界定商標侵權的前提,若無「商標法」意義上的商標使用,則判斷是否相同類似商品、是否相同近似商標、是否容易導致混淆,均無實際意義!

A公司是一家未設籍於中國的西班牙公司,經營皮鞋以及高級精品銷售多年,因此也有申請自己的商標;除在西班牙註冊登記外,也有在中國申請商標註冊登記。由於A公司是精品公司,所以人力成本就是公司非常注意的事項。西班牙的人力成本就該公司而言,無法繼續承擔。於是向外尋求低人事成本的國家。多次分析後,發現中國是一個可行的方向,於是與中國的皮鞋製造商B洽談。

A公司因為擔心自己的核心能力被公司偷走,於是與B公司簽訂的合約內容為「A公司直接將製造原料交運至B公司,B公司依照A公司的要求製造皮鞋,B公司於完成後,所有成品均上貨櫃,運回西班牙,由A公司自行銷售。這些產品上所顯示的商標,雙方約定由B公司直接將A公司使用的商標置於皮鞋上。但除了掛上A公司的商標外,A公司還要求B公司,在約定的產品數量中,部分掛上競爭公司C的商標,該些產品也是在完成後,直接全部運回西班牙後續處理」。C公司為拓展業務,也在中國佈局很久,在有志一同的情況下,也找到B公司洽談合作。無意見發現B公司製造的產品中,有掛上C公司在中國取得的商標權。在C與B公司商務協商破裂後,一狀告上中國的知識產權法院,要求B公司賠償C公司損失。

此狀況,可以清楚知曉B公司的角色是代工生產,在中國稱做「涉外定牌加工」。在中國司法案件中,對於涉外定牌加工,有著狹義與廣義意義。狹義的涉外定牌加工,是指國外擁有特定商標標識之注冊商標權利人或其被許可人,委託中國廠商加工生產,並貼上該特定商標的產品,該些產品全部出口至國外銷售,在中國境內沒有任何銷售行為。廣義的涉外定牌加工,是指國外商家委託中國廠商加工生產,生產其所指定的商標標識的產品,該產品全部出口至國外指定地域銷售,在中國境內沒有任何銷售行為。

B公司的行為,放在中國歷年司法判決裁定上,也是峰迴路轉,柳暗花明啊!2004年之前,中國地方法院多數認定涉外定牌加工不構成商標侵權。但在廣東省高院2004年「西班牙耐克案」的二審裁定「認定構成商標侵權」。

2010年7月1日,最高法院辦公廳回覆海關總署 《關於對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出:「(涉外定牌)產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義,並不在國內市場發揮識別商品來源的功能,我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品,不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬於商標法第52條規定的侵犯註冊商標專用權的行為。」

所以B公司接受A公司委託,生產皮鞋並附掛A與C公司的商標,該批產品全部出口至西班牙,並不在中國市場上銷售。該商標標誌不會在中國境內發揮商標的識別功能,不具有使中國相關公眾,將貼附該標識的商品,與C公司商品的生產來源,產生混淆和誤認的可能。商標作為區分商品或服務來源的標識,其基本功能在於商標的識別性,因此,B公司在委託加工產品上貼附的商標,既不具有區分所加工商品來源的意義,也不能實現識別該商品來源的功能,不具有商標的屬性,B公司在產品上貼附商標的行為,不能被認定為商標意義上的使用行為。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013、2014)

 


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