165期
2016 年 8 月 10 日
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臺灣專利法特殊狀況下的舉證責任倒置適用
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理

專利法第99條是一項舉證責任倒置的法律規定,在適用上,必須注意要件存在與否,隨意對於方法專利,均指摘對造應負擔舉證責任,是不負責任的訴訟手段。

A公司是一家資訊管理公司,協助客戶的資訊管理工作,期間對於有線電視的資訊管理著墨甚深,發現有線電視節目與頻道資訊,目前都僅是呈現在電視上,無法於手機螢幕上呈現。為因應手機與電視的結合機會,於是研發出一套資訊管理方法,可以讓使用者透過手機,直接呈現與更新有線電視的節目與頻道,並於手機上操作與電視訊號溝通。確認研發結果後,A公司於是向臺灣智慧財產局提出專利申請,並順利取得專利權。B公司則是同業競爭對手,直接使用智慧型手機,呈現有線電視節目與頻道,但是B公司所使用的資訊,則是擷取自國外的伺服器,本身並未提供任何的資訊管理平台。A公司在為客戶服務時,發現客戶也使用B公司的服務,經過研究,發現B公司的服務落入A公司的專利申請範圍中,於是向法院提出侵害專利權之損害賠償訴訟。

訴訟中舉證責任分配原則,是當權利遭受侵害時,主張有利於自己之事實者,必須對該事實提出證據,證明有理於自己。但是如果針對產品製造方法技術時,因為產品產出的製造,都是在一定條件下的管制性措施的非公開處所進行;因此,當製造方法的專利權受到侵害時,要求專利權人承擔舉證責任,便會因為侵權產品製造的隱密性以及保全證據的無及時性,而有很大的挑戰。這時候專利法第99條便上場了!該條文規定:

「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前,為國內外未見者,他人製造相同之物,推定為以該專利方法所製造。
前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同者,為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益,應予充分保障。」

適用該條有三個要件:
一、 適用主體:由於該條是在保護「製造」物之方法專利權,所以主體必須是「具有產出物之方法發明」。方法發明在專利法上規範的有三種:物的製造方法、無產物的技術方法以及用途發明。對於無產出物的技術方法以及用途發明,僅著重於方法發明本身的內容以及實現,不會因此有對應物的產出,所以侵權判斷上,回歸方法技術的比對。
二、 所製造之物為國內外未見
三、 所製造之物與製造方法專利所製造之物相同。

此案中A公司的專利權是資訊管理方法,並無物的產出,A公司不可以在訴訟中,以專利法第99調的規定,將舉證責任推給B公司。還有B公司擷取的資訊都是國外伺服器所提供,由於專利權的屬地性,臺灣專利權僅及於臺灣地區,不及於國外。因此,B公司服務並未執行A公司的專利權。

專利法第99條是一項舉證責任倒置的法律規定,在適用上,必須注意要件存在與否,隨意對於方法專利,均指摘對造應負擔舉證責任,是不負責任的訴訟手段。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013、2014)

 

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