現在法院審理被核駁申請案的行政訴訟時，僅以智慧局對該申請案所核駁之引證文件，去判斷智慧局的核駁審定不合法，卻沒有檢索全球已經公開的先前技術，再依檢索到的先前技術，判斷申請案是否具備專利三性。如此一來，後端的課以義務之判決妥切嗎？

甲是A公司研發部門的員工，專注於研發與公司產品相關的技術，成效卓著，相關發明也多獲得專利權。某次，A提出對於產品結構改善的發明，公司於是提出發明專利申請。但這次的申請案卻踢到鐵板，經過多次答辯，仍無法取得審查委員的認可，最後收到申請案核駁通知書。A公司不服該行政處分，於是向經濟部訴願委員會提出訴願，也遭駁回；最後，A公司向行政法院提出訴訟。行政法院審查後，翻轉智慧局與訴願委員會的決定，認為該申請案具備專利性，於是撤銷原核駁行政處分與訴願的決定書，並據A公司的請求，判決智慧局應就A公司的申請案作出准予專利權的審定。

前段最後一句就是課以智慧局作出核准審定義務的判決，該項義務多是伴隨撤銷訴訟而來。此時，法院對於智慧局引用的核駁引證文件已經全數加以審閱，認為智慧局的駁回決定是不合法行政處分。但是此課以義務的判決妥切嗎？

首先，專利申請案是否具備專利三性，而給予專利權或是駁回申請的權責，依法在智慧局。專利審查中，最重要的是全球已經公開的先前技術檢索，再藉由該檢索到的先前技術內容，比對到申請專利範圍所揭露的發明內容，判斷該揭露發明技術是具有專利三性。但是先前技術的檢索每次都一定完滿無缺嗎？如果都是完美無缺的話，那各國在專利法規中，為何還要制訂舉發的規範呢？所以每位審查委員都不會自信滿滿的說，與承辦申請案的相關已經公開全球先前技術，都已經百分百的檢索完成。現在法院審理被核駁申請案的行政訴訟時，僅僅是以智慧局對該申請案所核駁之引證文件，去判斷智慧局的核駁審定不合法，卻沒有檢索全球已經公開的先前技術，再依檢索到的先前技術，判斷申請案是否具備專利三性。

要求法官去檢索在全球已經公開的先前技術，可能嗎？不可能！

訴訟制度的要求，就是針對雙方所提出的證據資料，再結合法官自己的心證判斷後作出判決。例子中的狀況就是如此，法官僅就智慧局的核駁引證文件，對比到申請案的發明內容後，去判斷申請專利範圍之請求項是否具備專利三性。若具備，就撤銷原處分與訴願決定，反之，則是維持原處分與訴願決定。到此為止，不至於會有疑問。會有疑問的就是後端的課以義務之判決。

誠如前述，已經公開的先前技術，沒有人可以百分之百完全檢索。所以訴訟中涉及的先前技術雖已經被檢索過，但是可能仍存在著未被檢索到的先前技術。法院不應僅僅依據訴狀中所載的先前技術證據，直接判斷智慧局對於該申請案，應予以專利權的判定。而應是發回給智慧局，請智慧局再仔細審查該申請案，確認是否具備專利三性。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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