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立法院經濟委員會已於去年底 (2016年12月22日) 審查通過專利法部分條文修正草案。此次修正草案的主因是為加入跨太平洋夥伴協定 (Trans-PacificPartnership, TPP)，調和台灣現行專利法與TPP協定規定不同之處。沒想到今年美國大選之後，新任美國總統川普上任的第一個工作日，就立即簽署了行政命令，宣示美國要退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，使得TPP前途未卜。

不過，為了調和台灣與美日韓等國的專利法規之相異處，並顧及台灣產業界及學術界之需求，智慧局並未因為TPP的前景不明而停止修法放寬優惠期規定的腳步，並已於3月17日舉辦了「專利優惠期審查基準」修正草案公聽會。

新法施行前提出的申請案，有可能享用新法中放寬的優惠規定嗎?

在3月17日的公聽會中，智慧局表示，關於喪失新穎性及進步性之例外的優惠的新規定，預計會於2017年5月1日施行。也就是說，有關喪失新穎性及進步性之例外的優惠，於2017年5月1日起提出的專利申請案，應適用專利法此次修正後的相關規定；至於在今年5月1日之前提出的申請案，則應適用專利法修正前的規定。

依據修正後的「喪失新穎性及進步性之例外的優惠」的規定，若申請人有出於本意或非出於本意所致公開的事實，並於該公開事實發生後十二個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。上述的十二個月期間，即稱之為優惠期。

在台灣，申請案因為申請人自己在申請前所作的公開，而喪失新穎性或進步性的情形，並不罕見。這種情況中，有許多是因為申請人在公開後超過六個月才提出申請，無法主張優惠所致。在新法施行後，優惠期延長到十二個月，上述因為超過優惠期而無法主張優惠的情況應可大幅減少。

如前文所述，於2017年5月1日後提出的專利申請案，才能夠適用專利法修正後的相關規定，那麼，在5月1日之前已經提出的申請案，如果在公開事實發生後超過六個月才提出申請，要怎麼辦呢？是否就只能枯等審查意見通知函，坐視自己的申請案因為自己先前的公開事實而喪失新穎性或進步性呢？這倒也未必！

筆者認為，積極地靈活運用專利法的相關規則，在5月1日之前已經提出的申請案，若為不慎在公開事實發生後超過六個月才提出專利申請，仍可能有機會藉由修正後之規定，主張優惠而使得該公開事實之技術內容例外不成為先前技術。在此舉一個例子來說明。

運用國內優先權規定，讓5月1日前已提出申請案之發明享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠

所謂國內優先權，是申請人基於其在國內先申請之發明或新型專利申請案 (以下稱先申請案) 再提出發明或新型專利之申請者(以下稱後申請案)，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或新型，主張優先權。

一般使用國內優先權的目的為：申請人於提出一個發明或新型專利申請案後，若對該申請案之技術內容再進行改良或者併入新的請求標的而提出另一後申請案，於符合專利法的相關規定下，後申請案得將該先申請案作為主張國內優先權的基礎案，且能就該基礎案已揭露之技術內容享受與國際優先權類似之利益。

此種改良或新的請求標的，若想要以修正的方式加入先申請案 (以下亦稱基礎案) 中，通常會被認為超出先申請案在申請時的說明書或圖式所揭露之範圍而無法修正。若運用國內優先權，則仍有機會併在一個申請案中申請，從而可取得總括而不遺漏之權利。後申請案中，已揭露於先申請案之技術內容將以基礎案之申請日 (亦即優先權日) 為專利要件審查基準時點，未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日為專利要件審查基準時點。

不過，設計申請案並無國內優先權之適用，因此本文中之虛擬案例，係以發明或新型申請案為例進行說明，不適用於設計申請案。

虛擬案例

2016/7/1 甲君於某國立大學舉辦的論文研討會中公開發表發明X

2017/2/1　甲君向智慧局提出發明申請案A，說明書及請求項中記載發明X。並且，申請案A中所記載之發明X並未主張過國際或國內優先權，申請案A也不是分割案或改請案。

甲君的申請日在2017年5月1日以前，適用修正前之專利法，優惠期為六個月。由於甲君在公開發表發明X之後七個月才提出發明申請案A，已經超過專利法所規定的優惠期，因此，依法不得主張有喪失新穎性及進步性之例外的優惠。

若甲君提出申請案A後，請求進行實體審查，並靜待智慧局之審查意見通知函，則很可能會因為甲君自己在2016/7/1於論文研討會中公開發表的發明X，而使得申請案A所請之發明喪失新穎性或進步性。

因為自己的公開事實而使得自己所申請的發明喪失新穎性或進步性，是一件非常遺憾的事情。但是，由於新法之施行，甲君之發明X將因此獲得再一次主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠的機會。更具體地說，若甲君可以積極運用國內優先權的制度，即有機會讓他的發明X享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠。

詳細地說，若在2017年5月1日時，發明申請案A並未公告或不予專利審定確定，亦無已經撤回或不受理之情事，則甲君可以在2017年5月1日趕快再提出一個新的發明申請案 (以下稱之為申請案B)，在說明書及請求項中同樣記載發明X，並以申請案A為國內優先權基礎案，主張國內優先權。如此一來，申請案B所欲保護之發明X，可以國內優先權日 (即申請案A之申請日) 為專利要件審查基準時點。

另外，因為申請案B的申請日為2017年5月1日，適用修正後的專利法。依據修正後的專利法，申請案B之申請日在甲君本人公開發表發明X的公開事實發生 (2016年7月1日) 後的十二個月內，因此申請案B可以適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請案B中之發明X是否具有新穎性或進步性之先前技術。再者，新法施行後，申請人無須特別在申請時主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠，可以在答辯時提出證明即可。

需要注意的是，依照專利法的規定，被主張國內優先權之先申請案 (申請案A)，於申請日起十五個月視為撤回，以避免重覆公開以及審查。即使後申請案僅就先申請案的部分主張優先權，該先申請案仍全部被視為撤回。因此，於後申請案B中包括申請案A中所有的技術內容為佳，如此才不會因為申請案A被視為撤回而對於發明X的專利保護產生不良影響。

有論者認為，上述之「運用國內優先權的規定，讓5月1日之前已經提出申請案之發明享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠」的做法並不可行。此種看法的基礎在於，認為後申請案為先申請案之承繼者，既然先申請案之發明無權主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠，故後申請案當然無法享有先申請案所無之權利。

先申請案之發明無權主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠，故後申請案之發明的確沒有可承繼的優惠。然而，後申請案雖無可承繼的優惠，但這並不影響後申請案自己得主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠。以下詳細說明理由。

喪失新穎性及進步性之例外的優惠與國內優先權，兩者之立法目的並不相同。

喪失新穎性及進步性之例外的優惠的本意為，在先申請主義之前提下，讓因故在提出專利申請之前即先行公開技術內容之人仍有取得專利權之可能，因為該先行公開仍有利於技術的盡早公開及流通，進而達成專利法促進產業發展的立法目的，同時藉由優惠期的設定，督促發明者在公開發表了其發明之後儘快提出專利申請，以維持公眾與發明人利益的平衡，符合先申請主義之精神。

國內優先權的立法目的則為，鼓勵發明人在提出專利申請後，仍持續改良及繼續研發。國內優先權的規定，使得申請人得就先申請案，再提出修正或合併新的請求標的，而能享受和國際優先權類似之利益。

喪失新穎性及進步性之例外的優惠與國內優先權，兩者之效果不同。

喪失新穎性及進步性之例外的優惠的效果，僅係認定特定公開事實之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，並不影響判斷專利要件的基準日。國內優先權係認定優先權日後公開之技術內容，均非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，實質上將判斷專利要件的基準日提早至優先權基礎案的申請日。

喪失新穎性及進步性之例外的優惠以及國內優先權，兩者之立法目的不同，達成之效果亦不相同，且兩者之間並無競合的問題。

上述虛擬案例中，先申請案的申請日在甲君公開發表發明X之後七個月，依據現行專利法，無法享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠。但是，不論先申請案是因為申請日超過優惠期間的六個月而無法享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠，還是未依法在申請時主張優惠而無法享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠，都不會影響後申請案本身是否可以主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠。

由於作為國內優先權基礎案的先申請案，在被後申請案主張國內優先權之後，將於先申請案的申請日起十五個月視為撤回，因此，專利法中特別規定國內優先權基礎案若有主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠，則後申請案可以承繼先申請案的該優惠。本文之虛擬案例中，先申請案無法主張喪失新穎性及進步性之例外的優惠，因此後申請案所享有的喪失新穎性及進步性之例外的優惠並非承繼自先申請案，而是由於後申請案本身符合喪失新穎性及進步性之例外的優惠之規定，因此才享有該優惠。

不論申請案是否有主張國內優先權，一申請案是否可以享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠之判斷是獨立進行的，一發明單獨主張國內優先權或優惠期之處理方式，和一發明同時主張國內優先權與優惠期之處理方式理應相同；若因後申請案主張了國內優先權，而要求後申請案中已揭露於基礎案之發明的優惠期判定方式須依基礎案申請日時之規定，則實質上相當於對同時主張國內優先權與優惠期之發明進行差別對待，在法理上的立論基礎恐較薄弱。因此，筆者認為此次專利法修正後，一申請案是否可以享有喪失新穎性及進步性之例外的優惠，端視其申請人是否有出於本意或非出於本意所致公開的事實，並於該公開事實發生後十二個月內申請發明專利，應無需考量其是否主張了國內優先權。

在106年5月1日專利法修正前已經提出的申請案，若不慎在特定公開事實發生後超過六個月才提出申請，且若公開事實是出於申請人本意或非出於申請人本意所致，仍可能有機會藉由修正後之規定，主張優惠而使得該公開事實之技術內容例外不成為先前技術。關鍵在於，在修正之專利法施行日當日或之後趕快另提出一個申請案，並以修正前已經提出的申請案為國內優先權基礎案，若公開事實符合專利法修正後之相關規定「出於申請人本意或非出於申請人本意所致，且後申請案的申請日距離該公開事實發生日在十二個月內」，就能夠主張該公開事實有關的技術內容，例外不作為判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術，申請專利之發明仍有可能獲得專利。