如果本身產品的包裝只以設計專利保護，並未申請任何商標，那當包裝上的文字或圖案被別人拿去註冊商標並獲准時，原創作人有什麼反制的途徑？

王先生為食品製造與銷售廠商，夏天期間必備與銷售量最大的商品就是「冰」。王先生自是不放過如此大的商機，於夏天時大量銷售不同口味以及包裝的冰品。整理多年的銷售狀況後，發現芒果、草莓以及乳酸口味最受消費者喜歡，於是想將該三種口味的包裝加以保護，便詢問合作的專利事務所，食品包裝袋的圖樣是否可以提出專利申請加以保護。事務所的回覆是「可以」，於是王先生便提出設計專利申請，並順利取得設計專利權。

市場中的競爭對手是無所不用其極的，王先生的競爭對手陳先生，清楚知曉王先生的三種包裝冰品銷售狀況非常良好。反觀自己相同口味的商品，卻一直無法突破銷量瓶頸，便直接複製王先生的商品包裝去販售；果然在攀附作用下，也賺得為數不小的收入。陳先生發現該些商品並無商標權存在，於是直接擷取包裝上明顯的文字，提出商標申請。由於在審查機關的商標案件資料中，並無相同或近似的商標權存在，該申請案便順利通過審查並予以註冊。

這時候，王先生只能啞巴吃黃蓮，吃下這劑苦藥嗎？沒有可以反制的方法嗎？

其實，是有的，且兩岸間的規定也有所不同。

首先，先看臺灣的規定。臺灣商標法第30條第1項第15款清楚規定，商標申請案「有侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者」，不得註冊。此時，設計專利權人僅能先透過司法手續，等到司法判決定後，方能向主管機關依據判決確定證明書，向主管機關提出該商標權不得註冊的申請，來保護自己的設計專利權。

而中國在商標法第9條第1款以及第32條，明訂商標申請案不得與他人在先取得的合法權利相衝突以及不得損害他人現有的在先權利。且在中國工商行政管理局發佈的第316號之「國家工商行政管理局關於處理商標專用權與外觀設計專利權權利衝突問題的意見」中，第一點表明「商標專用權和外觀設計專利權是重要的智慧財產權，分別受《商標法》和《專利法》的保護。這些權利的取得，應當遵守《民法通則》中的誠實信用原則，不得侵害他人的在先權利。」保護先行取得的權利。第二點則是清楚寫明「若該商標的初步審定公告日期先於該外觀設計申請日期，在該外觀設計專利被撤銷或者宣佈無效之前，工商行政管理機關可以依照《商標法》，及時對商標侵權案件進行處理。」

由於中國各地方工商行政管理機關都具有直接介入查處違法的權力。所以，該「意見」方會直接表明，即使該「外觀設計被撤銷或是宣布無效之前」，只要明確商標的初步審定公告日期早於外觀設計申請日期」的話，工商行政管理機關就有權力依照商標法的規定，直接進行商標侵權案件加以處理。由此可以清楚知曉工商行政管理局的權力其實不小於專利復審委員會。

臺灣商標法
第30條第1項第15款
商標有下列情形之一，不得註冊：
十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

中國商標法
第9條第1款
申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第32條
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

工商标字〔1995〕第316号国家工商行政管理局关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见
一、商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得，应当遵守《民法通则》中的诚实信用原则，不得侵害他人的在先权利。
二、对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期，在该外观设计专利被撤销或者宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照《商标法》，及时对商标侵权案件进行处理。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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