隨著產官學合作的頻率增加及樣態複雜化、學術界或產業界大咖掛名的陋規等，使得提出專利申請的人非為專利申請權適法歸屬之人的情況變得更常出現，樣態也更加多元化、複雜化；或者是共同開發發明內容而應該共有專利申請權的複數人未共同提出專利申請，而被其中的部份人拿去申請等情況也會越來越常出現。因此，可以預見對於真正發明人的判斷、專利申請權的歸屬等議題的爭議會越來越常見，越來越複雜。

誰是合法的專利申請權人？這個一直以來很冷門的話題，最近忽然成了熱門話題之一。

今天我們不談誰是合法的專利申請權人──這個問題需要視個案的證據和細節才能決定，並且需要時間挪除政治哈哈鏡，才能看到事實的真相；我們要談的是後面一個階段。當發明被非為專利申請權適法歸屬之人拿去申請了，並且核准獲證，此時，真正的專利申請權人要怎麼辦，要如何尋求救濟？

在本文中，「非為專利申請權適法歸屬之人提出專利申請者」簡稱之為「冒認申請人」，而冒認申請人提出的專利申請則稱之為「冒認申請」。原則上，專利申請權是由發明的發明人、新型的創作人或設計的設計人取得；如果當事人之間另有契約約定，則依照契約約定；如果法律另有規定，則按照法律規定。

在台灣，專利申請權歸屬的爭議以及專利權歸屬的爭議，除了可以循民事訴訟程序救濟並依專利法第10條請求變更權利人名義之外，也可以依專利法第71條提出舉發，若符合專利法第35條的規定，真正專利申請權人於專利案公告後兩年內提起舉發，並於舉發撤銷確定後兩個月內就相同發明申請專利者，能夠以該撤銷確定之發明專利權的申請日為其申請日，進而取回原本屬於自己的權利。

在日本，若發明專利有冒認申請的情事，在專利尚未核准公告前，真正專利申請權人可憑確定判決請求申請人名義變更；在審查階段中特許廳可以用冒認申請為由核駁冒認申請案；在專利經核准後的階段，真正的專利申請權人可以用冒認申請為無效審判事由提出無效審判請求（台灣的舉發程序在日本稱之為無效審判程序）。在2011年的日本專利法修正中，更針對冒認申請專利案訂定了移轉登記請求權的相關規定。在日本，冒認申請專利案在不同階段中的不同處理方式，值得大家多加留意。

以下，依據日本的專利相關法規，簡要說明日本冒認申請的救濟途徑。

一、專利核准公告前或在審查階段中的救濟手段

在審查階段中，冒認申請可作為核駁事由

依據2011年修正後的日本專利法第49條第7項規定，「若申請人不具有該專利的申請權時」，即為所謂的「冒認申請」，特許廳可以用冒認申請為由，核駁該專利申請案。

在2011年的專利法修正前，專利法第49條第7項已將冒認申請列為核駁事由。但是，修法前的法條所規定的核駁事由為「專利申請人非發明人的情況下，若該申請人亦非為繼受專利申請權者」。乍看之下，修法前的內容似乎也沒有什麼問題。但其實，若發明人把專利申請權讓與給他人之後，發明人自己卻又就相同發明內容提出申請時，修正前的舊法條所述的「專利申請人非發明人的情況下，若該申請人亦非為繼受專利申請權者」的文字敘述方式就會產生適用上的問題，因為前述又就相同發明內容提出申請之申請人本身就是發明人，不會落入舊法所規定「專利申請人非發明人的情況下」的前提。因此在2011年的專利法修正中，對於這條法條的文字敘述加以調整，以更完善地定義冒認申請。

把冒認申請訂為專利核駁事由，固然可以避免不是真正專利申請權人者取得不正當的利益，但另一方面，若在真正專利申請權人不知情的情況下，冒認申請案就因為「專利申請人非發明人的情況下，若該申請人亦非為繼受專利申請權者」的事由而被核駁了，將使得真正專利申請權人喪失了取回權利的機會。因此，就真正專利申請權人權利維護的觀點而言，這其實算不上是很好的救濟途徑。

在專利核准公告前，可憑確定判決請求申請人名義變更

日本專利法中雖然沒有明文規定，但依據實際的判例，在專利核准公告前，若真正專利申請權人透過民事訴訟程序，取得確認其為真正申請權人的確定判決，則可以憑該確定判決，向特許廳請求進行申請人名義變更登記。申請人名義變更登記的效果係為向後生效。也就是在申請人名義變更登記為真正專利申請權人之後，真正專利申請權人才算是專利申請的名義人。

二、專利核准公告後的救濟手段

專利核准公告後，冒認申請或違反共同申請要件可作為無效審判事由

依據日本專利法第123條第1項第2款，真正專利申請權人可以主張共有專利申請權但未共同提出申請，以違背專利法第38條規定的共同申請為由提起無效審判請求；依據日本專利法第123條第1項第6款，真正專利申請權人可以冒認申請（亦即專利權人非真正申請權人）為由提起無效審判請求。

需注意的是，不論是專利法第123條第1項第2款規定的違反共同申請要件，還是專利法第123條第1項第6款規定的冒認申請，都只有真正專利申請權人才能夠以此二事由提起無效審判請求。

只不過，提起無效審判之後，即使成功使得冒認申請的專利權被確認無效，真正專利申請權人也無法藉此拿回權利。就真正專利申請權人權利維護的觀點而言，這其實也算不上是很好的救濟途徑。

專利核准公告後，可憑確定判決請求移轉專利權

在2011年的日本專利法修正中，新加入專利法第74條，針對冒認申請專利案訂定了移轉登記請求權的相關規定。

移轉登記請求權的權利行使要件規定於專利法第74條第1項中。依據專利法第74條第1項，當專利有違反專利法第38條的共同申請要件而構成專利法第123條第1項第2款的無效審判事由時，或者當專利有專利法第123條第1項第6款的冒認申請之情事時，該專利的真正申請權人可以依據經濟產業省令的規定，提出專利權移轉登記請求。為求完備，在專利法第74條第3項還規定了，若共有專利權之共有部分依據上述專利法第74條第1項的規定移轉登記時，不需要全體共有人的同意。

若真正申請權人想要依專利法第74條主張移轉登記請求權，應該要循民事訴訟途徑，先取得確定判決後，再憑確定判決項特許廳請求移轉登記。

專利法第74條規定的移轉登記的效果較專利核准公告前的申請人名義變更還要更強大。依據專利法第74條進行移轉登記後，視為自始即由真正申請權人取得權利，包括：專利核准公告前，提供專利申請案暫時保護的補償金請求權，以及專利核准公告後的專利權。因此，就真正專利申請權人權利維護的觀點而言，專利法第74條規定的移轉登記請求權是較佳的救濟途徑。

另一方面，就因為專利法第74條規定的移轉登記具有溯及效力，一旦真正申請權人成功完成移轉登記，就視同於真正申請權人自始即取得包括補償金請求權以及專利權在內的專利相關權利，因此對於第三人的權益也會有所影響。因此，在日本專利法第79條之2記載了與專利法第74條配套的規定，以規定與移轉請求相關的第三人保護方式。

依據專利法第79條之2的規定，若依據專利法74條進行了專利權登記移轉時，則該專利的權利人、專屬被授權人、非專屬被授權人、或自專屬被授權人得到非專屬授權之人，如果對於專利法第123條第1項第2款的違反共同申請要件或專利法第123條第1項第6款的冒認申請之情事並不知情，而且於日本境內已有實施該發明之事業或事業的準備，則在已有實施或已有實施準備的該事業目的範圍內，享有有償的非專屬授權，而此時已經成為專利權人的真正申請權人，有權利請求授權之對價。

結語

在日本，於專利審查階段中，冒認申請可作為核駁事由，在專利核准公告前，若真正申請權人透過民事訴訟程序，取得確認其為真正申請權人的確定判決，則可以憑該確定判決，向特許廳請求進行申請人名義變更登記；當專利核准公告後，冒認申請或違反共同申請要件可作為無效審判事由，真正申請權還可以憑確定判決項特許廳請求具有溯及效果的移轉登記。不同的救濟途徑具有不一樣的要件及效果，真正專利申請權人要以自身的情況及需求仔細評估後，再選擇適合的救濟途徑。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們