美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例介紹:
Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu 案
Johnny Chen/北京科技大廠專利總監
曾經接觸過美國專利申請的朋友應該都曾經聽說過專利期限調整(Patent Term Adjustment, PTA),此制度是為了補償申請人在申請過程中因為USPTO的不當延遲而短少之專利實施期限。一般而言,申請人無需擔心此期限的規則與計算,因為USPTO會於專利核准時自動幫你計算好,但必須注意的是一些申請人的行為可能會構成所謂的「申請人延遲 (applicant delay)」,而導致扣除上述的專利實施期限調整。本文將重點介紹申請人的哪些行為可能會造成申請人延遲、並且重點介紹近期Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu一案中,美國聯邦巡迴上訴法院CAFC所給出的PTA認定結論。
The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application
在本案中,專利權人Supernus Pharmaceuticals, Inc.先是於2011年2月22日提出RCE後,再 於2012年8月21日收到歐盟對應案的異議申請 (Notice of Opposition),並於2012年11月29日針對收到的異議申請對USPTO提出IDS,最終於2014年6月20日獲得授權,整體時間表如下:
圖2. 專利權人Supernus Pharmaceuticals, Inc.獲得專利授權的流程
製圖:Johnny Chen
其中,USPTO根據Gilead Sciences, Inc. v. Lee (Fed. Cir. 2015) 一案的結論, 以及 37 C.F.R. § 1.704(c)(8)的條文,認定於RCE之後才提出的IDS將會干擾 (interferes) USPTO的審查工作, 導致審查官必須重新審視此申請案,因此必須自PTA中扣除「從提出RCE申請至提出IDS」的期間。專利權人不服,上訴至美國維吉尼亞東區聯邦地區法院 (Eastern District of Virginia),然而法院仍維持USPTO的決定,接著專利權人上訴至CAFC,最終CAFC撤銷了USPTO和地方法院對於申請人延遲的認定,認同專利權人的主張「於尚未收到歐盟異議申請的期間內、申請人無法對提出IDS做出任何努力」,因此不應該把此期間歸咎於「申請人延遲」,故不該自PTA中扣除。CAFC於判決中還進一步解釋: 本案與Gilead一案不同的是,本案的申請人於收到歐盟異議申請通知之前,無法做出任何努力、情況不同故不該引用該案的結論於本案。
經過本案後,相信未來對於RCE期間內提出IDS的PTA時間計算,USPTO都會以此標準進行認定,故對於申請人來說是個好消息。而透過本案也可知悉, PTA計算中「申請人延遲」的認定、最主要原則就是「申請人在申請過程中沒有做出合理的努力」,因此日後美國專利申請人看到USPTO計算PTA中的「申請人延遲」、若認為自己已經做出合理努力、或是於該期間內無法做出任何努力的狀況下,可以嘗試對USPTO提出request for reconsideration,要求重新認定PTA期間,或是提出上訴,仍有機會爭取更合理的專利存續期間。
參考資料:
Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (Decision by Fed. Cir. Jan. 23)
Calculating Patent Term Adjustment: Part 1 & Part 2