250期
2019 年 12 月 11 日
  北美智權官網 歷期電子報   電子報訂閱管理  
 
中國大陸英文PCT案2020將有機會指定由EPO做國際檢索
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

國知局、EPO擴大合作,第十三次兩局局長會議宣布,國知局受理的英文PCT案2020年將有機會指定由EPO執行國際檢索。兩局並聯合發表《中歐電腦實施發明專利審查研究報告》,對有意在兩局申請軟體相關發明專利的申請人而言,應有相當參考價值。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

中國國知局CNIPA及歐洲專利局EPO第十三次局長會議2019年11月12日選在蘇州舉行,根據兩局發布的新聞稿[1],此次會談重點鎖定專利資料交換、IP5合作框架下的雙邊合作等事務,兩局局長會中簽署第十三次局長會議紀要、雙邊資料交換諒解備忘錄補充協議、雙邊合作2020年度工作計畫等文件,宣布明年以國知局為受理局(RO/CN)的英文PCT案,將有機會指定由EPO作國際檢索單位(ISA/EP),同時聯合發表《中歐電腦實施發明專利審查研究報告》[2]

兩局局長會議就中國大陸英文PCT案指定EPO做國際檢索一事達成共識,其實是EPO方面所發新聞稿的首段重點。中美貿易局勢混沌難明,歐洲市場的戰略地位日形重要,只不過,大陸申請人一般受中國保密審查規定限制,即便有心要盡早取得歐洲專利,多數還是會先提交中國發明專利申請案,通過保審關卡後,再主張大陸案優先權申請歐洲專利,另一種常見模式則是借道PCT,可是以國知局為受理局的PCT案,無論是中文或英文送件,目前都只能指定由國知局執行國際檢索,拿到EPO檢索比對結果,往往已是一年或更久之後的事。

據EPO說法,此一新增服務選項預定明年開始推出,暫定先有兩年的試行期間。本文寫作當下,EPO約收2000美元的PCT案國際檢索規費,遠高於國知局300美元上下的收費水準,但價格雖高,EPO的檢索比對向有口碑。且直接通過英文PCT案指定EPO做國際檢索,可壓縮合併前端保審出口和主張優先權另案申請的時間及費用成本,並在國際階段早一步取得EPO的檢索結果及比對意見,進入EPO區域階段後,除能省下一筆EPO檢索費,更重要的是可跳過歐洲補充檢索程序,通過形式初審後,就能排入EPO實質審查,有機會更快取得歐洲專利。儘管試行辦法實施細節不明,對部分具中國國籍居所且有意積極布局歐洲的申請人來說,多了個策略運用工具,當是好事。

而《中歐電腦實施發明專利審查研究報告》,英文標題為“EPO-CNIPA comparative study on computer-implemented inventions/software related inventions”,共有33頁,就中、歐兩局在軟體相關發明案審查的方方面面,來了個超級比一比,各章節分別討論技術性/技術效果、不予專利客體/可予專利客體、請求項寫法格式、軟體相關發明案是否具專利適格性、新穎性、請求項同時寫入技術性及非技術性特徵如何判斷其進步性、審查作法比較等主題。簡言之,中、歐兩局的審查作法頗多相似,但實務上法規如何詮釋套用,不免仍有分歧,報告特舉例子說明二者不同之處,以提供申請人更清楚的撰稿參考指南。

常有申請人質疑,我的發明在A國都准證了,為什麼B國的專利還發不下來?箇中原因固然牽涉到很多個案狀況,但即使是同一套法規制度,同國的專利局和法院都可能作成不同的判斷,更何況各國各有各法,各局各唱各調,審出不一樣的結果,似乎也不那麼奇怪。其實不只中、歐兩局,IP5五大局專利調和項目下就規畫有類似的比較研究,以說明書書面敘述要件為例,去年及今年共發布兩份報告[3],中、歐、日、韓、美五局分別就6個案例說明其判斷結果及理由,其中第1、3、4例,五局皆判斷符合此一要件,第6例五局皆判斷至少有不夠明確或揭露不足的問題,但第2及第5例五局判斷卻明顯不同調。諸如此類的比較報告,對有意同時在各局申請並取得發明專利的申請人來說,應有相當幫助。

 

備註:

 

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350