PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之十七》
PCT申請案是否還有費用上的優惠?

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.09.02
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

在北美智權88期文章PCT申請與進入國家階段申請策略中提到,PCT申請案的Transmittal Fee、International filing fee以及Fee per sheet over 30費用在部分國家有90%優惠;文中以中國為第一申請國作例子,其實於部分國家尚有優惠,分列如下:

  1. 喬治亞共和國 (The Republic of Georgia)
    申請人是自然人者,Transmittal Fee會有70%的優惠。
  2. 巴西 (Brasil)
    申請人是自然人、中小企業、政府機構、公益團體、非營利組織或合作社者,Transmittal Fee則有60%的優惠。
  3. 哥倫比亞共和國 (The Republic of Colombia)

申請人是自然人、中小企業、公立或私立大學或科技與技術發展的非營利組織,則在Transmittal Fee上有25%的優惠。

  1. 摩洛哥 (Morocco)
    申請人是公立大學、中小企業、自然人或是居住在PCT認定的90%的國家的居民,則在Transmittal Fee上有50%的優惠。
  2. 塞爾維亞 (Serbia)
    申請人是自然人者,Transmittal Fee有50%的優惠。
  3. 斯洛伐克 (Slovakia)
    若是以電子方式送件者,Transmittal Fee有50%的優惠。
  4. 烏克蘭 (Ukraine)
    發明人就是所有申請人者,Transmittal Fee有95%的優惠,若是所有申請人非營利事業組織者,則有90%優惠。

PCT Search Fee and Preliminary Examination Fee優惠

部分作為國際檢所以及國際初審的專利局,也會符合條件的申請人於該二費用有優惠措施,分述如下:

  1. 澳洲專利局
    所有申請人是自然人且居住在指定澳洲為檢索局或初審局的國家者,在該二項費用都會有75%的優惠。
  2. 巴西專利局
    申請人是自然人、中小企業或是政府機構者,該二費用有60%的優惠。
  3. 埃及專利局
    所有申請人都是自然人或法人,且居住地或是營業所在地,在世界銀行組織認定的「低收入」、「中低收入」與「中高收入」的國家者,檢索費用有25%的優惠。
  4. EPO
    在符合條件的狀況(註1)下,所有申請人都是自然人且居住特定條件的國家時,二費用都有75%的優惠。
  5. 西班牙專利局
    在符合條件的狀況(註2)下,但是僅有檢索費有75%的優惠。

國際初審(Preliminary examination)有必要提出嗎?

PCT申請案提出後,一定會經過檢索作業,經過檢索後,檢索局會發出檢索報告以及意見書供申請人參考。但是國際初審是否進行,選擇權在申請人手中,目前多是不提出國際初審。原因有三:第一,在檢索後的意見書中,已經對於申請案的專利三性,有初步的認定;第二,進入各國後,除非是小國家,不然各國專利局都會再行審查發明內容的專利三性。因為初審局的初審引用資料,可能只是該局檢索能力可以檢索到的資料,各國家內地可能尚有資料是檢索局無法檢索的;第三、進入各國時,還可對申請案內容加以修正,所以國際初審的重要性也比較輕了。

PCT申請案可以修正嗎?

當然可以PCT申請案有三個時間點可以提出修正第一是收到檢索報告後,申請人針對檢索報意見書中的意見,修正申請案內容。第二個時間點是收到國際初審意見書後第三個時間點就是在進入各國當下,修正的範圍同於第一點敘述。

若是申請人變更,例如轉讓者,可以提出申請人變更申請即可,無須檢附讓與契約書等證明文件,但為避免日後的權利爭執,對於證明文件,建議必須紙本化與留存。
若是申請人地址變更者,則有只需提出變更申請即可,無須並提證明文件。

PCT的便利

由於PCT建置的目的在於「方便申請」,因此對於申請案的要求並不是非常細密,只要符合形式上的基本規範,申請案即成立。日後的申請人變更、地址變更等事項,多不要求附具證明文件。因為該些文件多是私權的爭執,留待各國私法的處理,PCT案不需要越殂代庖。

 

附註

  1. http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/.../low_income_states_en.pdf
  2. http://www.wipo.int/pct/en/fees/oepm_fee_reduction.html

 

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