A公司於接近農曆年關前，研發工程師陳君與李君為趕工作，所以儘速將發明內容提交給專利管理師王君，請他協調事務所，向美國智慧局提交暫時案申請。王君也依要求儘速與事務所聯繫，終於在最後一天完成送件，取得申請日、號。之後陳君與李君延續之前的發明內容，在未擴大發明內容下，增加了部分實施例，使申請案內容更完整。

同年新曆年年底時，公司將該暫時案的發明，預計後續提交中國PCT申請案與台灣申請案，而此後二申請案的說明書內容係切分自美國暫時案，所以暫時案成為國際優先權基礎案。但在提出申請前，發現PCT申請案的發明人與暫時案相同，但是台灣申請案發明人卻未列在該暫時案中。此時王君應如何給予事務所建議的處理方向呢？

首先，多國間之前後申請案，欲使後申請案的專利三性審查基準日適用至前申請案申請日者，就必須在前申請案申請日後的12個月內，以國際優先權主張方式處理，若遲誤12個月期間，即無法適用該項規定。但這僅是其中一個必要條件，尚有一個必要條件，就是「後案發明人必須是前案發明人之一」。A公司的案件，就台灣申請案而言，雖於12個月內提出，但於發明人卻發生缺漏狀況，導致無法主張國際優先權。

這時候的處理方式約有下述幾種：
第一，就是使三案的發明人都相同，台灣的發明人也是暫時案的發明人，這樣就不會發生發明人疏失狀況。雖說如此，但若台灣案的發明人，其實對於暫時案的發明內容也有貢獻時，該些發明人可以跳出來說，他們也是真正有貢獻的發明人，都有姓名表示權。甚至於，若該些發明人是公司外部發明人，且未與公司簽署發明權利歸屬的證明文件時，該些發明人除了是發明人外，也都是專利申請人，也就可能是日後的專利權人。這時候，公司要處理這事情就會非常棘手。

第二，就是對於暫時案辦理新增發明人的手續，但這就很奇怪，申請案的發明人不是在提交申請案時，就已經確定了嗎？為何會在後案主張國際優先權時，才會對優先權基礎案提出發明人新增的請求？甚至說此時新增發明人是可以的嗎？

這就是公司內部專利管理程序的缺漏了！研發工程師在研發過程中，最妥切的程序，就是每日或是某段重要研究完成後，應即刻將發明過程中的人、事、時、地、物，均明確記載於紙本上，並經其他二位非參與該發明之人，加以確認劃押處理。如此方式，在日後確認提出專利申請案時，方不會漏掉應列為發明人之人。再則，若涉及外部發明人時，公司應謹慎與該發明人簽屬發明權利歸屬證明文件，以確保後續專利權的掌控。

美國專利局於2012年9月16日修法公佈後，對於發明人的更名、新增、刪除或是變動發明人順序的處理方式更加便利。新增發明人時，只要提交一份經過代理人簽屬的申請書，該份文件清楚記載請求事由以及每位發明人的法定姓名；另外，美國實用主義下的「使用者付費原則」必須遵循，就是繳納處理規費。這樣就可以了！

一般人都認為發明人對於專利權不會有影響，合理狀況下的確是如此。但是，若發生非常軌下的狀況時，那就是非常棘手。就如上文所述，公司外部發明人且未簽署任何發明權利誰屬證明文件時，就必須與發明人協商，予以追回回歸公司所有，這時候的來來回回談判就是非常耗時、耗力。另外，注意上文雖僅提到國際優先權主張，但若於正式案主張暫時案為優先權基礎案，也發生前後案發明人未有重疊狀況發生時，就必須對暫時案，辦理發明人新增之手續，以避免優先權無法主張窘境發生。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師

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